防患未然 避免貨物被海關扣留 貼牌加工引起的商標侵權分析

鄭玉燕

以外銷為主的台商製造業，多以OEM即代工生產者居多，但一些企業在貨物出口時卻被海關以涉嫌商標侵權為由予以扣留，從而造成交貨期的延遲並可能承擔侵權所產生的法律責任。由貼牌加工引起的商標侵權，台商該如何防患未然，避免貨物被海關扣留？

台商通常認為，境外委託方在其所在國已註冊了該商標並擁有所有權，且台資企業的加工貨物全部出口，並未在中國境內進行銷售，當然也就談不上對中國境內已註冊相同（似）商標造成混淆，因此一旦貨物被海關扣留，企業常常手足無措不知如何應對。

國內企業DY公司接外商FC公司訂單，按樣生產一批價值為100萬人民幣的LED燈，並在產品上打上約定的外國商標。DY公司要求FC公司出示商標證書。隨後，FC公司通過電子郵件，向DY公司提供商標授權證書等文件。DY公司收到文件和訂金後即開始生產。一個月後，D Y公司將貨物出口時，海關收到知識產權權利人的報案，以DY公司涉嫌出口侵犯商標權貨物為由，查扣貨物。DY公司隨後發現，FC公司此前向其出具的商標授權證書等文件均是虛假的。

貼牌加工貨物海關扣留原因

造成貼牌加工貨物被海關扣留的原因，主要是基於《中華人民共和國知識產權海關保護條例》之規定，即境內已註冊相同（似）商標權利人可向海關主動提出扣留侵權嫌疑貨物的申請並提供擔保；或海關發現進出口貨物有侵犯備案知識產權嫌疑的，亦可在商標權利人提供擔保後扣留侵權嫌疑貨物。最終該貨物是否得以放行，則取決於對商標侵權的認定。

由於目前大陸法律對貼牌加工是否涉嫌商標侵權缺乏明確規定，導致司法實務中存在截然不同的認定結果。

肯定商標侵權的理由認為：《商標法》第52條規定，未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的，則構成商標侵權；只要加工企業客觀上從事了在同種或類似商品上使用了與註冊商標相同或相似商標的行為即可認定。

扣查過程中，進出口貨物的收貨人或者發貨人，可向海關提供相關的說明和證據材料，以證明自己並未侵權，海關將予以審查。海關應當自扣留之日起30個工作日內對被扣留的侵權嫌疑貨物是否侵犯知識產權進行調查、認定。若不能認定的，海關應當放行被扣留的侵權嫌疑貨物；若予以認定的，海關將予以沒收，並且處貨物價值30%以下罰款。

本案中，DY公司作為出口貨物的發貨人，若其出口產品被認定侵犯商標權，則可能面臨被海關沒收侵權貨物以及處貨物價值30%以下罰款的行政處罰。若商標權人認為DY公司的侵權行為對其造成利益損失的，商標權人有權通過協商或者民事訴訟的方式向DY公司索賠，DY公司將承擔民事責任。根據最高人民法院、最高人民檢察院《關於辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2004]19號），DY公司的行為疑屬於未經註冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標，並且非法經營數額在5萬元以上的行為，所以涉嫌構成《刑法》第213條的假冒註冊商標罪，DY公司可能面臨罰金的處罰，而DY公司的主要負責人則可能面臨3年以下的有期徒刑的刑罰。

否認商標侵權的理由認為：（1）貼牌加工系單純的生產貼牌，其行為不構成《商標法》意義上的「使用」；（2）貼牌後的貨物全部出口，並沒有進入中國境內的流通領域，因此不能稱之為嚴格意義上的商品，而只是「產品」的概念，不會造成國內相關公眾的混淆和誤認，加工企業也就不構成商標侵權。

防患於未然避免陷入貨物被扣留

有基於此，對於貼牌加工企業來說，為避免陷入貨物被扣留的尷尬境地，應通過以下措施防患於未然：

1.建立事先全面審查機制：重點審核商標權利證明，包括境外委託方在貨物最終到達地是否擁有該商標的使用權或所有權，是否在中國註冊並仍在有效期內。

2.登錄海關總署的「知識產權海關保護備案系統」，查詢相關商標的海關備案情況。因海關對涉嫌侵犯已備案知識產權的貨物有主動提供保護的義務，貼牌加工企業應盡早避開雷區。

3.重視簽訂書面合同：通過代理人簽訂合同的，須提供合法有效的授權委託書；並在合同中約定，由於委託方所提供的商標侵犯第三方的商標專用權，導致加工方損失的，委託方須向貼牌加工企業賠償由此而引起的一切損失。

4.建立和完善「貼牌加工」制度，指定專人負責「貼牌加工」有關資料包括客戶、品牌等資料的電腦錄入備查工作。

對於遭到海關扣留的貨物，貼牌加工企業可根據《知識產權海關保護條例》之規定向海關提供貨物等值的擔保金，請求海關放行其貨物；或盡快向海關提出書面說明並附送相關證據。海關如認為企業有充分證據證明其貨物未侵犯商標權利人的，則可放行已被扣留的貨物。但無論如何，儘管有貼牌加工企業事後通過向法院提起確認不侵權之訴的方式試圖挽回損失，但由於貨物被扣留導致無法正常履行合同，最終蒙受損失的，還是貼牌加工企業自身。