上海自贸区“涉外定牌加工”法律适用的现状及对策分析

顾炜程

摘 要：自贸区的建立促进了我国来料加工产业的发展，但另一方面涉外定牌加工是否构成侵权的问题也逐渐出现，行政部门和司法机关之间对于该问题的看法似有不同，因此有必要从现实案例出发，以行政司法机关相连接，行政部门之间联合执法的角度探讨自贸区“涉外定牌加工”知识产权保护的问题，为行政和司法机关更快捷、有效地处理定牌加工案件提出建议，完善自贸区知识产权保护，维护自贸区经济秩序，形成一套完整的制度并进行推广。

关键词：自贸区；定牌加工；知识产权保护

一、我国涉外知识产权保护的情况概述

我国的知识产权制度从清朝就已经开始建立，自上世纪70年代开始，由于改革开放政策，使得我国的知识产权制度得以重新设计和改造。①但真正使我国对知识产权问题加以重视的是在上世纪90年代中美贸易知识产权问题谈判。尤其是在中国加入世贸组织之后，我国的知识产权保护进入了一个飞速发展的阶段。一方面是因为我国需要履行加入WTO时做出的承诺，保护其他国家的知识产权利益，另一方面也是由于我国的知识产权战略为个人和企业的科技创新和创造提供的良好的环境和有利的条件。我国的科技创新能力以及对外贸易中的技术水平得到不断提高。这两方面的因素要求我国建立适应对外贸易发展的知识产权保护体系，包括从政策指引和支持到知识产权立法、司法、执法的一整套保护机制，不断提高对知识产权的保护水平。

2008年6月5日，国务院颁布《国家知识产权战略纲要》（以下简称“纲要”），对知识产权的运用和保护以及管理做了政策层面的规定。

此外，为了适应加入WTO之后贸易量迅速增长的需要，我国对一些法律做了适当的修改和补充。2004年《对外贸易法》的修改，由原来比较分散、比较少、比较原则，且主要是为了保护权利人的权利，而不是限制权利人滥用权利②的情况向防止外国企业知识产权的滥用进行了转变。其中特意增加了第五章关于知识产权的保护的规定，对于我国在对外贸易中知识产权的保护提供的法律武器。同时，随着经济形势的不断变化，其他诸如《专利法》、《著作权法》、《商标法》等有关知识产权的法律法规也进行了相应的修改修订，不仅适应了对外贸易扩大的需求，同时也保障了权利人在贸易过程中的合法权利。除此以外，北京、广州、上海三地的知识产权法院的设立为相关纠纷的有效解决提供了更加专业化和便捷化的途径。

二、应对“涉外定牌加工”行为的主要法律手段

世界上大多数国家往往仅仅通过采取司法的手段来保护知识产权，即所谓的“单轨制”知识产权保护模式，而我国通过司法和行政的双重手段对知识产权进行保护，即“双轨制”保护模式，当事人既可以向行政主管部门请求对侵权行为进行处理，也可向人民法院起诉，对侵权行为作出司法判决，维护自身的权利。同时，根据我国相关的法律法规，有关行政部门也可以依据本身的职权对知识产权侵权行为进行查处。而在处理自贸区定牌加工行为的过程中，有关机关和当事人也往往通过以下三种途径维护自身的权利：

（一）海关依职权进行执法

根据《海关法》以及《知识产权海关保护条例》第16条，为了维护商标权利人的权利，海关在执法过程中发现有关进出口货物有侵犯相关权利人的商标权的嫌疑的情况下，为了对权利人的商标权进行保护，可以依职权对有可能侵犯他人商标权的定牌加工行为采取调查、扣押以及罚款等行政措施。

（二）海关依申请进行执法

根据《知识产权海关保护条例》第4条，商标权利人在得知有相关企业单位或个人侵犯其商标权利的情况下，在提供不超过货物等值的担保之后，可以向海关提出申请，请求有关部门采取行政措施，对侵权行为进行调查并对该行为予以认定。海关可以根据条例对可能侵犯其商标权利的进出口货物进行扣押并在法院作出协助执行的通知的前提下作出行政处罚，保护权利人的商标权利。

（三）当事人向法院提起诉讼

此外，商标权利人除了向行政机关申请保护其权利外，也可以直接向人民法院提起诉讼，要求人民法院对侵权行为予以制止，并请求赔偿。同时，在海关等行政机关对定牌加工的企业进行处罚之后，被处罚人也可以向人民法院提起行政诉讼，要求法院确认其本身定牌加工的行为并不构成侵权行为，并要求请求人赔偿自己所受到的损失。

三、现行法律手段存在的问题

海关与司法机关之间对于定牌加工是否侵犯权利者的商标权的问题尚没有达成统一意见。不仅如此，就连司法机关内部对于定牌加工的行为也未达成一致意见。但随着定牌加工的案件不断发生，在司法实践中越来越多的判例与逐渐对定牌加工未构成侵权的观点持肯定意见。而海关等行政部门仍然依照《海关法》以及《知识产权海关保护条例》的规定进行行政执法。在海关依职权或依照当事人的申请对相关定牌加工的产品作出侵权的认定并对有关财务进行扣押之后，人民法院若对该定牌加工的产品做出不侵权的判决，那么就会产生司法裁判与行政行为相冲突的问题。同时，有关权利人在行政机关进行申请之后迟迟不向司法机关提起侵权之诉，或者在提起诉讼之后法院认定定牌加工的行为不够成侵权。对于诉讼期间有关产品的扣押而对有关加工企业造成的损失往往不是请求人提供的担保所能够补偿的。这不仅不利于自贸区出口产业的发展，也不利于维护司法的权威性。

此外，海关部门在对有关定牌加工的行为是否侵权的认定上存在着耗时较长、效率较低的问题。虽然从目前来看，海关在贸易过程中所查处的定牌加工的行为占所有的侵权行为的大多数，但就所有的进出口货物而言，仅仅是一小部分。况且海关在进行调查的过程中耗费的时间较长，也不利于相关权利人合法利益的保护。一方面与海关与知识产权行政部门之间也存在着执法上不协调有关，海关在遇到无法认定的情况下才向知识产权部门请求协助，或者干脆让当事人向人民法院起诉，让法院来认定相关的定牌加工行为是否违法或侵权。另一方面也与海关在处理相关问题上的经验欠缺有关。海关在处理定牌加工的问题上还没有太多的经验，同时也缺乏有关的案例进行借鉴和参考。因此在遇到有关问题时往往会处于一种尴尬的境地，既不能快速地对特定的行为是否侵权作出判断，也不能及时地维护权利人的合法权利。而这些阻碍了自贸区的建设和发展，在促进经济贸易和交流，扩大进出口和贸易量同时维护我国的形象方面存在着阻碍。

四、完善相应法律措施的建议

（一）减少海关依职权进行审查的权利

我国现行的关于海关对于商标侵权行为的查处还存在着依职权情况，这与世界上大多数国家的做法并不相同。这一做法也增加了国内企业出口货物所承担的法律风险。《TRIPs协议》为了扩大各成员国的出口，只是要求成员国对于进口货物进行检查而并未要求成员国对于出口货物进行知识产权检查。而我国的做法提高了加工企业出口定牌加工产品的成本，中小企业进行加工的货物一旦被海关扣留，有可能会对其自身造成巨大的损失。这就对自贸区扩大经济贸易的作用造成了不利的影响。因此，有必要对海关以职权进行审查的权利进行缩减。在此基础之上一方面可以使海关能够充分地行使其主要职能，促进进出口贸易。同时也有助于权利当事人提高维护自己权利的意识，对侵权行为主动申请海关进行调查或向法院起诉。同时，应当设立海关执法清单制度，对海关的执法权力依据自贸区自身的特点和创新制度内容，对相关要素进行梳理调整，形成与上海自贸区改革创新同步配套的权力清单，并.通过多种渠道公开发布自贸区海关权力清单和责任清单，并加强公众和社会监督，提升海关执法透明度。

但减少海关依职权进行审查的权力并不是完全放任进出口货物的通行，有学者提出在自贸区内应当自贸试验区内将实行“一线（国境线）逐步彻底放开，二线）与非试验区的连接线）高效管住，区内自由流动”的政策，“一线放开”是要求境外的货物可以自由地、不受海关监管地自由进人自由贸易区，自由贸易区内的货物也可以自由地、不受海关监管地自由运出境外。“二线管住”，是指货物从自由贸易区进人国内非自由贸易区或货物从国内非自由贸易区进人自由贸易区时，海关必须依据本国海关法的规定进行监管，需要征税。“区内自由流动”，是指自由贸易园区内的货物可以进行任何形式的自由流动和买卖，而这些活动无需经过海关批准。③

对于一线放的过宽，往往会对本国的知识产权造成损害，不利于国内知识产权体系的维护和发展。同时《TRIPs协议》中也要求了签署国要履行该协议的审查义务。因此，笔者认为在货物进口时，海关等行政部门有权依法对有侵权嫌疑的货物进行调查和扣押。而在货物出口的时候则可以无需过多地加重本国企业的负担。此外，在“一线”进行了上述措施之后，“二线”的管理也会更加有序和便捷，可以提高商品的流通速度和效率。同时，在“一线”措施完备的情况下，“区内自由流动”也不会发生类似将侵权产品进行加工，将侵权货物以合法形式销售至国内从而侵害国内市场和权利人合法权利的情况。

（二）建立定牌加工报备制度

进行定牌加工的中小企业其加工出的货物往往会因为权利人的申请而被海关扣留。由于海关在对某一定牌加工行为的调查可以有50天的期限，即使最后相对人的行为被认定为不构成侵权，由于申请人在请求海关进行调查时所提供的担保并不达到被扣留货物的价值，中小企业因此可能就会遭受重大的损失。因此为了减少进行定牌加工企业不必要的损失，相关企业在接到加工订单，进行定牌加工之前可以持商标权利人的授权委托书以及其他能够证明其所加工的商标权利的完整性的材料，向海关或知识产权部门进行报备。海关或知识产权部门在发现定牌加工行为有可能侵犯他人权利的情况下，可以要求加工企业进一步提供说明，证明其加工行为的合法性。通过这种办法在行为发生之前进行报备可以减少在生产过程中由于行政部门依职权或依申请进行行政处罚而造成的不必要的损失。也可以使海关或知识产权部门在执法过程中所依据的事实更为充分。

（三）建立海关与知识产权部门之间的合作机制

目前海关与知识产权部门之间稳定明确的合作机制尚未建立。④在实际的执法过程中，海关与知识产权行政部门往往是相互分开行使其行政权力，而没有对侵权行为的查处从一开始就实行联合执法的做法。虽然海关在对扣押的货物进行调查确认其是否侵权的过程中可以请求知识产权主管部门进行协助，但这往往会造成时间上的拖延。知识产权部门在对于知识产权保护的方面有比海关跟为丰富的经验。因此，建立海关与知识产权部门在执法上的合作机制就显得十分有必要。知识产权部门可以提供相对多的实践经验，对于定牌加工的行为是否侵权的认定方面可以未海关提供帮助。

首先，有关部门应当进行信息共享，建立知识产权行政部门与海关对于权利人有关权利的信息查询共享系统。2014年10月15日开始实施的《中国（上海）自由贸易试验区监管信息共享管理试行办法》中要求自贸区各部门对有关信息进行共享，建立信息共享平台。因此，在权利人申请商标注册之后对其商标信息进行共享，一方面能够在他人进行定牌加工之前使海关部门了解权利人所享有的权利，为海关执法提供相应的依据并且减少执法的成本。另一方面，在信息共享平台的基础之上，海关可以借鉴知识产权行政部门处理其他侵权案件的有关经验，有助于定牌加工行为是否侵权的认定。同时，信息共享机制也有助于相关的知识产权部门在处理其他知识产权案件的过程中所需认定的标准。不仅如此，在海关部门之间以及同样需要建立信息共享平台，不同海关之间的信息共享同样有利于保护权利人的权利打击侵权行为的发生。

其次，建立海关与知识产权部门的联合执法机制。在实际的执法过程中，由于海关部门在执法经验上的欠缺，其往往是通过请求知识产权行政部门进行协助之后，才能对有关行为作出是否侵权的认定。这既不利于自由贸易区扩大贸易提高经济效益的需求，同时也不利于对中小型加工企业利益的保护和自贸区的建设。同时，由于贸易量的急剧增长，进出口货物数量的不断提高，使得海关往往承担着重大的监管任务并且其执法压力也不断地增强。海关面对数量巨大的进出口货物，其首要任务是满足进出口贸易的需求使进出口货物快速通关。因而其在查处有权侵权行为的执法方面承担的重大压力。因此建立海关与知识产部门联合执法机制就显得十分有必要。知识产权部门主动配合海关执法而不是经海关请求后被动地进行协助，一方面有利于海关更加快速的进行侵权行为的认定，根据不同的情况在知识产权部门的建议和协助之下提高对有关贴牌行为查处的执法效率，节约执法成本。同时也有利于维护权利人的权利。

（四）建立海关与司法部门之间的合作机制

为了防止海关认定定牌加工行为侵犯他人权利而司法机关认定该行为不违法，从而造成行政与司法之间的冲突的情况发生。有必要对在海关执法部门和司法部门之间建立有关的合作机制。一方面可以建立认定具体的定牌加工行为是否为侵权的法律委员会或技术委员会。通过邀请法院等司法机构成员以及从事实务的律师、知识产权代理人以及其他相关单位企业的人员组成类似于技术委员会的机构。当对某一具体行为是否构成侵权有疑问时，可以由该委员会提供处理意见供海关进行参考。

另一方面，在行政执法和司法之间也需要架起桥梁。不能出现行政机关认定侵权而司法机关认定不构成侵权的情况。当海关在收到权利人申请，要求其对定牌加工行为进行调查并扣押相关货物时，其可以要求权利人提供相应的证明材料以及超出物品实际价值的担保并要求其立即向人民法院起诉。

（五）建立多元化纠纷解决机制

对于有关权利人与定牌加工企业所产生的纠纷除了通过行政和司法途径之外，还可以通过其他方式进行解决。例如，通过调解，仲裁等其他方式对有关行为进行认定，提高解决纠纷的效率。对于一些比较明显的侵权行为完全可以通过在自贸区内设立相关的仲裁机构对侵权行为作出裁定。当事人可以凭借该裁定书请求海关或知识产权部门要求其协助执行，对有关货物进行查处，维护其自身的权利。同时，双方当事人也可以通过和解的方式，在定牌加工企业给予权利人一定补偿之后，获得权利人的授权，继而进行加工出口行为。从而提高了贸易效率也维护了商标权人的合法权益。

对于自贸区面对与日俱增的涉外定牌加工的行为而言，如何处理保护知识产权与促进经济贸易之间的平衡对于自贸区的发展具有重大意义，因此在完善相关制度的基础之上，形成应对定牌加工行为的具体界定标准以及处理方式，并逐渐推广至其他地区，促进我国经济贸易的发展。（作者单位：华东政法大学国际法学院）

注解：

① 冯晓青，《全球化环境中的知识产权保护——全球化与知识产权保护国际会议综述》，载《河北法学》，2007年5月第25卷第5期，第23页。

② 吴汉东、郭寿康主编，《知识产权制度国际化问题研究》，北京大学出版社2010年版，第166页。转引自程明霞，《外贸法重修能否消解中国专利之痛》，载《经济观察报》2004年第2期。

③ 杜颖，《中国（上海）自由贸易试验区知识产权保护的构想》，载《法学》2014年第1期。转引自王道军，《上海自贸区建立的基础与制度创新》，载《开放导报》2013年第5期。

④ 朱秋沅，《我国专利权边境保护的现存问题及其制度重构——兼论自贸区专利权边境保护问题》，载《上海对外经贸大学学报》，2014年第3期。