“不支持”与“缺必特”的浅谈

刘雪+李梦芸+李福永

摘 要：本文通过对立法本意、克服缺陷的方式、以及具体的案例分析，对“专利法第二十六条第四款和专利法实施细则第二十条第二款进行梳理，分析了这两个法条，以希望对审查实践有所指导。

关键词：不支持；缺必特；克服缺陷

引言

在审查理论和实践中争议较大的是“不支持”与“缺乏必要技术特征”的混淆使用问题，也即专利法第二十六条第四款（以下简称A26.4）和专利法实施细则第二十条第二款（以下简称R20.2）的混淆使用问题。

一、A26.4 与R20.2 的立法本意

1、《中华人民共和国专利法》第二十六条第四款规定了“权利要求书应当以说明书为依据”，2010 年版《审查指南》对此作出了具体说明“权利要求书应当以说明书为依据是指权利要求应当得到说明书的支持”，而其中权利要求未得到说明书的支持的情况包括两种具体情形：（1）权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属领域技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其它替代方式来完成；（2）如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果。[1]

2、《中华人民共和国专利法实施细则》第二十条第二款规定“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征” [1]。必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容，不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。[2]

二、克服缺陷的方式

在具体的审查实践中，如果事实认定正确，引用上述两个法条后申请人能够采用的克服缺陷的主要方式是“将特定的实施方式、下位概念”或“解决技术问题的必要技术特征”补入独立权利要求。也就是说，申请人面对上述两个法条时，都是通过向独立权利要求中增加技术特征来限定出合理的保护范围。

三、案例分析

案例1

申请号：2013100883429

权利要求：1. 一种用于点钞机纸币边缘的实时定位方法，其特征在于：实时定位方法如下：

a、将纸币本体（1）放置于点钞机中，点钞机内具有CIS传感器，启动点钞机的同时CIS传感器也启动扫描，CIS传感器在点钞机内部进行逐行扫描……

分析：本发明要解决的问题是：如何对纸币的两边进行并行的处理，而为了解决这个问题，说明书第[0023]段中记载了“点钞机的两侧都可以设置CIS传感器，每侧的CIS传感器对应负责扫面纸币本体的一个面”。在权利要求1中限定了“点钞机内具有CIS传感器”，权利要求书的内容是说明书内容的概括，该种概括包括例如两种情况：点钞机的两侧都可以设置CIS传感器、以及只在点钞机的一侧设置CIS传感器。然而，对本领域技术人员来说，如果只在点钞机的一侧设置CIS传感器，则不能解决本发明要解决的对纸币的双面并行处理的技术问题。也就是说权利要求给出了解决技术问题的必要技术特征，属于将权利要求的保护范围概括的过宽，为了克服这个缺陷需要将说明书中特定的实施方式加入到权利要求书中。

案例2

申请号：2011103043359

权利要求1 一种条码的处理方法，其特征在于，包括：

终端从条码服务器获取条码信息，所述条码信息包括用于标识所述条码为主读条码或被读条码的条码类别标识信息；

所述终端将所述条码信息保存至设定存储位置。

权利要求1请求保护一种条码处理的方法，由本申请说明书第[0008]段-[0033]段可知，本发明要解决的技术问题是避免了逐条阅读终端中的短信或彩信以确定出包括条码信息的短信或彩信的过程以及终端借助于条码识别软件或条码识别终端等解析出条码类型的过程，从而提高了条码的使用效率。

从说明书中实施例1中公开的内容可以得到，上述技术问题的解决是通过：“终端从条码服务器获取条码信息，包括：终端向条码服务器发送条码获取请求，所述条码获取请求中携带所述终端的终端标识，并接收所述条码服务器从本地保存的条码信息中查找到、且发送的与所述条码获取请求中携带的所述终端标识对应保存的条码信息；或终端向条码服务器发送条码获取请求，所述条码获取请求中携带所述终端的终端标识以及所述终端保存的条码信息的条码标识，并接收所述条码服务器从本地保存的条码信息中查找到、且发送的与所述条码获取请求中携带的所述终端标识对应保存的条码信息中与除所述条码获取请求中携带的条码标识以外的条码标识对应的条码信息”来解决的。由此可见，这部分特征是本发明解决其技术问题必不可少的技术特征，然而权利要求1仅限定了一种条码处理的方法，并没有详细描述条码处理方法流程的步骤，因此其无法解决上述技术问题，也即权利要求缺少解决其技术问题的必要技术特征，为了克服这个缺陷需要将解决其技术问题的必要技术特征加入到说明书中。

四、总结

结合法条以及上述案例，A26.4 规定的“权利要求应当以说明书为依据”是指权利要求的保护范围与说明书公开内容应当匹配，其初衷是以公开换保护，即公开的内容应当与要求保护的内容相匹配，以避免申请人以较小的公开内容换取较大的保护范围，而损害公众的利益；R20.2 规定的“独立权利要求应当记载解决技术问题的必要技术特征”是指对权利要求自身应当完善，以形成能够解决技术问题的完整技术方案。由此可见，从立法本意来看，A26.4 针对的是“保护范围相对于申请做出的贡献是否适当”，R20.2 针对的是“技术方案完整不完整”。 [3]法条之间理应无相互重叠和交叉，法律条款的适用理应不存在所谓的“竞合”，不能将上述法条单纯的理解成“为在权利要求中补入技术特征以缩小保护范围”而设立的条款。

用过上述案例以及对法条的梳理，希望各位审查员对不支持与缺必特有更加深刻的认识和区分。这两个法条的混淆既会损害申请人的利益，也会有损公众的利益，同时也会显示出我们审查员行列对专利法及其实施细则的不尊重。希望大家在审查实践中认真区分这两个法条。

参考文献

[1] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京；知识产权出版社，172-175.

[2] 秦开宗. 如何确定权利要求中的必要技术特征[J]. 中国发明与专利，2006，11.

[3] 窦艳鹏. 浅析专利审查过程中“不支持”与“缺乏必要技术特征”的混淆使用问题[J]. 审查业务通讯，2014，9.