仿制药专利侵权风险防控

蔡振一

摘 要：礼来公司诉常州华生制药有限公司侵害其奥氮平制备工艺专利权一案最终以常州华生制药有限公司有限公司胜诉告终。尽管此类纠纷多以仿制药生产企业最终胜诉告终，但这些企业往往也在旷日持久的“ 拖延战”中付出了很大的代价。而提出此类诉讼的跨国药企则在其专利到期后，凭借这种“诉讼战术”变相的将独占期延长了十来年，获取了高额利润。本文就仿制药企业专利侵权风险做出了分析，并针对如何规避此类风险提出了一些建议.

关键词：仿制药；专利侵权；商业秘密；知识产权

2016年6月16日，旷日持久的礼来公司诉常州华生制药有限公司（以下简称华生制药）侵害发明专利权上诉案在最高人民法院宣判。 认定被诉侵权的华生制药奥氮平制备工艺的反应路线未落入涉案专利权保护范围，判决撤销一审判决，驳回礼来公司诉讼请求。[1]

奥氮平是一种抗精神病药，由礼来公司开发，于1996年在美国获批上市，并于1998 年首次获准进入我国市场[2]。华生制药于2001年7月，向国家药品监督管理局申请奥氮平及其片剂的新药证书，并于2003年5月9日，奥氮平原料药和奥氮平片《新药证书》和《药品注册批件》。2003年9月29日，礼来公司以华生制药侵害其奥氮平的发明专利权（涉案专利CN91103346.7）为由，向南京中院提起诉讼。经鉴定华生制药涉案工艺路线不能生成奥氮平，华生公司最终因举证不能而被认定侵权，二审被判停止侵权并赔偿50万元。2013年7月15日，2013年7月15日，礼来公司以华生公司持续使用其拥有的91103346.7号方法发明专利生产药物奥氮平，侵害了其专利权为由向江苏高院提起诉，请求赔偿额高达1.5亿元以上。该案一审法院基于前案二审相同的理由认定华生制药侵权并判令其赔偿人民币350万元。两公司均不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。最终，因华生制药二审提出新的关键性证据，即其2008年向国家食品药品监督管理总局备案并于2010年获批的奥氮平制备工艺，并证明其于2003年至今持续使用该工艺，最终经技术调查官比对该工艺与礼来涉案专利（91103346.7），证明该工艺与涉案专利方法不同的，相应的技术特征也不属于基本相同的技术手段，达到的技术效果存在较大差异，未构成等同特征。因此，华生制药奥氮平制备工艺未落入涉案专利权保护范围。[1]

近年来，我国医药工业水平虽然有了较大提高，但多数药企仍然以仿制为主。随着近两年大批专利到期，有较多国内药企提出了3.1类仿制药申请。[3]与大量药品专利到期带来的“仿制潮”一同出现的是许多因仿制药引发的专利侵权诉讼。其中较具有代表性的有法国赛诺菲安万特诉江苏恒瑞多西他赛专利侵权案，日本三共公司诉北京万生药业公司“奥美沙坦酯”专利侵权案，美国礼来公司诉江苏豪森药业公司“盐酸吉西他滨”专利侵权案，美国礼来公司诉江苏豪森药业公司“奥氮平”专利侵权案以及本文提到的美国礼来公司诉华生制药“奥氮平”专利侵权案。尽管此类纠纷最终多以仿制药企胜诉告终，但这些案件有一个共同点，那就是此类纠纷大多是持续数年甚至十多年“拖延战“。虽然最终胜诉，但仿制药企在这些漫长的诉讼中付出了很大的代价，而提出诉讼跨国药企则在其专利到期后，凭借这种“诉讼战术”变相的将独占期延长了十来年，获取了高额利润。

因此，如何有效的规避专利侵权风险，是我国仿制药生产企业面临的一个重要课题。那么我国仿制药企业应该采取哪些手段来防控侵权风险呢？

1 商业秘密和专利的有效结合

在研发过程中，企业知识产权管理部门应配合研发部门，对每一个关键环节进行评估，决定采用何种知识产权保护办法。根据技术的特点和阶段，将商业秘密和专利的保护有效结合。例如，在技术路线的知识产权保护方式选择方面，因药品研发的特殊性，最终的路线往往要经过不断摸索和优化才能确定，即便确定了路线，进行了药品注册工作。为了增加竞争力，药企仍然会对路线进行不断的优化，从而提高纯度和收率。因此，在前期可以考虑依靠商业秘密保护，等技术成熟，对某些环节申请专利。

这种做法是药品的特殊性决定的，在电子产品领域，通过合法购买产品，拆解研究，通过反向工程破解产品商业秘密并不是什么难事，甚至这种方法常常成为一些厂商的研发捷径。而对于药品则很难通过产品本身去进行反向工程。因此，药品研发过程中，在技术路线成熟之前，采取商业秘密进行保护有着其特殊优势性。但需要注意的是，如果采用这个方案进行保护，应做到几点：一是企业需明确商业秘密范围、涉密人员、保密期限、保密义务，并采取必要保密措施。二是人力资源部门和研发部门配合做好人员管理，包括保密方面的入职培训、竞业限制协议的签订、对涉密人员的工作记录的保存、涉密人员离职后保密费的支付和去向的监控。

不得不提的是，因为仿制药的特殊性且常见的化学合成方法往往都是公知的，大部分企业很少会去从头摸索新的路线，而多半是在原研药工艺专利的基础上进行改变。这么操作有可能出现一种风险，那就是在企业选择商业秘密进行保护而未申请专利的时候，其他企业已经对该技术申请了专利。在这种情况下，企业需做好迎接诉讼的准备，并尽可能在一定范围内争取先用权。

2 专利风险预警贯穿始终

此外，还应当注意防范一种情况。那就是一些企业为了某些目的，会利用法律规定来实施其专利战略。比如，我国专利法第三十四条规定，国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。[4]虽然专利法规定，发明专利如不请求提前公布，18个月自行公开。但本条有个前提，就是必须先通过初步审查才可以公开。个别企业会利用该点，在初次递交申请文件的时候故意形成各种需要补正的缺陷，并多次利用审查员初步审查和补正，来实质上延长初审时间，从而实际上延后了公布时间。而在这种已申请非公开状态下，这些“潜水艇专利”。[5]在公开前是不会被检索到的。但因其申请日在先，不管后面的企业对相同技术申请专利与否，都于事无补。除了利用专利法的相关规定延后公开，有些企业会故意变换关键词等方式来防止被检索到。而其他企业在不知情的情况下已经投入资金进行开发，甚至已经开拓好市场之后，在先申请的企业突然要求公开专利，然后通过提起诉讼等手段把后来者挤出局，从而抢占市场。

尽管医药领域比较特殊，并不像电子产品等领域同质化现象严重，“潜水艇专利”出现的可能性较低，但医药产品开发投入大，周期长，审批环节多而繁琐，一旦这种情况发生，企业将遭受非常重大的损失。因此，在产品的整个研发过程中，除了注重自身知识产权的保护，仍应定期频繁的检索该产品的专利情况，做好专利风险防范工作，以防侵权情况的发生。但要做到这一点，对专利工作人员技术要求非常高，对此，建议企业可以在技术团队中进行专门的专利检索的培训，直接由技术人员针对性更强的来完成这项工作。

3 主动采取法律手段维护自身利益

主动提起专利不侵权确认之诉对于仿制药企业是一个非常有效的武器。因知识产权权利人的侵权警告函，他与不特定的义务人之间，原本存在的正常法律关系，处于不明确状态。在快速化、复杂化、高度化的现代社会中，法律关系的不明确，将导致经济、社会的重大损害。所以企业在收到侵权警告函时，就应当灵活运用确认诉讼的预防性机能，先请求法院进行不侵权的确认，尽量减少损失。[6]对于仿制药生产企业而言，原研药企发起的动辄数年甚至十余年的漫长专利战争，会带来难以负担的损失。一旦收到停止侵权警告函或对方采取相应法律措施，那么仿制药企业可以确切证明自身不侵权的前提下，主动提出确认不侵权之诉，化被动为主动，去减少专利诉讼带来的损失。

无效宣告是仿制药企业的又一利器。对于一些原研药企业而言，核心专利到期后，制剂专利和晶型专利往往持续多年。而这些制剂专利常常属于没有技术含量的低质量专利。这些专利实质上阻碍了技术进步，行业的发展。对专利进行分析和研究，运用法律手段，通过无效宣告来扫除这些专利壁垒可以有效的加快注册和上市进程。2015年5月，北京市高级人民法院做出终审判决，北大医疗产业集团旗下方正医药研究院诉德国拜耳“莫西沙星氯化钠注射液”专利无效一案，近日获终审胜诉。拜耳公司莫西沙星氯化钠注射液专利因此提前五年到期。方正医药不仅打破专利壁垒，扫清了发展障碍，这起无效宣告也成为了国内制药企业挑战跨国药企专利并获得成功的首例，具有标志性的意义。仿制药企业不妨通过研究方正医药的无效宣告案例，来为自身应对专利侵权风险提供一些新的思路。

4 加强知识产权管理工作

企业可以根据自身需求，结合《企业知识产权管理规范》[7]建立科学的知识产权管理体系，在企业研发到最终上市销售的各个环节，规范化的做好知识产权管理工作。企业应当根据自身情况去设计知识产权管理的相应规章制度，及时颁布实施和修改。在知识产权体系运行过程中，除了切实的按照体系运行要求去执行，还应该加强管理评审工作，对体系的运行情况进行评估和修正。

例如，知识产权管理体系中，建立《研发项目立项制度》，《专利检索制度》明确立项程序，严格执行有效减少侵权风险。跨国药企为了保护自身利益，经常通过专利布局申请诸多晶型专利，工艺专利配方专利和新适应症专利。对于仿制药生产企业而言，在在项目立项初期，更应当做好拟立项产品的专利检索工作。并与技术研发部门紧密结合，对专利进行分析，有效地规避，从项目立项初期就能有效防止字面侵权和等同侵权。[8]

不论是原研还是仿制，药品研发是一个长期，艰苦的过程。对于开发过程中的知识产权风险防控就显得尤为重要，既要保证自身的成果收到很好的保护，同时也要积防范任何侵权的风险。应建立一套全面覆盖的知识产权体系，从研发到销售全方位的进行监控和预警，及时发现被侵权并规避侵权。

参考文献

[1] 中华人民共和国最高人民法院（2015）民三终字第1号民事判决书

[2] 余国汉，马崔，丁国安等.奥氮平与氯氮平治疗精神分裂症的对照研究[J].中华精神科杂志，2001 ，2 ： 125.

[3]《药品注册管理办法》（局令第28号）

[4]中华人民共和国专利法

[5]孙兆刚.潜水艇专利的规避对策研究[J].科技管理研究，2012 ，9.

[6]邓宏光，唐文.论知识产权不侵权确认之诉[J].《法律适用》，2006， 1.

[7] GB/T 29490-2013，企业知识产权管理规范[S]

[8] 张卫平：《诉讼架构与程式――民事诉讼的法理分析》[M]，清华大学出版，2000，242