地名商标的注册及其合理使用

周琳

摘要：目前，国际上以显著性原则为地名商标的判断标准，而我国现行法律制度则以行政区划的级别划分来判断地名能否作为商标予以注册。我国现行商标法体系对于地名商标的注册和使用制度，均与国际做法存在差异。我国商标法律制度应当将商标显著性作为基本原则贯穿于涵盖地名商标的所有商标注册中，并关注取得第二含义获得显著性的情形。地名作为公共资源，既要赋予商标权人权利，又要兼顾其他公众的使用制度。

关键词：地名商标；显著性；合理使用

中图分类号：D913.4 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2017）001-000-03

一、问题的提出

掀起理论和实务界对地名商标热议和广泛关注的著名案件要数利源公司与金兰湾公司的商标权纠纷案，该案又被称为“百家湖案”。①历经多年，由本案引起的法律问题仍未彻底解决。百家湖隶属南京，坐落于江宁区东山镇。原告利源公司投入亿元开发百家湖花园并取得“百家湖”注册商标专用权。②被告金兰湾公司自行开发的名为“风情家园”的住宅小区，位于江宁区百家湖区域。因此，金兰湾公司将该住宅小区命名为“百家湖·枫情国度”，并以各种媒介形式广告宣传。原告坚称：被告未经允许肆意使用并大力宣传“百家湖·枫情国度”属于侵权行为，故以侵犯商标专用权为由向法院提起诉讼。利源公司请求法院判处金兰湾公司立即停止侵权行为。③本案的争议焦点在于被告将原告已经获得商标专用权的“百家湖”字样用于其开发的楼盘中是否属于合理使用范畴，是否属于侵权行为。本案一审和二审法院对此看法不一。其中，一审法院江苏省南京市中级人民法院（以下简称“江苏中院”）驳回原告的诉讼请求，④相反，江苏省高级人民法院则认为金兰湾公司擅自使用“百家湖”字样的行为构成侵权，作出停止侵权并赔偿损失的判决。⑤金兰湾公司不服该判决，便向江苏省高级人民法院申请再审。因我国商标法制度关于地名商标合理使用与侵权的界限不明晰，故江苏高院在作出判决前特就此案的审理请示最高人民法院，⑥最高院特就此问题向江苏高院作出书面回复（以下简称“答复”）⑦。江苏省高院依据上述《答复》的基本精神做出了终审判决，判定被告不构成侵犯原告的商标专用权，确认其为合理使用行为。辗转反复，本案终于盖棺定论。但是，因地名商标合理使用体系尚不完善，实践中对于地名商标侵权认定无统一标准。因此，该案引发的问题至今仍未彻底解决。

本文通过梳理现行法律法规对地名商标制度的规定并结合司法实践的判决情况，比较分析西方发达国家及国际通行做法，对地名作为商标的注册及合理使用界限问题做出详尽的讨论和分析，并由此提出完善地名商标的建议。

地名作为商标的可注册性问题

我国地名商标的保护体制多元。⑧《商标法》第十条第二款明确规定地名不得作为商标使用的一般原则及其例外规定。⑨另国家工商行政总局发布的“商标审理及审查标准”第一部分之十一规定了商标中含有地名的情况的审查原则和标准，⑩指明地名其他含义的内涵，即该地名除表征地理位置外不，还具有其他意义，并且该地名与其它意义的联系程度强于该地名与地理位置的联系程度。会误导公众。

经笔者对现行地名商标法律法规的梳理，总结原则如下：第一，地名能被商标法制度保护的形式有两种，分别是集体商标和证明商标。⑾前述集體商标和证明商标受商标法保护的形式是地理标志。第二，一般而言行政区划级别为县级以上的和被公众广为知晓的外国地名不得注册为商标。有原则就有例外，以下两种情况除外：（1）该地名已经被注册为商标；（2）除地理含义外该地名还另有含义。⑿第三，可以获得注册的行政区划为县级以上和被公众广为知晓的外国地名具有不良影响的，可依法予以驳回。⒀《商标审查标准》规定，商标中含有公众熟知的地名或该类地名的，若该使用容易致使公众发生误认。那么，判定为该商标“具有不良影响”。根据商标法的规定，具有不良影响的商标可依法予以驳回。此外，“具有不良影响”的商标范畴还包括商标所含地名或地名类与申请人所在地不一致且容易导致公众混淆的情形，该种情形也会被依据上述规定予以驳回。

相比于其他国家，我国关于地名商标的规定独树一帜。这是因为地名的行政区划级别是能否注册为商标的首要判断标准；国际对于地名注册为商标的通行做法首先是判断地名具有显著性，并兼顾地名的使用是否对一般公众产生误导。因此，如果某商品仅以地名为商标，而该地名只有描述性作用，或者地名与商品来源地明显不符造成误导公众的情形，均无法被注册为商标。只有当地名获得本义以外的“第二含义”或“其他含义”时，才可能作为商标予以注册。⒁

现行商标法律制度下，准许行政区划为县级以下的地名注册为商标，但要以地名已经作为商标使用未前提。随着使用和商誉的累积，使得该地名与某商品建立了一定程度的联系。美国学者认为，第二含义是与地名本义相对而言的，即地名本身作为某商品或服务的商标无显著性，但是经营者通过将该地名作为商标使用和经营，使得公众能够将产品或服务于地名建立联系而获得的意义。此为地名商标的第二含义。⒂由此看来，“第二含义”与商标的显著性紧密相连。县级一下行政区划的地名作为商标不具有显著性，但是使用获得显著性的地名可以申请注册为商标。笔者认为，如果说标记的固有显著性是商标的“第一含义”，那么通过使用获得显著性的标记则被赋予了另一含义，即为“第二含义”或“商标意义”。笔者认为，是有语汇与商品之间建立了联系之后才能形成第二含义。换言之，叙述性词汇只有通过商家的市场营销以及时间的经过使得公众认可该标记与商品或服务的联系性时，才有可能获得保护。

我国《商标法》第十一条第二款列举了不得注册为商标的形式。⒃而《商标审查标准》在第二部分之四（五）明确“仅仅直接表示指定商品的其他特点”的内容：在其第七项 “表述只能说明商品的产地或年份”；第十项 “表述只能表明商品或服务的经常场所或地域的”。这样，生产地或者销售地的名称均可通过使用获得显著性，从而符合申请注册为商标的条件。因《商标法》第十条的特殊性，故此生产地和销售地均不得属于我国县级以上行政区划或被公众广为知晓的外国地名，但该地名具有其他含义的除外。根据文义解释，“其他含义”是指本义以外的意义。因此，通过使用使得公众与产品或服务建立起联系的“第二含义”理应属于“其他含义”的范畴。但《商标审查标准》对地名具有“其他含义”的解释为地名本身就具有除表征地理位置以外的含义，即不包括通过使用获得的第二含义。⒄商标审查标准的这一解释就要求地名本身就含有两种以上含义，此“其他含义”是地名根据汉语表述的自身含义，与通过使用获得显著性的第二含义无关。如果严格按照《商标审查标准》的解释来理解，则“其他含义”显然不包括“第二含义”。如果严格按照商标审查标准的这一解释，第二含义显然不属于其他含义。由此看来，我国商标法关于地名商标注册制度于国际通行做法存在两点差异：一是仅将县级以下行政区划的地名作为叙述性语汇，不含县级以上行政区划的地名；另一个是对其他含义的解释内涵较小。

笔者认为就本案来分析，国际通行做法较我国现行地名商标注册制度而言具有合理性，我国以行政区划的级别来区分能否将地名注册为商标不尽合理。因为随着时代和网络的快速发展，行政区划的级别不再是其知名度的衡量标准。网络传输功能的日益强大必然导致广告效应，曾经不为人知的地名很可能在互联网作用下家喻户晓。我国地域幅员辽阔，县级以下行政区划的地名远多于县级以上行政区划以上的地名。现行商标法律制度允许县级以下行政区划的地名注册为商标，但由于上述问题并未配备相关制度予以解决。因此，为了避免出现更多的纠纷以及纠纷解决方式不一的情况，立法应对县级以下行政区划的地名商标注册和使用情况给予更多的关注。笔者认为，有必要完善我国现行地名商标制度。具体思路如下：参照国际通行做法，在地名注册为商标时采完全的“第二含义”标准，并保留《商标审理及审查标准》中的“不良影响”判断标准。⒅笔者认为，采取非穷尽的列举方式将这两种情形合并并采用兜底条款的形式，可表述为“因地名与申请人所在地不一致等原因，使公众易发生误认的，判定为具有不良影响。”即其他任何容易导致公众误认的情形均属于具有不良影响的范畴，可依法驳回申请。值得关注的是，不良影响原则仅适用于地名对商品具有叙述性意义的情况，不适用于与商品产地无关的非叙述性、任意使用的地名。学者认为，地名适用于商标的情形分为两种：一种为非描述性的任意使用，例如杂志书刊名称为大西洋，香烟名为中南海等；⒆第二种地名商标的使用则为欺骗性地理位置表述，例如瓷器的商标拟注册为景德镇而该瓷器与景德镇无关。第二种情形属于地名与产品或服务存在联系，该地生产的产品与服务优于其他产地。将与特殊产地无关的产品或服务冠以特殊地域的名称使消费者误认为地名具有叙述意义，此种情形即为具有不良影响。

二、地名商标的合理使用

本案引发广泛讨论的主要原因在于金兰湾公司未经许可使用“百家湖”字样是对利源公司商标专用权的侵犯还是属于合理使用无明确定论。这就需要引入商标制度的另一概念——合理使用。⒇合理使用是在保护商标专用权的情况下兼顾社会第三人的利益。地名作为公共资源，应当被公众所共享。因此决定了地名商标弱显著性的特征。笔者认为，在保护地名商标权人利益的同时，有必要配备有针对性的合理使用制度以权衡各方利益。（21）在说明产品特性的合理使用情况下，因为地名作为一种重要的公共资源，所以它作为商标使用时的显著性一定会弱于其他商标。由此看来，为了不损害他人利益，地名商标权人的商标专用权难以排他享有。至少在确保经营者仅以地名描述产品或服务的类别和来源地等特点时，应属于合理使用范畴。（22）

明确地名商标的合理使用制度是侵权与否的判断界限，也是与国际通行做法接轨的表现。（23）但是，明确该界限绝非易事。在本案中，各级法院对于被告使用百家湖是否“侵權”的认定存在分歧。在此情形下明确地名商标合理使用的构成要件或者侵权标准就显得尤为必要，遗憾的是目前的商标法体系未作出统一规定。笔者认为，实践中法官要在商标权人与社会第三人的利益中进行利益衡量，无论未来的法律制度将赋予地名商标合理使用的何种构成要件，都必将以该原则为核心。一种利益是商标权人的商标专用权，实际上商标权人更在意的是自己辛苦经营的商誉不被他人坐收渔翁之利；另一种利益则是公众对自己提供的商品或服务特性和来源地的基本或必要的描述。因此，合理使用与否最关键的衡量要素是判断他人使用某地名是否主管企图或客观真实的搭了便车。如果是，那么该第三人使用地名可以被认定为不具有善意，属于侵权行为。（24）

本文探讨了地名商标制度存在的必要性和注册条件，并通过梳理现有制度分析了地名商标的注册和使用制度的不足造成的实践中的困扰。关于地名商标的注册性问题，我国采取原则禁止的模式。这与国际做法相并不完全一致，主要表现在以行政区划的级别划分来判断。如今看来这种立法模式的缺陷显而易见。本文认为我国应该借鉴国际通行做法，即将地名统一作为描述性标志，准许经过使用而获得显著性的地名注册为商标。换言之，不需要以行政区划的级别为划分标准。一改过去原则禁止的规定，将地名与其它叙述性语汇同等对待。根据商标的“三性”判断某语汇是否符合申请商标注册的条件以及是否具有不良影响，无论是何种行政区划级别，均采取此标准。（25）笔者建议，现行商标法体系无需修改，只是需要做出微调。例如，为了将全部地名涵盖到属于描述性语汇的“其他特点”中，删除商标审查标准中关于地名的其他含义的解释。关于地名商标的合理使用制度的规范范，笔者认为应保留我国《商标法实施条例》关于“正当使用”的规定，同时配套构成合理使用的考量要素以便实践中统一做法。

注释：

①本案原告是南京利源物业发展有限公司，被告是南京金兰湾房地产开发有限公司，原告诉被告侵犯其商标权。

②2000年10月14日，利源公司经国家商标局核准获得注册商标专用权。

③参见江苏省高级人民法院（2004）苏民三再终字第001号判决。

④参见江苏省南京市中级人民法院（2001）宁知初字第196号判决。

⑤参见江苏省高级人民法院（2002）苏民三终字第056号判决。

⑥参见（2003）苏民三审监字第008号文件《关于南京利源物业发展有限公司与南京金兰湾房地产开发公司商标侵权纠纷一案的请示报告》。

⑦参见最高人民法院（2003）民三他字第10号《关于对南京金兰湾房地产开发公司与南京利源物业有限公司侵犯商标专用权纠纷一案请示的答复》。

⑧杜颖：地名商标的可注册性及其合理使用——从“百家湖”案谈起[J]，《法学》2007（11）：121。

⑨参见《商标法》第十条第二款：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效”。

⑩参见《商标审理及审查标准》。

⑾参见《商标法实施条例》第6条第1款规定：“商标法第16条规定的地理标志，可以依照商标法和本条例的规定，作为证明商标或者集体商标申请注册”。

⑿根据《商标审查标准》的解释，我国县级以上行政区划包括：县级的县、自治县、县级市、市辖區；地级的市、自治州、地区、盟；省级的省、直辖市、自治区；两个特别行政区即香港、澳门；台湾地区。县级以上行政区划的地名以我国民政部编辑出版的《中华人民共和国行政区划简册》为准。县级以上行政区划地名包括全称、简称以及县级以上的省、自治区、直辖市、省会城市、计划单列市、著名的旅游城市的拼音形式。公众知晓的外国地名，是指我国公众知晓的我国以外的其他国家和地区的地名。地名包括全称、简称、外文名称和通用的中文译名。

⒀刘国栋：从地名的其他含义说开去[J]，中国工商管理研究，2005（11）：85.详见《商标法》第十条第一款第八项。

⒁曾陈明汝：商标法原理[M]，北京：中国政法大学出版社2003年版：27.

⒂VincentN.Palladino，SecondaryMeaningSurveysinLightofLund，91TheTrademarkReporter573，574（2001）.

⒃《商标法》第十一条第二款：“仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”不得注册为商标。

⒄例如黄山、鼓楼和洪湖等。

⒅《商标审查标准》对构成不良影响而驳回商标申请的两种情形：一个是商标中含有被公众熟知的地名，容易导致产地误认的；另一个是商标所含地名与申请人所在地不一致易使公众发生混淆的。

⒆王平、绍云、刘瑜：从“白蒲黄酒”案看地名商标法律保护的有关问题[J]，知识产权2002（3）：102.

⒇董炳和：我国商标法上地名商标的其他含义——以“红河”商标争议案为切入点[J]，知识产权，2009（110）：112.

（21）姚兵兵：从一起侵犯商标权案看地名商标的合理使用[J]，人民司法，2004（2）：36.学者姚兵兵认为，地名属于公共领域的共有资源，其弱显著性决定了法律对其权利的保护也相对较弱。究其原因是因为，地名不是当地某一或某几个经营者的私有财产，不应当排他享有，而应当允许其他人的合理使用行为。

（22）冯晓青：商标权的研制研究[J]，学海，2006（4），52.

（23）TRIPS协议第17条：对说明性词语的合理使用构成商标权的合理限制，这种限制兼顾商标权人及第三方的合法利益。

（24）陈辉、刘瑜：地名商标的弱保护性与合理使用[J].法律适用，2003（6）：202.

（25）赵林清：地名商标注册的合理性法律分析[J]，《河北法学》，2007（7）：113.

作者简介：周 琳，女，中央财经大学法学院，硕士，民商法学，主要从事知识产权研究。