也论“违法使用”与商标法第32条之“已经使用并有一定影响”的关系

傅钢

关键词

商标法第三十二条

违法使用

已经使用并有一定影响

《中国知识产权》杂志公众号2017年2月15日发表了一篇题为《违法使用与商标法第三十二条后半句规定的“一定影响”的关系》的文章（以下简称“215文”）1。笔者对文中的部分观点表示赞同，但对其他的许多观点则不敢苟同。

“在违禁品上的商标使用”是否适用《商标法》第三十二条（原《商标法》第三十一条）后半段规定的“已经使用并有一定影响”关系到未注册商标权益的保护前提，涉及到对国际公约的理解以及商标法与刑法等公法的關系等深层次理论问题，不得不辩。

“215文”认为，商标使用在法律禁止生产、销售或者提供的商品或者服务上具有一定影响的，可以产生阻却他人在同类或类似商品上申请相同或近似商标的排他效力。笔者认为，这一观点值得商榷。与商标相关联的商品违法，但所违之法若仅为保护特定私人权益之法，则“违法使用不影响未注册商标权益的取得”尚可理解，倘若所违之法系保护社会公共利益之刑法，即属于“违禁品”，则“违法使用不影响未注册商标权益的取得”恐怕要打上问号。以下就“215文”的五个论据分别进行评析。

一、关于TRIPs协定第十五条第四款的规定

“215文”认为，TRIPs协定第十五条第四款规定，“商标拟使用商品或者服务的性质，在任何情况下都不应构成商标注册的障碍”，因此商标法关注的只是某个符合商标法规定的要素使用在相关商品或者服务上，是否能够发挥识别该商品或者服务来源的作用，而不是该商品或者服务是否属于法律禁止或者限制生产、销售或者提供的对象。

笔者查阅了TRIPs协定该条的立法解读以及作为该条前身的1883年《巴黎公约》第七条规定的立法本意，在笔者看来，“215文””对于协定的理解恐怕有失偏颇，系在一定程度上的曲解和误用。

《巴黎公约》第七条规定：“使用商标的商品的性质不应该成为该商标的注册障碍。” TRIPs协定第十五条第四款规定：“使用商标的货物或服务的性质在任何情况下不得成为申请商标注册的障碍。” 后者秉承了前者的立法精神，只不过将适用范围拓展到服务。《巴黎公约》和TRIPs协定上述规定的立法本意，并无要求成员国在技术发明或商品违反某一成员国的公共利益时也仍必须授予专利或商标的意思，反而指出，在违反公共利益的情况下，成员国有权拒绝保护。这体现在：

第一、根据《巴黎公约》的权威解释，“使用商标的商品的性质不应该成为该商标的注册障碍”这一条款并不适用于违反一国公共秩序的情形。奥地利学者博登浩森2在其编著的《巴黎公约解读》3一书中提到，与《巴黎公约》第七条出发点相同的《巴黎公约》第四条之四同样也规定“不得以专利产品的销售或依专利方法制造的产品的销售受到本国法律的限制或限定为理由，而拒绝授予专利或专利无效”。但是“……在所有的情况下，如果有关发明违反公共秩序或道德，那么拒绝授予专利或是专利无效仍然是可能的。”4这说明，成员国可基于公共利益的考量拒绝授予专利。同理，《巴黎公约》第七条仅用于将来可被授予商标权的情形，“例如一个商标拟用于一种药品，该药品尚未得到有关国家主管机关的批准，因而该药品的销售也未得到允许，这种情况不能成为拒绝商标注册的理由，因为，对所有人来说，以后他的产品一旦获准销售，获得他的权利是利害有关的。”5而如果某使用行为在成员国法律之下属于根本性、永久性违禁，那么就失去了对该使用行为预留商标的资格。研究国际知识产权法的专家也明确指出： “应当对商品或服务的性质予以进一步区分，对由于垄断经营等因经济目的而受到销售限制的商品或服务，随着贸易自由化进程的推进，此种限制会逐渐取消，同类商品或服务的外国提供者的公共竞争利益应当给予平等保护，因此不应阻止其所持有的商标获得注册。但是，如果限制商品或服务是出于违反永恒的社会价值与公共秩序，则应当限制。一些国家会永久禁止抵触其宗教信仰、淫秽以及其他违反公共秩序的商品或服务在本国的营销，而不论其提供者是否为外国人。此种情况下，商品或服务的性质会导致所使用的商标不应获得注册。因为在永久禁止的违禁品上面，商标注册的目的根本就不可能实现。”6

其次，说其误用是因为，无论如何，一方面，公约和协定的该条规定都只是关于注册条件的规定，而非对于未注册商标权益获得条件的规定。用关于注册的条件来论证使用权益，在我国采取注册取得商标权的大前提下，恐有本末倒置之嫌；另一方面，公约和协定上述规定都只是关于注册在商品之上的商标的规定，而法律绝对禁止流通的物品根本就不是商品，无论是《商标法》第三十二条，还是TRIPs协定和《巴黎公约》的上述规定，其适用的前提都应该是商品，而非法律禁止流通物。因此，用国际公约和协定来为违禁物品上的“商标权益”正名，恐有不适。学者孙远钊也指出：“无论是前述的TRIPs协定第十五条第四款或《巴黎公约》第七条规定，其制定的目的都是在保障商标申请人的期待利益，将对于商标权的保护与相关的商品或服务是否可以在特定的国家或地区上市行销或运营（包括如医药制品如何取得上市许可或合法性的问题等）予以分别开来，各自独立处理（为其各有各的行政审批程序要求，时程往往非常不一致），一码归一码。”“这个‘产权保护—产品运营的二分处理方案，与商标异议程序中第三人（主张在先使用的一方）就是直接、完全集中在前面（产权保护）的阶段来挑战申请人的商标并不符合授权注册的要件（也就是在先使用人想要争取保障其自身（第三人）的权益）是截然不同的两个概念，并非国际公约所要明文保护的权益，而只是属于各国内部对于商标审批所自订的抗辩程序，绝对不能混为一谈。因此，如果第三人想把本身已经构成违法的使用藉由援引上述的国际公约规定来做为合理化其挑战商标注册的解释或基础，显然是严重曲解了这两个条文的本意。”7

二、关于商标法的作用

“215文”认为，商标法的作用在于防止公众发生混淆以确保商标权的排他效力，商标法必须防止相同类似范围内相关公众可能发生的混淆状况出现：不管商标使用在何种商品或者服务上，也不管产生的影响是积极影响、良好声誉还是消极影响、污名恶名，一律承认该商标在相同类似范围内阻却竞争者不正当抢注和使用的排他效力。

笔者认同该文对于商标专用权具有排他效力的观点，但是并不认同该文用这一理由来论证“具有恶名的未注册商标也能具有排他权”的做法。理由很简单，商标权排他效力的发生前提是已经获得注册的商标专用权，而不是商标注册制度下属于特例的“未注册商标”。

我国《侵权责任法》第一条规定的立法宗旨为“保护民事主体的合法权益”。其中的合法权益分为三种类型，即法定的权利、类型化的法益、未类型化的合法利益。未类型化的利益，在不违反诚实信用和公认商业道德的前提下，仍可能获得法律保护。当然，在判断未类型化利益是否受法律保护时，應当充分考虑消费者的利益和公共利益。8

通说认为，商标法和反不正当竞争法的区别就在于，商标法仅对注册商标提供专有权的法律救济，未注册商标的持有者要获得法律保护，只能诉诸反不正当竞争法。而获得反不正当竞争法救济的前提，就是要有值得法律保护的合法权益。

尽管商标法的性质仍存在争议，但无论是将商标法定性为私法还是公法，违反社会公共利益的商标使用行为不产生商标权益这一点，都是一致的。“215文”中也承认禁止混淆只是“商标法的目的之一”，而非全部。

依笔者理解，商标法的根本目的在于通过保护商标专用权维护以商标为工具的竞争秩序。既然是对竞争秩序的维护，当然不能为违法犯罪这种非法竞争行为提供庇护。具有赌博功能的游戏机，属于上瘾物品，其收益自然要大于正常合法的游戏机。9利用犯罪工具攫取不正当的竞争优势不仅不是反不正当竞争法的保护对象，还应当是规制和打击对象。我国《商标法》第一条也开宗明义规定：“为了加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展，特制定本法”。“215文”举了一个“原三鹿集团使用‘三鹿商标违法生产、销售含有三聚氰胺的奶粉导致不良社会影响，但仍应有权禁止他人使用‘三鹿商标生产、销售奶粉”的例子，但这个例子并没有说服力。因为在原三鹿集团被发现生产销售毒奶粉的时候，“三鹿”已然注册，其商标专用权自核准注册时产生，并不会因为原三鹿集团后期被曝光的违禁行为而受到影响，该例对于评价《商标法》三十二条所规定之“已经使用并有一定影响”的商标效力并无任何借鉴意义。如果一枚商标已经注册，之后商标注册人使用该商标无论是从事什么行为，都不是商标注册机关能够控制得了的，商标注册时，商标注册机关当然是推定商标注册人试图将其申请注册的商标用于合法正当的商业活动。“已经使用并有一定影响”的商标则不一样，其之所以能够成为商标注册制度下的特例，就是基于“使用”产生的法益，而不是“注册”，如果既有的商标使用行为违法，自然也就不能因为该使用行为产生法益，包括排斥他人注册商标或者索赔的法律效力。这就是为何不能用注册商标的排他权来类比未注册商标的权益的根本原因。

三、关于比较法的视野

“215文”认为，与我国《商标法》第三十二条后半句具有相同规范功能的日本《商标法》第四条第一款第十项“与相关公众广泛知悉的表示他人业务所属商品或者服务的商标相同或者近似、并使用在相同或者类似商品或者服务上的商标”仅仅要求被赋予相同或类似范围内排他效力的在先使用商标为相关公众广泛知悉，并不过问相关公众知悉导致的是正面还是负面影响。

而笔者认为，日本《商标法》对于在先未注册商标的保护以“相关消费者广泛知晓”为前提，并且要求该注册商标的使用具有持续性。如果该未注册商标因为所关联的商品或服务触犯国家禁止性规定，并未在日本境内持续使用，则不能阻碍他人申请注册。道理很显然，在违反法律禁止性规定特别是违反刑法规定的情况下，经营者的商标使用行为往往不可持续，与该商标相关联的商品即便曾经客观上在地下市场流通过，也不能满足公开、持续使用的要求。

事实上，违法使用不能产生商标权益，这一点在比较法上是非常明确的。即便是在极端奉行使用取得商标权益的美国《商标法》，也明确要求商标注册以商标真诚、合法使用或者具有该使用意图为条件。联邦注册商标只有在“合法使用”的前提下才能申请注册。《美国专商局商标审查程序手册》（TMEP）第907条指出：“根据商标规则2.69的规定，在商业活动中合法使用商标是申请联邦注册的基础”。因此，美国专利商标局与法院在司法实践中仅允许在商业活动中合法使用的商标得以注册，而《兰哈姆法》则将“商业活动”进一步明确定义为“美国宪法所规定的合法的商业交易”，意即在非法商业活动中使用的商标并不能获得注册。比如，美国严禁在大麻、可卡因等违法商品上使用的商标获得联邦注册。上述要求同样适用于州商标。各州注册商标的获得也须建立在合法商业行为之上。比如，使用在大麻上的商标只能向将大麻合法化的个别州申请商标注册，因为获得美国商标注册是基于实际使用，而投入实际运营的前提是该商业活动合法。同理，源于实际使用或意图使用、基于普通法予以保护的未注册商标也必须适用于合法商品之上。尽管《兰哈姆法》第43条（15 U.S.C. §1125）允许未注册商标的所有者在联邦法院起诉侵权行为，但如果商标所有人的商业使用行为不符合联邦法律，则商标所有人无权依据该条获得普通法的救济。由此可见，在美国法的相关规定中，也以商业经营活动合法、所标商品合法作为获得商标权益的前提要件。10

四、关于知识产权的排他权而非自用权性质

“215文”认为，包括商标权在内的所有知识产权本质上是一种排他权而不是自用权，作为一种排他权，知识产权的取得本身虽然违法（比如，未经许可将他人小说拍摄成电影、未经前专利权人同意做出改进发明申请的专利），或者取得本身不违法但其行使违法（比如黄色小说）或者其滥用违法（比如注册了商标的自动麻将机被用于赌博），并不改变知识产权的排他性，知识产权人仍然可以排除他人行使其权利控制范围内的行为，惟知识产权人自己行使违法的知识产权时，可能承担行政法等公法上的责任。

笔者认为，用注册商标的效力来类推未注册商标的效力，在逻辑上行不通；将公法与私法完全割裂的观点也值得商榷。我国《商标法》采取注册制，从未赋予未注册商标使用人以任何排他权，即便2013年《商标法》修订后在第59条增设的“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”之规定，也不过是为在先使用人提供了一项抗辩，而非排他权。同时，即便认为未注册商标权益也属于知识产权，准用知識产权具有排他权的规则，那么也忽视了私法权益的创设不得违反社会公共利益的基本前提，更关键的是，通过侵权作品、违禁作品、侵权改进发明、自动麻将机进行类比也值得推敲。

首先，著作权的产生因遵循《伯尔尼公约》规定的自动产生原则，与工业产权的产生途径不同，关于违禁作品的救济规则，并不能套用到商标法和专利法。相反，商标权和专利权的产生均由国家授权，如果审查机关已然发现了商标使用行为违反法律禁止性规定、发明创造违反法律，就不能授予该商标权或专利权，否则将导致不良社会后果。“专利权和商标权需要经过专利局和商标局的审查并进行授权或注册，这一过程反映了国家对相关发明创造和商标的态度。如果内容违法的发明创造或商标能够被授予专利权或被注册为商标，尽管根据知识产权只有禁止权而无自用权的基本原理，专利权人或商标权人只能禁止他人使用专利或注册商标，而不能自行使用，但这种授权或注册会使公众认为国家认可该发明创造或商标的内容，从而造成是非观的混乱。对于专利权而言，除国防专利之外的专利必须公开，如果发明创造的内容违反法律、社会公德或者妨害公共利益，这种公开还可能导致不良的社会后果”。11我国现行《专利审查指南》明确指出，根据《专利法》第五条第一款不授予专利权的发明创造，包括违反法律的发明创造，“其中法律，是指由全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会依照立法程序制定和颁布的法律。它不包括行政法规和规章。发明创造与法律相违背的，不能被授予专利权。例如，用于赌博的设备、机器或工具；吸毒的器具；伪造国家货币、票据、公文、证件、印章、文物的设备等属于违反法律的发明创造，不能被授予专利权。发明创造并没有违反法律，但是由于其被滥用而违反法律的，则不属此列。例如，用于医疗的各种毒药、麻醉品、镇静剂、兴奋剂和用于娱乐的棋牌等。”12自动麻将机和赌博机的区别恰好在于，前者并不为法律法规所禁止，后者则一直为法律法规所严禁，既有司法解释和大量刑事判决书可资证明；前者属于“发明创造并没有违反法律，但是由于其被滥用而违反法律的”情形，可以被授予专利权；后者却属于“用于赌博的设备”，不能被授予专利权。

其次，关于民事不法与刑事不法的差异以及公法和私法的关系问题。民事不法和刑事不法性质迥异，前者通常仅损害特定私人权益，后者则危害社会公共利益。商标无效事由之绝对事由和相对事由的划分足以说明商标法立法者亦认为危害社会公共利益的不法性质远严重于侵害特定私人权益的不法，并将这一理念贯彻至具体规范，因而才有了绝对事由之商标无效不受时间限制、任何人可提出的规定。

商标法并非独立于法律体系之外的法。刑法等公法在民事法律体系中发挥着法律行为效力控制的角色。“刑法在根本上与其说是一种特别的法律，还不如说是其他一切法律的制裁”。13刑法在整个法体系中的地位和性质要求立法者只能将威胁到最低限度秩序的行为予以定罪处罚，反过来说，构成犯罪的行为已然破坏了社会运行所需要的最低限度的秩序，而最低限度的社会秩序是社会运行所必须的，也是正义价值的要素之一。因此相比于商标法，刑法的目的才是法秩序的整体目的，商标法的目的必须服从刑法的目的。14比如刑法禁止杀人，民法当然不可能承认黑道杀人合同的效力。

五、关于产业生存和发展

“215文”认为，如果将使用在本身具有合法、正常功能但该功能被滥用的商品或者服务上的商标获得的影响，等同于使用在本身违法的商品或者服务上的商标获得的影响，并因此而让相同近似商标在相同类似商品或者服务上获得注册，不但如上所述将放任相关公众混淆因而严重损害相关公众利益，而且将造成相关行业难以生存的极端后果，这样的后果很可能成为法院判决“不可承受之重”。“比如，遍布大街小巷的游戏机几乎都具有合法、正常的退分、退币、退彩票等娱乐、游戏功能，几乎所有带孩子去玩过的父母都知道，但该功能常常被游戏厅或者游戏玩家滥用为赌博工具。对此，法院如果不加区分，几乎所有游戏厅都要关门，上游从事游戏机生产和游戏开发的企业也很有可能面临困境”。

笔者认为，上述论证过程有偷换概念之嫌，对于产业的实际认知也存在一定的偏差。首先，笔者赞同其提出的不能将“使用在本身具有合法、正常功能但该功能被滥用的商品或者服务上的商标获得的影响，等同于使用在本身违法的商品或者服务上的商标获得的影响”的观点。例如，扑克牌商标使用者因销售一款质优价廉的扑克牌积累的商标影响力，自不因社会上他人与其无关的使用其扑克牌进行聚众赌博的行为而受到否定性评价。15然而，“带有退分退币功能的游戏机”并非普通扑克牌或游戏机，其生产或销售行为已经由司法解释明确涵摄为我国刑法规定的非法开设赌场罪或者非法经营罪16，大量刑事判决也已经明确认定其属于赌博机17，因此在其之上使用的商标并非“本身具有合法、正常功能但该功能被滥用的商品或者服务上的商标”，而是“在违禁品上使用的商标”。从主观上看，在国家长期以来对具有退币退分等赌博功能的电子游戏设施设备或者其专用软件采取严厉禁止的态度并一以贯之、非法经营者将退分退币功能的游戏机用于开设赌场这种现象已为大量新闻媒体曝光的背景下，作为专业的“具有退分退币功能的游戏机”的生产和销售者，并且在广告中将退币、以小博大等赌博功能作为重要卖点进行宣传，则可以推定存在主观上的故意，即明知他人将该机器用于赌博，仍然进行生产和销售，因而这种机器造出来目的上就是为了他人赌博之需，故不能用“菜刀”来类比，而已经属于“假币制造工具”，无论何种场合、无论何人购买和使用，生产和销售该物品的行为本身都是违禁行为。

其次，关于市场上的游戏机究竟是不是普遍含有“合法、正常的退分、退币、退彩票等娱乐、游戏功能”。从应然层面来看，游戏游艺机在我国采取严格的市场准入制，只有经过文化部进行审核并颁布进入《游戏游艺机市场拟准入机型名录》的才能进入市场销售。18而文化部在审批过程中，“不带有退分退币功能”是游戏机入市的一个重要前提。因为自1996年以来包括公安部、文化部等各主管部门和司法部门不断发文严格禁止带有退分退币功能的游戏机进入市场，最高法、最高检在司法解释中明確规定，具有退分退币功能的游戏机系赌博工具，相关生产销售行为情节严重者构成非法经营罪。19

《文化部、公安部关于进一步加强游戏游艺场所监管促进行业健康发展的通知》（文市发〔2015〕16号）第三条规定20，需将普通游戏机上的“专用的游戏代币、彩票及游戏过程中用于继续游戏的累计积分”与赌博机上具有赌博性质的“退分退币功能”进行区分——前者所说的“专用的游戏代币、彩票、积分“是开始游戏的货币道具，代币只能消耗减少（不可能增加），玩家通过游戏获得彩票兑换小玩偶；而后者所说的“退分退币功能”是赌博机的核心功能，指玩家投入游戏代币，能通过游戏赢取更多游戏代币，经由“退分退币功能”返还给用户游戏代币，结合以小博大等设置激发玩家期望赢取更多的游戏代币，使其深陷其中。21

从实然层面看，大型商场里面放置的游戏机一般都贴有文化部审批通过的许可证，并且只有单向投入的代币或退出的少量可供换取小礼品的彩票，而非退分退币。认为“遍布大街小巷的游戏机几乎都具有合法、正常的退分、退币、退彩票等娱乐、游戏功能”显然是对于商业实际缺乏了解的表现，要么其记忆还停留在90年代初期，当时国外大型捕鱼类街机涌入我国，不法商家利用高科技将赌博功能（即退分退币功能）暗藏在捕鱼游戏机的芯片中，甚至采用将赌博机混在合法游戏机中放置的方式，给公安、工商执法增加难度，导致国家对于赌博工具的执法落后于社会实际，形成了所谓的“到处都是退分退币游戏机”的印象。而今，随着1996年以来国家持续不断地打击和监管，这种现象已大幅改观；要么就是作者对于市场中的游戏机缺乏必要的实地甄别，想当然地将退彩票当成了退分退币。更何况，退一万步讲，即便在执法不力的地区仍就泛滥着这种游戏机，那么也不可否认，泛滥不代表合法。

国家对赌博机生产和销售行为的打击，恰恰是对合法游戏厂商乃至整个行业的有力支持，更是对积极向上的社会风气的正向引导。只有坚决依法打击利用游戏机赌博等违法犯罪活动，才能促进游戏游艺行业健康有序发展，保障人民群众健康的文化娱乐环境。22

六、代结语

应当看到，防止混淆只是商标法的手段，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护市场竞争秩序的良性发展，才是商标法终极的目标。23在先使用人在违禁品上使用的具有“一定影响”的标识，是其违反法律禁止性规定而从事不正当竞争的工具，无论是出于法律体系内部的有机协调还是遵循“任何人不得因其不法行为而获利”的古老原则，都不应具有能够阻碍他人申请注册商标的效力。

发稿之前，笔者注意到“215文”作者又在5月11日发表了一篇题为《在先使用且有“一定影响”的商标对他人商标注册申请的阻却作用》24的文章（简称“511文”），将在先使用且有一定影响的商标分为两种情形，一种是在先使用并且导致相关公众正面评价和产生了良好声誉的商标，另一种是在先使用但导致相关公众负面评价和产生了污名恶名的商标。该文认为，前者阻却在后商标申请的法律依据是《商标法》第三十二条后半句；后者阻却在后商标申请的法律依据则是《商标法》第十条第一款第八项。“511文”实际上已经修正了“215文”关于“不管商标使用在何种商品或者服务上，也不管产生的影响是积极影响、良好声誉还是消极影响、污名恶名，一律承认该商标在相同类似范围内阻却竞争者不正当抢注和使用的排他效力”的观点，从而与笔者的看法更为接近了，即现行《商标法》第三十二条后半句规定的“一定影响”不包括消极影响和负面影响。至于“511文”提出的污名商标应认定具有《商标法》第十条一款八项的“不良影响”，从而任何人都不能注册，对此，笔者认为，这个观点要辩证地加以分析：如果一个标识已经与违禁品形成了固定联系，已经成为了某种不良联想的代名词——消费者一看到该标识就有极其负面和消极的联系，无论是因为标识本身引起的还是因为与标识相关联的违禁商品或服务引起的，当然都应当适用第十条一款八项的规定，对该商标在同类或类似商品上的申请予以驳回的；但是，基于“不良影响”因素因时因地处于动态变化过程，如果在申请商标时该“不良影响”因素已经不存在，例如在先申请人早已不使用该标识，或者通过在后申请人的合法使用使得该标识不再是某种不良联想的代名词，那么不应影响在后商标的申请，更不应跨类影响在后商标的申请，这一点，从最高人民法院的司法解释来看，是无需争议的。25从这个角度看，探讨在先使用商标使用的商品或者服务是否违反法律禁止或者限制性规定以及在此基础上探讨该在先使用商标获得的影响是积极影响还是消极影响，对于《商标法》第三十二条后半句的正确适用无疑具有相当重要的意义！