涉外商标保护之商标检索的意义和现状

杜燕霞

在国外进行商标注册，是否需要提前进行检索？不少企业都有这样的困惑。首先，在國外进行检索的成本很高，国外律师的检索费，同提交一件商标注册申请的代理费不相上下。其次，对于企业的核心商标而言，哪怕检索出在先商标，企业也必须将其进行申请，这也导致许多企业认为商标检索的意义不大。于是，不少企业选择了直接提交注册申请，等待官方的审查结果。既然如此，涉外商标检索是否真的还有必要进行？

商标检索在于评估商标注册和使用风险

在讨论检索的意义前，首先要明确什么是商标检索。商标检索，通常也称为商标查询，是指在商标注册申请前，对商标注册和使用进行的可行性评估。有过商标注册经历的企业都明白，商标是有门槛的，需要满足显著性、区分性（足以与其他在先商标区分开来，排除致使其来源混淆的可能性）等要求，因此在选择某个标识作为商标之前，需要对其是否满足商标基本要求、能否注册成功、可否投放市场进行评估。这一评估过程，便是商标检索。

既然商标检索的目的在于评估商标注册和使用的可行性，商标检索结果所揭示的，就是商标注册和使用的风险，即商标注册不能的风险和使用不能的风险。从字面上讲，注册不能的风险是指商标存在驳回风险、异议风险等，可能致使商标无法成功注册。使用不能的风险是指商标无法投入使用，或者一旦使用则存在侵犯他人合法权利的风险。

在法律上，由于不同国家对商标注册要件进行了不同的规定，因此注册风险在不同国家体现出不同特征。例如，在中国、日本、韩国等有在先权利审查的国家，审查员有权引证在先商标来驳回在后申请，那么商标注册风险既可能来自商标显著性问题，又可能来自在先注册/申请商标的障碍。而在欧盟以及欧盟多数成员国内，审查员不会依职权进行在先权利审查，商标若通过绝对理由审查，且公告期内无人异议的，便可以核准注册。因此，在这些国家中，注册风险来自于商标的显著性要求和第三方的异议。第三方是否会提出异议，则与该企业的市场经营情况、商标使用现状以及商标保护策略密切相关。整体而言，由于不少商标是防御注册的，或者并未投入使用的，因此商标异议成功的可能性是远低于审查员驳回的可能性的。

同样的，商标使用风险也因为各国法律制度的不同而有较大差异。例如，在美国、加拿大等商标权源于使用的国家，哪怕使用注册商标，也可能会侵犯他人未注册的、因在先使用而产生的商标权。

商标检索的必要性和意义

由于各国的商标法律制度直接决定了商标注册和使用的风险，风险评估就需要结合各国现行的商标法律制度来进行。商标检索的对象和范围是有所差异的，换句话说，不同法律制度下，商标风险的来源是不同的。因此，用国内标准或者同一标准去判断商标在不同国家不同法律制度下的风险，显然是不合理的。

风险管理是企业管理中的一个非常重要的课题。企业是否可以承受不进行商标检索的风险？回答这个问题，需要先看看不进行商标检索可能带来的后果。首先，商标注册不能的不利后果，是企业投入了时间和费用，最终未能成功注册商标。不同企业在经济上的承受力不同，对这类不利后果的承受力也不同。其次，商标使用不能的不利后果，是商标虽得以注册，但不能使用，或者一旦使用即侵犯他人权利。商标侵权责任中，除了停止使用外，还有消除影响、赔偿损失等，不仅会对企业造成经济损失，还将破坏企业经过长期努力而精心积累的商誉。无论对于何种规模的企业而言，不进行商标检索可能带来的后果都是不容忽视的。

虽然，不同企业对于风险的承受能力有较大差异，但从企业经营决策的角度而言，每件商标的选择、设计、启用都是资源投入，也都是创意者的宝贵劳动成果。商标顺利注册，是企业有序经营的有力保障。此外，避免侵权、避免资源闲置和浪费，也属于企业良性经营的诉求。因此，对于企业而言，商标申请前进行商标检索的必要性不言而喻。

其实，商标检索除了可以排查注册不能和使用不能的风险，还有一些很重要但却常被忽视的作用。例如，商标检索报告可以证明在后商标注册人的主观善意，因为检索行为可以证明其对他人的在先商标尽到了必要的注意义务，特别是在没有相对理由审查的国家中，此意义尤为重要。此外，商标检索还可以使得申请人在尽早遇到注册/使用障碍后获得解决问题的先机。特别是在巴西、委内瑞拉等审查周期非常长的国家，如果商标申请人在申请后2-3年才发现有在先商标，就需要花费更长的时间来清除权利障碍，而这些在先商标可能已经超出了可以提起争议的时间限制。

事实上，目前正有越来越多的企业重视起商标检索，企业进行商标检索的比例正在逐年提升。以笔者公司代理的案件来看，2015年查询比例是11.3%，2016年为12.5%，2017年已经提升至15%。在商标注册前进行检索，已成为企业申请商标过程中的一种趋势。

降低商标检索费用的办法

如前所述，商标检索的意义重大，企业在申请涉外商标注册前有必要先进行商标检索。面对国外较高的商标检索费用，有没有可以有效降低检索成本的办法？

商标检索成本分为两部分，一部分是数据库的使用费用，另一部分是律师或代理人因提供法律意见收取的费用。

一方面，目前不少国家和国际性组织正致力于降低数据库的使用费用。例如，世界知识产权组织国际局开发的http：//www.wipo.int/branddb/en和欧洲知识产权组织开发的https：//www.tmdn.org/tmview/welcome，都旨在通过汇总各国数据库来提供“一站式”查询服务，这些免费开放的数据库已经逐渐降低了数据库的使用成本。

另一方面，随着竞争压力增大，各国代理律师和代理人的服务费用也在逐步压缩，专业且收费合理的法律服务已经流行开来。

商标检索的重要性日益凸显，笔者相信，越来越多的中国企业会积极使用这一利器，为民族品牌的振兴铺平道路。