美国商标的使用证据要求、审查趋势、潜在风险及应对策略

薛友飞

根据国际知名知识产权数据提供商科睿唯安发布的最新研究报告《中国品牌走向世界》，自2014年以来，美国已成为中国品牌的主要市场，中国大陆主体在美国提交的商标申请量从2014年的6200余件到2017年的超过5万件，整体成指数增长。2017年，中国国内申请人在美国的申请量占美国全年申请量约11%。但是，在这样高速增长的申请量背后却隐藏着潜在的风险。美国商标法律制度与中国商标法律制度存在较大差异，特别是美国商标权的取得是以商标使用为前提条件，因此，准确理解美国商标法对商标使用的要求对国内申请人来说就非常重要。本文将通过对现阶段美国专利商标局对商标使用证据的要求及审查趋势进行分析，指出企业在美国注册使用商标过程中的潜在风险，并提出相应的规避建议，希望对国内企业有所帮助。

美国商标的使用证据要求

美国商标法非常注重商标的实际使用，采用“使用在先”原则来确定商标权的归属。虽然美国也设置了商标注册制度，但是商标权本身仍然来源于商标的实际使用，注册仅是通过行政途径对业已形成的商标权办理法定的确权手续。美国商标法对商标的使用不仅体现在商标的申请注册阶段，同时也体现在商标注册后的持续维护阶段。

（一）申请注册阶段

美国商标注册申请方式主要包含单国注册和马德里商标国际注册。单国注册是指申请人直接向美国专利商标局（USPTO）提交注册申请。此外，美国也是《商标国际注册马德里协定有关议定书》的缔约方，申请人还可以通过提交马德里商标国际注册申请领土延伸至美国。美国单国商标注册的方式相对比较复杂，可以基于多种基础提交，各种基础对商标的使用要求也有差异：

1.基于实际使用提交申请（1A）：实际使用是指申请人在提交美国商标注册申请时已经在美国将商标投入使用，需要在提交商标注册申请的同时一并提交使用证据。

2.基于意向使用提交申请（1B）：意向使用是指申请人在提交美国商标注册申请时还尚未在美国将商标投入使用，但是申请人有将商标投入使用的真诚意图。

以意向使用为基础提交的注册申请，在商标审查通过后美国专利商标局会将商标予以公告，若在公告期内无人异议或异议不成立，则美国专利商标局会在公告期结束后下发核准通知书，要求申请人自通知日起六个月内提交使用证据。若申请人在规定的期限内仍然无法提供使用证据，可以申请延期，每次可以延期六个月，理论上来说最多可以延期五次，但是每次延期均会产生一定的费用，且越往后延期的难度越大。若申请人未在规定期限内提交使用证据或办理延期，则美国专利商标局将视为申请人放弃该商标注册申请。

3.基于国内注册基础提交申请（44E）：基于国内注册基础指的是申请人打算在美国申请的商标在国内已经核准注册，需要在提交美国注册申请时一并提交国内商标注册证。

4.基于国内申请基础提交申请（44D）：基于国内申请基础指的是申请人打算在美国申请的商标在国内已经提交注册申请，在国内商标申请日起六个月内依据《巴黎公约》的规定提交美国商标注册申请，并要求国内申请的优先权。基于这种基础提交的美国注册申请，后期仍然需要提交商标在国内的注册证。

虽然基于国内注册或申请基础提交美国申请不需要提交在美国实际使用的证据，但是仍然需要满足一个非常重要的前提条件：申请人有将商标在美国付诸实际使用的真诚意图。

（二）注册后维持阶段

虽然美国商标注册申请可以采用单国注册和马德里国际注册两种途径提交，并且单国注册还可基于四种基础提交，但是，无论采取何种方式提交，在商标注册以后均需要按照美国商标法的规定在注册日起5-6年内以及注册后每十年向美国专利商标局提交使用证据，否则商标将被美国专利商标局撤销。

由此可见，美国商标法对商标实际使用的要求非常高，需要提交使用证据的次数也比较多，贯穿商标的整个生命周期。

美国商标的使用风险

就笔者所了解，许多中国企业在美国申请注册商标时以及注册商标后，都没有将商标在美国进行实际使用，也没有进行实际使用的意图，这造成了非常大的潜在风险。下面笔者便通过两个实际案例来了解其中的风险。

案例一 “CAPTAIN RUSSELL CUBA LIBRE”商標异议案，美国商标审理与上诉委员会认为申请人提交注册申请时没有真实使用商标的意图

2011年7月，Captain Russell Corp.（简称“CR公司”）以意向使用为基础提交了“CAPTAIN RUSSELL CUBA LIBRE”商标的注册申请；2011年10月，该商标初审公告。在公告期间，Diageo North America， Inc.（简称“DNA公司”）提出异议申请，其中的一条异议理由为CR公司没有将该商标投入实际使用的意图。在证据交换环节中，CR公司承认其是一家初创的公司，无法提供任何关于经费预算、市场调研、广告推广计划、资金来源、营销渠道等方面的证据材料，没有将商标进行使用的真诚意图。据此，美国商标审理与上诉委员会支持了异议人的主张。

案例二 “NEUROVASX”商标撤销案，美国商标审理与上诉委员会以“欺骗性”为由撤销商标注册

1997年，Neuro Vasx公司（简称“NV公司”）以意向使用基础提交了 “NEUROVASX”商标的注册申请，注册保护的商品为“医疗设备，即神经支架和导管”。商标初审公告后，NV公司于2000年向美国专利商标局提交了使用证据及使用宣誓，声明申请人已经在商业中将该商标使用在了指定保护的全部商品上。2002年，Medinol公司对该商标提出了撤销申请，其中的一条理由是NV公司在向美国专利商标局提交使用声明时，并没有将该商标使用在商品“神经支架”上。NV公司在答辩中承认其未将该商标使用在商品“神经支架”上的事实，并且主动要求撤销该商标注册在商品“神经支架”上的权利，仅保留在“神经导管”上的商标权利。美国商标审理与上诉委员会认为，NV公司在提交使用宣誓时，明知其商标仅使用在“神经导管”上而未删除“神经支架”商品，违背了其所递交的宣誓，属于实质性虚假陈述，构成欺骗行为。据此，美国商标审理与上诉委员会裁定撤销“NEUROVASX”商标在全部商品上的注册。

从以上两个案例可以看出，美国专利商标局对商标实际使用证据的要求非常高，要求申请人就商标注册的全部商品有使用的意图或者已经在美国进行实际使用，否则商标被他人异议或撤销掉的风险较高。

美国商标使用证据的审查趋势

2012年，为了评估了解美国注册商标的使用情况，美国专利商标局制定了“注册商标使用证据试点计划”，在2012至2014年期间开展调研工作。通常情况下，美国专利商标局要求商标注册人在提交使用宣誓书时，就每个类别的商品提供一份使用证据即可。在该试点项目中，美国专利商标局随机选出500件到期需要提供使用宣誓书的注册商标，要求这些商标注册人就每个类别上的其他商品再额外提供使用证据。

2015年，美国专利商标局公布了该试点项目的结果报告。该报告显示：在上述选定的500件注册商标中，共有253件（约51%）存在无法提供使用证据的问题，大量商标指定保护了超出实际使用范围的商品。美国专利商标局随后考虑制定加强美国商标使用证据审查工作的措施，保证美国商标注册簿的严肃性和准确性，并且广泛征求社会意见。

2017年，美国专利商标局实施了进一步加强商标使用证据审查工作的措施，对到期需要提供使用宣誓书的注册商标，随机抽取其中的约10%，要求这些商标的注册人就每个类别上的商品再额外提供使用证据，将注册商标的使用证据抽查工作常态化。

2018年，美国专利商标局又公布实施了“商标使用证据邮件举报的试点项目”，如果第三方有证据能够证明某件商标申请提交的使用证据涉嫌造假，可以向美国专利商标局专门建立的邮箱发送举报邮件。

从美国专利商标局近些年来的这一系列举动可以看出，美国专利商标局已经充分意识到其商标注册簿中存在“腐木”商标的情况，并已经采取措施严格控制商标使用证据的问题，其对商标使用证据的审查趋势越来越严格。自2014年以来，美国已成为中国品牌注册保护的主要目的地，这也引起了美国专利商标局的重点关注。不得不怀疑，如此大的商标申请量的背后，到底有多少商标在美国进行了实际使用？就笔者所知，许多国内申请人在注册美国商标时提交虚假使用证据，许多商标的使用证据涉嫌通过制图软件处理生成，也有一些申请人为了应付美国专利商标局的审查而临时粗制滥造一些使用证据，这类现象或许已经给美国专利商标局留下了中国申请人容易造假的负面印象。

美国商标的注册使用策略

为了规避商标在美国注册使用时不必要的风险，笔者有必要探讨造成以上现象的原因以及制定相应的应对策略。

首先，美国商标注册保护采用“使用在先”原则，强调商标的实际使用，谁先使用谁就拥有商标权利，且注册后也必须在相应法定时限内主动提交使用证据，商标权的确立和维持均依赖于商标的实际使用。而中国商标注册保护主要采用“申请在先”原则，谁先申请谁就拥有商标权利，商标权的确立并不以实际使用为前提条件，仅需在商标注册后通过实际使用维持商标权的有效性，且还采用“不告不理”原则。美国和中国的商标保护策略存在实质性差异，国内申请人不能将国内商标的保护策略生搬硬套到美国商标保护上，这就要求国内申请人在进行海外商标注册的时候，应更加熟悉目标国家的商标法律法规及实践要求。

其次，由于中国商标权的确立并不以实际使用为前提条件，在申请注册商标选择商品时就可以隨意扩大商品范围，甚至通过全群组全类别进行无死角的全覆盖式保护，只要尽早提交注册申请就能占据商标权，这种方式在国内还是非常管用的。因此，许多国内申请人在注册美国商标时也希望通过这种方式注册商标，殊不知因美国商标保护制度与中国商标保护制度的根本差异，国内这套在美国根本就行不通。美国商标保护要求对商标拟注册保护的每一项商品都进行实际使用，如果有任何一项商品未涉及使用但是申请人却向商标局宣誓声明在全部商品上均已实际使用，就存在提交虚假声明的嫌疑，注册商标就随时存在失效的风险。在美国，申请人不用过于担心商标抢注但不使用的行为，因为这种商标是相对容易被异议掉或撤销掉的。企业在申请注册美国商标选择商品时，建议就确实需要在美国使用的商品进行申请注册，不要盲目扩大商品范围。

最后，申请人在提交使用证据时，虽然只需提交在部分商品上的证据即可，但其需要宣誓声明自己已经在商标注册保护的全部商品上使用了商标。企业在实际经营的过程中，可能会根据市场情况调整销售产品业务范围，如果企业已决定不再生产销售某部分商品，建议在提交使用证据时主动删除这部分不再投入实际使用的商品，否则将可能构成提交虚假声明的嫌疑，给他人撤销留下把柄。当然，若企业日后又需要再在这部分商品上进行使用，则可以就这部分商品重新提交注册申请。

总而言之，美国商标保护制度与中国商标保护制度存在明显差异，深刻理解美国商标法对商标实际使用的规定内涵，对企业在美国注册使用商标具有非常重要的意义，有助于企业规避其中不必要的风险，有效维护自己的商标权。唯有如此，企业才能在海外市场上走得更远。