关于参数特征限定的产品权利要求新颖性的一点思考

陈力　何之贤

摘要：参数特征限定的产品权利要求的新颖性判断一直都是专利审查过程中面临的一个难题。《专利审查指南》中对于参数特征限定的产品权利要求的新颖性给出了原则推定不具有新颖性。审查实践中，对比文件未公开参数特征，无法进行直接比较，同时对某一参数的影响因素很多，无法达到逻辑必然性。根据参数特征与技术问题之间的关系，将参数分为技术手段参数与发明目标参数，从基础事实和推定事实之间的联系，考虑核心技术手段对于参数的影响。

关键词：参数特征;产品权利要求;对比文件;核心技术手段

中图分类号：D923.42

文献标识码：A

DOI： 10.15913/j.cnki.kjycx.2019.10.043

1 引言

采用参数特征限定产品的撰写方式越来越受到申请人的推崇，然而参数特征限定的产品权利要求一直是审查的难点，这是由于现有技术中一般来说并没有记载这些参数，根据该参数从整体上判定发明对现有技术的贡献时，与现有技术的对比相对困难，对审查员站位本领域技术人员的能力要求更高。

《专利审查指南》第二部分第二章3.2.2节从清楚的角度对参数特征限定的产品权利要求的撰写作出规定：“产品权利要求通常应用產品的结构特征来表征，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时，允许借用物理或化学参数表征”。由此可见，中国专利指南中规定了产品权利要求，参数特征的表征方式是在结构表征方式之后的表征方式。但是在其他局，如《日本审查基准》中规定产品权利要求可以采用结构、作用、功能、性质、特性、方法、用途以及其他各种方式进行表征;美国《专利审查程序手册》中也未对产品权利要求表征方式的优先顺序进行规定。日本、美国审查指南并未规定优先顺序也是来自日本、美国的申请优先采用参数特征限定产品权利要求的原因之一。

2 参数限定的产品权利要求的审查和分类

对于参数特征限定的产品权利要求的审查，《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.5节规定：“对于这类权利要求，应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有特定结构和/或组成。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性;相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同”。

《专利审查指南》第二部分第十章第5.3节规定：“如果根据所记载的参数对由该参数表征的产品与对比文件公开的产品进行比较，不能确定该参数表征的产品与对比文件产品的区别时，则推定该产品不具备新颖性”。

从上述规定看，推定方式是审查参数特征限定的产品权利要求的一个原则。采用这种方式一方面是由于对比文件未公开参数特征，无法进行直接比较;另一方面是在科学上对某一参数的影响因素很多，无法达到逻辑必然性条件。在化学领域，推定新颖性经常采用的方法有对比文件公开了除参数以外的其他结构和/或组成、对比文件公开了相似或相同的方法。采用上述两种方法进行推定时，从技术角度考虑，仅满足上述条件（基础事实）推定产品具有权利要求中限定的参数并不能满足高度概然性的原则，满足上述条件后获得权利要求限定的参数的概率不可知。当然按照指南的规定，这种处理方式仅是将举证责任转移至申请人一方并无过错，但从效率角度来讲相对较低。

根据参数特征与解决的技术问题之间的关系，将参数特征分为技术手段参数与发明目标参数。举个例子，一件发明申请，其期望解决的技术问题是提高聚丙烯的透明度，获得一种透明度高的无规聚丙烯薄膜，发明人发现控制薄膜中晶粒的数量可以获得高透明性的薄膜。申请人在撰写权利要求时有两种撰写方式：①一种薄膜，包括无规聚丙烯，薄膜透明度大于95%;②一种薄膜，包括无规聚丙烯，薄膜中小于100 nm的晶粒控制在每平方厘米10个以下。

对于前者，如现有技术中公开了一种无规聚丙烯薄膜，未公开透明度，采用三步法评述该权利要求，会发现确定的区别特征是薄膜透明度大于95%，区别特征取得的技术效果是薄膜透明度大于95%，根据区别特征确定的发明实际解决的技术问题是提高薄膜的透明度。前者的参数限定就是发明目标参数，其限定的参数就是所要解决的技术问题。而后者限定的参数小于100 nm的晶粒控制在每平方厘米10个是技术手段参数，该参数与所要解决的技术问题提高透明度并不等同。

3 案例介绍

下面结合几个具体案例对上述两类参数特征限定的产品权利要求新颖性推定中需要考虑的方面进行探讨。

案例1的权利要求1：保护金属/树脂复合结构体，其由金属构件与树脂构件接合而形成，其中，在所述金属构件与所述树脂构件的接合表面，具有如下特性的凹凸形状，轮廓曲线要素的平均长度大于150 μm、小于1 500μm，最大高度粗糙度170 nm< Rz< 800 nm;或轮廓曲线要素的平均长度大于100 nm、小于10 000 nm，最大高度粗糙度100 nm

案例2的权利要求1：-种组合物，其包含低密度聚乙烯和茂金属催化线型低密度聚乙烯，其中当作为熔融树脂挤出时，所述组合物显示颈缩值大约等于单独使用所述LDPE时观察到的颈缩值或增加了单独使用所述LDPE时观察到的颈缩值的大约l0%以下。其要解决的技术问题是使LDPE、LLDPE混合物加工性能类似于LDPE。现有技术中LDPE与LLDPE混合物是挤压涂覆领域的常规配料，LDPE加工性能好，LLDPE热封性能好。审查员未检索到权利要求1限定的参数，仅检索到含有LDPE和mLLDPE的对比文件，由于对比文件1公开了除参数以外的其他特征，即具有相同的组成，因此推定权利要求1中的产品与对比文件1公开的产品区分不开，权利要求1不具备新颖性。考虑到权利要求1中也未限定含量，因此采用推定的方式推定权利要求1不具备新颖性并没有错误。但是通过对现有技术的检索，发现LLDPE的添加会显著提高颈缩值。因此，从概率上讲，虽然权利要求1中混合物与对比文件中LDPE、LLDPE混合物区分不开，但对比文件1中产品的参数也会以较小概率落人权利要求1限定的范围内，并不能满足高度概然性的要求，申请人不认同，审查和沟通效率较低。

案例3的权利要求1：一种热成型制品，其包含取代的亚苯基芳族二酯的丙烯均聚物，所述热成型制品具有的雾度值为l% - 10%，其根据ASTMD1003测得。本发明所要解决的技术问题是获得一种低雾度的丙烯均聚物，申请人因此把雾度值限定到权利要求中，该参数就是发明目标参数。为获得低雾度值的聚丙烯，其采用含有取代的亚苯基芳族二酯的催化剂，采用这种独特催化剂聚合的丙烯具有较低的雾度值。审查员检索到了一篇对比文件，其采用的聚合方法中也含有取代的亚苯基芳族二酯。基于对比文件已经公开了得到该雾度值热成型制品的核心手段，推定了权利要求1相对于对比文件不具备新颖性。对比文件公开了达到该参数的核心手段，其他一些参数也会影响该参数，但是该推定是建立在核心手段被公开的基础上，更具有说服力。

比较案例2与案例3，两者限定的参数均是发明目标参数，检索到的对比文件均是含有参数以外的其他特征，因此推定不具备新颖性。案例2中的其他组成特征是本领域中的常规组合，与其限定的参数之间并无必然联系;而案例3中的组成特征是发明构思的核心特征，与参数限定有着密切联系，是本发明能够达到该参数的直接贡献者，采用含有核心特征的产品推定权利要求不具备新颖性更具备说服力。对比案例1和案例3，均采用方法相似推定产品不具备新颖性，但案例1的参数是技术手段参数，该参数是解决其技术问题的手段，其采用的方法并不是解决其技术问题的手段。因此，案例1中的推定未抓住核心手段。案例3的參数是目标参数，核心手段是聚丙烯包含取代的亚苯基芳族二酯，根据核心手段相同推定参数相同是合理的。

4 小结

对于参数特征限定的产品权利要求，要考虑参数特征与解决的技术问题之间的联系，根据参数特征与解决的技术问题之间的关系，将参数特征分为技术手段参数与发明目标参数更有利于审查中对于推定新颖性的准备把握。对于技术手段参数限定的产品权利要求，如果该技术手段参数与技术问题紧密相关且能体现发明构思，一般来说需要检索到该技术手段参数的对比文件才有效。对于目标参数限定的产品权利要求，其目标参数如果不能体现其发明构思，并不一定非要检索该参数，可以通过理解说明书的内容，根据其构思即其采用的关键手段进行检索推定，并比较参数特征与关键手段中各项因素之间的关系，再判断是否可以推定新颖性。