浅析禁止重复授权在实际审查过程中的问题

张俊锋

摘 要：本文从专利法第九条第一款“禁止重复授权原则”的法律立意出发，分析了我国现行的禁止重复授权原则在审查实践中仍可能遇到的问题，结合实际案例，对现阶段涉及重复授权的现象进行研究分析，并提出处理建议，为进一步完善禁止重复授权原则提供参考。

1. 前言

“禁止重复授权”是我国专利制度的一项基本原则，对于同日的申请，专利法中规定了禁止重复授权的例外情况：“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。这一修改对同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的情形做出了严格的规定。但在实际审查过程中，这些审查规定仍有完善的空间。

2. 问题的提出

在实际审查过程中可能遇到难以判断是否为重复授权的情形，例如针对同一申请人所涉及的一件专利申请和一项专利权的处理过程中，可能遇到两种情况：第一种是同一申请人先提交实用新型，而后就同样的发明创造又提交发明专利申请，那么审查员在进行专利审查时，可以将实用新型作为抵触申请来评述发明专利的新颖性;第二种是同一申请人先提交发明专利申请，而后就同样的发明创造又提交实用新型，由于实用新型不进行实质审查，仅经过初审即可授权，因此实用新型授权周期短，可能造成后申请的实用新型已授权，而在先申请的发明申请刚进入实质审查的情形。

第二种情况在现行专利法中并无相应的规定，审查员无法以禁止重复授权为由拒绝对在先的发明专利申请授权，因为这种处理方式违背了先申请原则，通常只能对在先的发明申请授予专利权，但是这会导致发明专利权和实用新型专利同时有效存在，违背了禁止重复授权原则的设立目的;并且，如果审查员对在先的发明申请授予专利权，同一申请人又通常不会主动去无效掉自己的实用新型，从而可能导致发明专利权和实用新型专利同时长期有效存在。笔者在审查过程经常会遇到第二种难以处理的情况，以下将通过实际案例进行分析。

3. 案例分析

3.1 案例一

申请号为2015101578189的专利申请，申请日为2015年4月6日，申请人对同样的发明创造在申请本发明专利的同日申请了实用新型专利，该实用新型专利申请号为2015202005207，但是该实用新型被另一个在后申请的实用新型2015208053401要求作为优先权文本，在先申请的实用新型专利自在后申请提出之日起即视为撤回。在后申请的实用新型2015208053401的申请日为2015年10月14日，于2016年6月22日授权公告，其享有优先权日2015年4月6日。

根据专利审查指南第二部分第三章6.2.2节的规定可知，上述发明专利的装置权利要求所请求保护的技术方案分别与在后的实用新型专利的权利要求所保护的技术方案属于同样的发明创造，不符合专利法第9条第1款关于“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定。并且，该节中还指出“对于同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权”。因此，由于申请日不相同，申请人不能通过放弃实用新型的方式来取得发明授权，因为这两件申请不属于专利审查指南中所规定的“仅指申请日”的同日提交，只能通过修改权利要求或无效实用新型来获得发明专利的授权。

针对这件案子，最后申请人修改了发明专利的保护范围，从而避免了重复授权的问题。但是此种处理方式给申请人带来了困扰，申请人被动修改了装置权利要求，无法获得预期的保护范围，损害申请人的权益。

3.2 案例二

申请号为2016106665756的专利申请，申请日为2016年8月12日，申请人在其发明专利请求书中声明了申请人对同样的发明创造在申请本发明专利的同日申请了实用新型专利，该实用新型专利申请号为2016208792022。由于发明专利申请是优先审查，因此，其实审的审查过程较快，实审审查员在进行实审的过程中，同日实用新型并未获得授权公告。实审审查员在2017年3月15日发出的第三次审查意见通知书中指出权利要求不清楚，并预期该申请具有授权前景，但预期修改后的某些权利要求会与同日申请的实用新型具有相同的保护范围，因此建议申请人修改发明专利申请或放弃实用新型。

申请人答复第三次审查意见通知书时提交修改克服了权利要求不清楚的缺陷，并提交了放弃实用新型的声明。然而，收到该修改文本和放弃专利权声明时，该同日申请的实用新型仍然处于“授权及公告”审查阶段，审查状态为“等年登印费”，初审审查员认为此时本实用新型并未完成授权流程，此时申请人不具备提交放弃实用新型的资格，因此发出了“放弃实用新型声明视为未提出通知书”。因此，实审审查员无法对发明专利做出授权，后续经过与申请人的沟通，申请人在初审审查员发出的授予实用新型专利权通知书规定的办理登记手续期限内未缴纳年登印费，视为放弃取得实用新型专利权的权利。初审审查员于2017年7月21日发出“视为放弃取得专利权通知书”，此后实审审查员于2017年8月7日发出“授予发明专利权通知书”。由上述审查过程可知，由于现行专利法对于此种特殊情况的处理方法并未给出明确的规定，以及初审审查员和实审审查员之间的信息沟通不足，导致从第三次审查意见通知书到授予发明专利权通知书之间耗费了将近五个月的时间，延长了审查周期，拖慢了优先审查的时效性。

4. 思考和建议

由于将相同的发明创造采用同日提交的方式进行申请具有一定的益处，我国申请人选择提交“同日申请”的情况越来越普遍。在我国发明专利申请审查速度大幅提升的背景下，可以预知，与本文案例类似的情况还会不断出现，我国现行的禁止重复授权原则在审查实践中仍可能遇到问题，需要在今后专利审查和司法实践中对现有法规进行进一步的完善和细化。如何避免本文案例类似的情况所导致的申请人无法通过选择性放弃的规定来获取发明专利的授权，笔者建议如下：

（1）申请人建立属于同样的发明创造的关联申请文档，加强同日申请专利案件的信息关联。对专利局发出的针对关联申请的意见通知书，申请人应当随时记录两者的审查状态，保持两者在变更申请人、申请日时一致。

（2）专利审查部门应当完善审查标准，加强对实用新型专利的审查，在实用新型专利审查时也要注意“禁止重复授权原则”的审查，并在不同类型的专利申请间保持审查标准的执行一致，对可能重复授权的实用新型专利申请做出驳回决定。

（3）專利审查部门应当在专利审查系统中加强同日申请专利案件的信息关联，在发明专利审查过程中，查看同日实用新型申请的信息，方便审查员的审查;同时也在实用新型专利审查过程中，能够查看同日发明申请的信息，从改进专利审批系统的角度来实现通过信息关联和共享，解决部分重复授权问题。如此，则可以在审查过程中避免或减少重复授权问题，进而有利于授权专利的稳定性，最终有利于保护专利权人的合法权益，也可以避免后续的无效或者专利纠纷，从而节约审查资源。

上述观点只是笔者在实际审查中遇到的实际问题的思考、分析和总结，仅代表个人看法，如果存在有偏颇和不妥之处，欢迎大家批评指正。