专利申请文件中化合物名称错误的修改

韩雪明乐

国家知识产权局专利局，北京 100088

《专利法》第33条规定“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围……”，在给予申请人修改申请文件的权利的同时也作出了相应的限制。对于修改的限制作为我国专利先申请制度的有力保障，禁止申请人在申请日后通过修改引入新的技术内容从而获得不当得利。

一、对《专利法》第33条的理解

《专利审查指南》明确了原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容；并且明确了审查员对申请人提交的修改文件进行审查时，要严格掌握专利法第33条的规定[1]。目前，我国对于修改不得超范围的判断标准较美国等发达国家和地区要严格得多[2]。在现阶段，严格掌握33条是与我国目前的科技发展水平和专利法运行情况相适应的。虽然近年来我国在尖端技术的掌握和创新方面取得了一定突破，并在一些重要的领域达到了世界先进水平，但是整体的科技水平和创新能力仍然有待提高，需要加快建设创新型国家；并且目前我国的创新主体对于专利制度的理解和运用能力仍然较弱，首先就体现在专利申请的撰写上。通过对于33条的严格掌握从而严格限制申请人对申请文件的在后修改，除了防止申请人获得不当得利之外，还能提高申请人对于原始申请文件的重视，敦促其充分公开技术内容和提高撰写水平，促进专利技术信息的传播和利用，并能严格保护其他主体在公开的技术信息的基础上继续创新进程，具有多重意义。

在审查实践中，修改是否超范围却是容易引起分歧和疑义的。除了各国专利法对在后修改的限制存在差异，申请人和审查员常常对于是否能根据原说明书和权利要求书记载的内容“直接地、毫无疑义地确定”存在分歧。对于化学领域中涉及化合物的申请，在申请文件中的化合物名称均存在错误的情况下，是否允许申请文件中的明显错误的修改应当从两方面进行考虑，既不能让申请人获得不当得利也要确保公开的技术方案清楚并能够实施。

二、案例

申请号201410406538.2

本案涉及一种单壁碳纳米角-空心纳米金复合物及其制备方法。原权利要求1为：

一种单壁碳纳米角-空心纳米金复合物的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

A.将单壁碳纳米角粉末、水和邻苯二甲酸二乙醇二丙烯酸酯以2mg：1.95mL：0.5mg的比例混合，超声使单壁碳纳米角粉末完全溶解，获得单壁碳纳米角溶液；

……

原说明书中还有如下相关记载：“……1%PDDA购自Sigma公司……”

根据审查员指出的“邻苯二甲酸二乙醇二丙烯酸酯”不符合化合物通用命名法规则的缺陷，申请人答复时请求将“邻苯二甲酸二乙醇二丙烯酸酯”(phthalic diglycol diacrylate，缩写PDDA)改为“聚二烯丙基二甲基氯化铵”(poly(diallyl dimethyl ammonium chloride)，缩写也是PDDA)。并陈述了在修改命名错误时发现原申请文件中对PDDA表达错误，原想表达的PDDA为“聚二烯丙基二甲基氯化铵”，却误表达为“邻苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”，还笔误写成了“邻苯二甲酸二乙醇二丙烯酸酯”，要求对权利要求进行修改，并陈述了如下理由：

(1)原说明书记载了“1%PDDA购自Sigma公司”，而从该公司网站对产品的检索证明，该公司只出售“聚二烯丙基二甲基氯化铵”溶液产品，而没有“邻苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”出售；

(2)进一步对比了化工品数据库中记载的二者的性质及其在本申请的技术方案中的作用：“聚二烯丙基二甲基氯化铵”作为一种水溶性表面活性剂，可以增加碳纳米角的亲水性，从而增加碳纳米角在水中的分散性；而“邻苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”本身是一种脂类，几乎不溶于水，达不到上述效果，因此PDDA应代表“聚二烯丙基二甲基氯化铵”。

应当如何考虑申请人陈述的上述意见呢？

对于申请人陈述的理由(1)，其提交的有关PDDA供应商Sigma公司的产品检索结果证明是在申请人陈述上述意见时进行的，并不能证明在本申请的申请日之前Sigma公司没有提供过“邻苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”产品，因此并不能以此为由排除PDDA是指“邻苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”，因此该理由证据不足以被采信。

对于申请人陈述的理由(2)，通过对这两种化学物质进行检索，能够确定其性质存在差别，特别是在水中的溶解度具有相当的差异：“聚二烯丙基二甲基氯化铵”为常用表面活性剂并易溶于水，而“邻苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”不溶于水并常作为合成聚合物的单体使用。在本案的技术方案中，PDDA与水和单壁碳纳米角粉末混合，通过超声获得单壁碳纳米角溶液。本领域技术人员能够理解，在此过程中，PDDA与超声的作用都是为了分散单壁碳纳米角从而形成均一的溶液。由此推定，PDDA能够溶于水并起到表面活性剂的作用；而作为属于脂类的“邻苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”不能溶于水、也起不到表面活性剂的作用并且也无法形成水溶液，不能实现本案的技术方案并达到相应的技术效果。此外，通过进一步检索，并没有发现缩写PDDA用于表示除了“邻苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”和“聚二烯丙基二甲基氯化铵”之外的其他化学物质。

因此，通过对于本申请技术方案中PDDA的应用、结合化学品数据库中的相关记载和本领域技术人员的背景知识，能够判断PDDA应当是指“聚二烯丙基二甲基氯化铵”，从而应当允许申请人对于PDDA的错误表述进行更正修改，并不会使申请人获得不当得利，却避免了公告文本对公众产生误导。

三、启示

由该案例可得如下启示：对于化学领域的专利申请，涉及到具体化合物的名称和缩写时，审查员应当注意核实化合物的名称和缩写是否正确、是否相互对应，化合物的命名是否符合通用的命名规则，以及化合物是否能够实现技术方案并达到相应的技术效果。如果化合物或其缩写存在错误，审查员通过核实和检索能够尽早发现，并指出该缺陷要求申请人进行陈述和修改，能够避免将审查过程复杂化或者延长审查程序。尤其是针对授权案件，审查员应当至少在授权之前指出化合物名称或缩写存在的错误，避免授权后对权利要求保护范围的确定造成不利影响，以及授权文本公告后该错误对于公众对技术方案的理解和利用造成障碍。