中欧新创性评述上的差异所引发的思考

任盈之

国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心，天津 300000

一、前言

专利审查工作中，对于创造性的判断方法以及创造性高度的把握一直是重点和难点[1]，实践中，存在着对创造性法条的立法宗旨理解不深入、对发明构思的把握不准确的问题，使得评判创造性时程序僵化，不能客观评价发明的智慧贡献，中、欧在新创性判断标准上也存在着理解和认识上的差异。笔者试图通过引入一起中、欧结案方向不同的案例，对中、欧关于新创性的评述意见上的差异进行概括、介绍和比较，希望能够带来一些启发。

二、案例简介

中国专利申请号200980116069.8(欧洲同族专利申请号为09154256.3)的发明涉及一种数据同步协议，用于同步客户端设备与服务器之间的数据。在一个方面，同步数据包括接收用于发起同步会话的请求。该请求包括针对一个或多个数据类中的每一者的所提议同步模式，和对所述一个或多个数据类的一个或多个改变。一个或多个状况码被生成，以指示出针对各个数据类的所提议同步模式是否被接受。基于所生成的状况码，针对各个数据类使用所接受的同步模式来选择性地更新与对所述一个或多个数据类的一个或多个改变相关联的一个或多个数据项。经更新的一个或多个数据项在服务器处被选择性地交付(commit)。

权利要求1如下：

一种同步数据的方法，该方法包括：

接收用于发起同步会话的请求，包括并行地接收针对多个数据类中的每一者的单独所提议同步模式，和接收对所述多个数据类的改变；

生成一个或多个状况码，所述状况码指示出针对各个数据类的所提议同步模式是否被接受；

基于所生成的状况码，使用针对各个数据类的所接受同步模式来选择性地并行更新与对所述多个数据类的改变相关联的数据项；以及在服务器处选择性地交付经更新的数据项。

SIPO和EPO在一通中使用了相同的对比文件1(针对权利要求1-9)进行评述。

SIPO的审查员评述权利要求1-9不具备创造性，并在通知书中采用三步法的方式，进行了详细的特征对比，列出了区别技术特征，并论述了上述区别技术特征属于本领域技术人员的常用技术手段。其中，特征对比部分节选如下：

权利要求1请求保护一种同步数据的方法。对比文件1(“Sync Services Programming Guide，2007年10月31日)公开了一种同步服务程序的方法，并具体公开了以下技术特征(参见第13页第1段-第36页最后1段、附图1-2)：混合同步模式(即对应于同步)，客户端请求一个不同的同步模式(即对应于接收用于同步会话的请求)；可能在慢同步、快同步、更新同步等模式中切换，记录变化(即对应于接收单独提议同步模式，接收数据类的改变)，同步处理器为每个客户端选择合适的同步模式，可以从慢同步强制转换为快同步(即对应于指示出针对各个数据类的所提议同步模式是否接受，使用接受同步模式)；更新数据(即对应于在服务器处选择性地交付更新的数据项)。

EPO审查员在一通评述意见中指出，权利要求1不具备新颖性，采用在括号中标注对比文件1相应段落的方式的进行特征对比，对于从属权利要求2-9，EPO审查员进行了简要评述，概括地说不具备新颖性或者创造性。

虽然SIPO和EPO在对比文件1公开的内容和独立权利要求1的特征对比的事实认定不完全相同，但是从发明构思的角度进行新创性评判的立场是一致的，申请人的接收程度也是一致的，在答复一通时进行了基本相同的修改，结合说明书以及从属权利要求的部分内容，将权利要去1中的“请求”限定为具体的“单个消息”，并且消息包括了针对多个数据类中的每一个的单独所提议的同步模式。

SIPO审查员接受了申请人对于创造性的争辩，在一通后授权，而EPO启动了口审程序(oral proceedings)[2]，坚持新创性评述，在经过多次交涉之后，案卷走向视撤。

三、案例评析

首先，对于该案，SIPO和EPO都采用了国际检索报告给出的一个X文献，因此检索上不存在差异，检索对于结案状况的影响不存在。

其次，导致该案在EPO视撤的原因可能有很多种，除了技术上的因素，不排除商业因素。在此，仅考虑技术上可能的因素所造成的结案状况不同：(1)对比文件D1公开的内容和独立权利要求1的特征对比的事实认定不同；对于EPO审查员，在进行新创性评述时更为简洁，在确认X文献后，不需要采用逐个特征对比的方式；对于SIPO审查员，对新创性的评述较为详细，必须采取特征对比的方式，从而给了申请人针对个别特征反驳的机会；本案中，SIPO和EPO对于新颖性和创造性意见评述要求的差异导致了权利要求1评述上的不同，在其他案件中也存在SIPO审查员放弃对于X/Y类文献的认定，重新将其调整为A类文献的情形发生，这种差异也为SIPO审查员在后续审查意见中接受申请人的争辩埋下了伏笔；(2)在申请人提交了修改文件进行了意见陈述之后，对申请人的争辩接受程度不同；申请人将说明书以及从属权利要求的部分内容补入权利要求1中，将“请求”限定为具体的“单个消息”，并进一步限定了消息包括针对多个数据类中的每一个的单独所提议的同步模式；可见，申请人争辩的焦点在于单个消息可被用于传送针对不同实体的单独所提议的同步模式以及对不同实体的改变，对比文件1阐述了当客户端并不在每个会话中同步相同的实体或者对一个实体而不是另一个实体明确地请求不同的同步模式时，同步模式可混合，因此，在对比文件1中，协商不同的同步模式要求对于每个同步模式和实体的不同的请求或消息，由于对比文件1针对每个同步模式协商要求单独消息，对比文件1并未描述修改后权利要求1中的技术特征“用于发起同步会话的单个消息，该消息包括针对多个数据类中的每一者的所提议同步模式，和对所述多个数据类的改变”，权利要求1的上述技术特征的技术效果在于，减少协商同步会话的同步改变数据的同步模式所需的、客户端和同步引擎之间的消息交换；EPO审查员面对申请人的修改和争辩意见依然坚持不具备新创性的审查意见，并启动了口审程序，在经过多次交涉之后，案件最终走向了视撤；而SIPO审查员面对申请文件的修改，要综合考虑多个区别技术特征的存在，使用对比文件1结合公知常识继续评述权利要求1创造性是否合适，在申请人争辩的焦点确实存在的情况下，审查员最终接受的申请人的意见陈述，案件走向授权。

虽然，本案的最终走向不同，对此，不能认定这些差异一定是SIPO的审查与EPO的审查之间的差距。SIPO的审查意见不仅对申请文件的实质问题提出审查意见，还对不支持条款进行了准确、严格的把握，这种对申请文件的修改有利于保证授权文本的稳定性，同时，审查员在一通中进行全面审查的细致工作方式，节约了审查程序和资源。

整体来说，SIPO在围绕发明构思、提炼智慧贡献的同时也重视权利要求中特征本身的文字记载，而EPO对更关注发明对现有技术的实质贡献，在特征对比中会省略对于隐含公开或推定公开的特征的评述。

从通知书撰写方式上看，SIPO严格执行三步法，对权利要求中记载的所有特征一一对比，逻辑较为严谨，10版指南也明确了创造性评判中三步法的判断方法，使得三步法逐渐从审查指南所说的“通常可按照以下三个步骤进行”[3]，逐渐被默认为是唯一的一种判断方法。三步法中蕴含了评判标准的客观化和具体化，要求审查员进行严格特征对比并针对区别特征引入其他证据或进行明确说理。在程序化使用三步法评判的过程中难免出现审查意见的刻板和僵化，导致某些权利要求因区别技术特征过多而容易获得授权，使创造性评判偏离了“比较发明构思、评判智慧贡献”的核心任务。而EPO更加关注发明构思的比对，重点突出技术实质，对于发明所解决的技术问题不相关的技术特征进行简评。

从审查方式上看，EPO方式更加灵活多样，当申请人和审查员针对某一或某些焦点问题存在争议时，EPO审查员会适时启动口审程序，加强沟通的时效性和有效性，这种较为灵活审查方式在实践中也有其不利的一面，例如增加了审查资源的花费。

四、个人观点

笔者认为，在审查实践中，具体的案情千差万别，针对不同案件的特点，EPO和SIPO的创造性评述方式各有千秋，谁更胜一筹不可一概而论，但无论何种方式，都不应偏离“把握发明构思，判断发明贡献”的精神内涵。EPO从最接近的现有技术和客观解决的技术问题出发，考虑请求保护的发明对本领域技术人员来讲是否是显而易见的[4]，针对记载在权利要求中但是不能够解决技术问题的技术特征，EPO采取了一定程度的忽略，无关技术方案作出实质贡献的部分区别特征不予评价，在处理申请人或代理人专利运用水平较高的案件时，可以借鉴此种思路，然而在借鉴过程中，审查员也应当注意衡量SIPO和EPO对于新颖性和创造性的审查标准的尺度，核实同族给出的X/Y文献类型，谨慎使用和借鉴。

准确地把握发明构思能够避免在创造性评判中纠结于具体技术特征比对之中，使得确实对技术发展有智慧贡献的专利获得授权，从而保证专利授权稳定性，也保证了公众权益，促进专利事业发展。