涉外定牌加工商标侵权判定探究

王婧潼

（兰州大学法学院，甘肃 兰州730001）

随着经济全球化的日益加深，国际经贸合作与分工日益复杂，定牌加工这一全球化的产物在“走出去”的方针政策下愈发繁荣，然而定牌加工企业在迅速发展的同时，也伴随着大量的商标侵权纠纷。根据2016年的《中国海关知识产权保护状况》显示，海关扣查的知识产权货物中涉嫌侵犯商标权的货物高达4145.64万余件，占侵权涉嫌货物总量的98.56%，①而涉外定牌加工商标侵权的判定标准却并没有一致的定论，从“PRETUL案”到“东风案”再到“HONDAKIT”案再审，②定牌加工行为是否侵犯商标权这一问题引起了学者和实务界的广泛关注。2019年9月，最高人民法院再审“HONDAKIT”案，审判中认定被告侵权，并在判决书中对于商标使用、混淆可能性等问题进一步明确，这对于定牌加工企业的未来发展走向有一定的指导意义。

一般情况下，商标自被注册起商标权人即享有商标专用权，排斥其他人在相同商品上注册相同或类似的商标，但是因为商标法具有地域性的特征，其无法管辖其他国家或地区的商标权人在相同类型商品上注册与其商标相同或者相近似的商标，因此，也就出现了定牌加工中的商标侵权争议。我国在认定定牌加工是否侵权这一问题，学者从不同角度进行解析，有学者从经济政策角度进行解释，指出裁判标准发生显著变化与国际经济形势等相关联。③有学者从利益平衡角度出发，认为定牌加工并未实际给商标权利人造成损失，如果认定定牌加工行为侵权，将会给定牌加工企业造成致命冲击，因此不应该认定为侵权。④有学者从商标法的地域性角度入手，认为随着经济全球化的发展，不应固守绝对地域性原则，排斥特定情况下的域外效力。⑤本文立足于商标法的判定基础出发，探讨商标使用、混淆可能性以及合理注意义务等几个要素在判定侵权当中的作用，拟为司法实践提供绵薄之力。

一、我国定牌加工商标侵权分析

我国《商标法》至今为止经历了4次修改，分别是1993年、2001年、2013年、2019年，通过对以往的案例进行梳理发现，2013年前的定牌加工案件，判定侵权主要依据2001年《商标法》第五十二条第一款“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”，根据被诉商标与权利人商标的近似程度来判定是否构成侵权，而混淆可能性除在驰名商标认定侵权中可以作为独立的判定侵权要件，其在普通的商标侵权认定中仅被视为判定商标相似性的要件。在此种判定模式下多数定牌加工被认定侵犯商标权，比如“李丽莎与厦门市华美嘉进出口有限公司侵害商标专用权纠纷案”⑥“慈溪市永胜轴承有限公司与宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司商标侵权纠纷案”⑦等案件均采用该标准作为审判依据。

严格根据法条进行判定的模式在2009年有所变化，部分法院将“合理注意义务+实质性损害”这一判断标准引入商标侵权判定。⑧侵权标准发生变化一方面是由于一刀切的裁判方式造成了一些问题，沿海的定牌加工企业因担心被判侵权在接受委托业务时非常谨慎，而国际金融危机又加剧了定牌加工企业倒闭的风险；另一方面，最高人民法院发布《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》，文件中指出应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担，根据这一文件的指示，各地法院结合实际的审判状况进行了一定程度的调整，比如，“孟州市光宇皮业有限公司与德克斯户外用品有限公司侵犯商标专用权纠纷案”⑨“年年红国际食品有限公司与德国舒乐达公司等侵害商标权纠纷案”⑩（该案被列为2012年最高人民法院公布的知识产权司法保护50件经典案例之27案例）等均采用了该标准。2016年审结的“东风案”二审法院和再审法院均以此作为侵权判定标准审理案件引起了学界和实务界的广泛关注。

2013年《商标法》修改后，明确将混淆可能性纳入商标法，越来越多的法院在判决时将混淆可能性作为判断定牌加工是否侵权的重要依据。这些判决中多认定定牌产品在加工生产后均流入国外市场，并未给国内消费者造成混淆，因而不构成侵权。但2019年刚刚审结的“HONDAKIT”案件对混淆可能性进行了进一步的解读，认定定牌加工随着互联网、电子商务的发展可能会出现回流，越来越多的消费者走出国门进行消费，因而可能造成相关公众构成侵权。

定牌加工侵权判定标准的变化一方面显示了对于商标侵权原理认识的变化，逐渐认识到商标使用、混淆可能性在商标侵权中的地位和作用，另一方面也显示出商标法具有一定的政策导向性，其对于引导市场健康发展以及平衡商标权人与国内加工企业的利益层面都具有一定的积极作用，而2019年“HONDAKIT”案的再审意味着逐渐从政策导向走向了法理的回归。

二、定牌加工商标侵权判定要件考察

（一）商标使用与定牌加工侵权

商标的生命在于使用，商标使用是判定侵权的前提，《商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”当然，商标使用并不限于这些方式，第四十八条列举的仅是使用的形式，关键在于是否用于商业活动中，能够用于识别商品来源，因而只有在他人的使用造成了“应能够起到区分商品或服务来源”的作用时，才可能会侵犯商标权人的商标专用权。[11]

从比较法视野来看，将“商标使用”作为商标侵权的前置条件主要有两种立法模式，一种是直接规定“商标使用”为商标侵权的前提，比如《印度商标法》第二十九条明确规定，只有被告对该标志的使用方式易被认为是作为“商标使用”，才视为侵犯商标，另一种方式则是将“商标使用”间接规定为商标侵权认定的前置性条件，大部分国家的商标法采用这一模式，我国采用的也是此种。不过也有学者认为，如果将商标使用作为商标侵权的前置条件会不合理地限制商标专用权，商标侵权应从被诉标识行为整体即被诉标志使用的整个具体商业情景出发，而不是从商标标识本身出发，[12]但是，商标使用本身就是具有“来源识别意义的使用”而具有“来源识别意义的使用”必然关注具体的商业情景而不是商标标识本身。[13]

商标侵权认定中的“商标使用”一词，与通常语意上的“使用商标”不同，比如，一些洗车行在其牌匾上标识的汽车商标，虽然也是使用，这并非是商标法意义上的使用，商标侵权中的“商标使用”亦区别于维持商标权中的“商标使用”。又比如，在宏比福比撤销复审行政纠纷案件当中，北京市高级人民法院认为，宏比福比公司委托中国公司加工玩具成品并销往国外，这一定牌加工行为构成商标使用。因为来料加工成品虽未进入大陆市场进行销售，但是如果借此认为，其在三年之内未进行商标使用进而要撤销其商标权，难以显示实质正义。因此商标确权中的使用范围较侵权中涵盖的范围更为广泛，而商标侵权中的使用要符合能够识别商品来源这一功能。

有观点认为受托加工企业在商品上贴附商标的行为并不能算作商业使用。首先，定牌加工这一过程从法律角度来说是加工承揽关系而非商品买卖关系，无论是加工方使用来料加工还是自行采购加工材料的方式，其签订的均为加工承揽合同，在产品上贴附商标的行为仅仅是承揽工作的一个阶段，是按照加工方的要求进行的生产行为，且加工方并未因为商标的使用而获得经济优势，其所获得的加工费仅仅是制作定作物的原材料成本加上加工费的对价。其次，根据该合同的权利义务内容来看，委托加工的行为不能算作将其视为销售行为，[14]因而不应将该行为定义为商标使用，退一步来看，如果不按照加工方的要求可能会违反承揽合同进而承担违约责任。

笔者认为，首先，加工企业在产品上贴附商标的行为应视为商标使用，贴附行为是商标最终发挥识别功能的一个必要前提，虽然其在国内加工阶段的贴附行为并没有发挥识别作用，但是产品流入国外市场后仍会发挥识别作用，因此，只要判断贴附商标的产品是否最终流入市场即可判断商标是否发挥了识别作用。其次，加工承揽关系不同于代理关系，代理法律关系当中，代理人的行为结果一般归于被代理人，而在承揽关系当中，定作方和加工方的行为是独立的，[15]而且，根据授权方商标的知名度的不同，加工企业获得的利润亦有所不同，这并不能否认商标使用事实上给定牌加工企业带来了利润，因而定牌中的使用符合侵权判定法条所要求的“使用”这一前提。

（二）混淆可能性与涉外定牌加工侵权

我国在长期的立法以及司法实践中，将混淆可能性作为判定相似性的基准，2002年出台的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条指出：“商标近似是指……易使相关公众对商品的来源产生误认或认为其来源与原告注册商标的商品有特定联系，也就是学理上称的混淆性近似。”但实际上，相似性与混淆可能性并没有必然的因果联系，而且判定是否侵权应以损害商标的功能为前提，比如是否造成公众的混淆和误认，而非商标是否相似。比如汽车品牌本田和现代的商标非常相似，都是一个“H”,但是消费者在购买车时通常不会发生误认，因为汽车的价格较高，消费者通常会花费更多的精力在品牌选购当中，因此混淆性近似也逐渐退出历史舞台，混淆可能性在判定侵权中发挥着越来越重要的作用。

根据现行《商标法》，混淆可能性在侵权判定中已经逐渐脱离依附于相似性认定的从属地位，已经成为独立的侵权判定标准，这在涉外定牌加工案中表现得尤为明显。2013年《商标法》修改后，涉外定牌加工案件多以定牌加工商品在国内生产加工后并未流入国内市场，并未割裂商品与商标之间、商标与产品或服务提供者之间的联系，不会造成相关消费者对产品来源的误认，接触到该商标的仅为运输人员、负责商品检验的人员，并不包含在相关公众的范围之内。虽然消费没有地域限制，但是在该商标已被注册的销售地，已经不属于国内商标法管辖的范围，混淆中的“相关”应该仅包括国内的相关消费者，而不包括国际市场上的消费者。

日前最高院审理的“HONDAKIT”再审案件判决理由指出，虽然商品未销售到国外，未造成相关公众混淆，但商标侵权采用的是无过错原则而且不以实际损害为构成要件，因此致使相关公众混淆这一结果并不要求实际发生，只要求现有的行为能够产生这样的结果即可。不过，这里隐含了一个前提即损害结果和行为之间有因果联系，可是根据商标的地域性原则，商标法仅能在境内给予商标权人以专用权保护，境外抢注商标并获得商业利益的情形并不受本国商标法所管辖。对此，最高院的判决中给出了理由，其指出，随着电子商务和互联网的发展，商品有回流的可能，且越来越多的消费者走出国门到国外进行消费，可能会造成混淆。笔者认为，这一理由是针对“HONGDA”案进行的个案判定，并不意味着涉外定牌加工的商标纠纷均应认定为侵权，在判定侵权时除要考虑商标是否相同近似外，还应综合衡量当事人双方的商标使用情况、主观状态等进行综合考察。

通过对现有的案例进行梳理发现，涉外定牌加工商标侵权主要可以分为两种类型，一种是国内商标权人先于外国商标权人在境内抢注商标，比如，2012年发生的年年红国际食品有限公司抢注德国舒乐达公司一案，[16]该案可以视为国内恶意抢注境外商标的典型案例。年年红公司在先抢注舒乐达公司商标，在舒乐达公司委托国内企业进行定牌生产后，年年红公司将德国舒乐达以及其委托的加工商诉上法庭，后原告的诉讼请求被驳回。此案中，年年红公司的关联公司曾受舒乐达公司委托在国内进行贴牌加工，而该关联公司的法定代表人又与年年红公司的完全控股人是父子关系，可见，年年红公司在同类商品上申请相同商标的主观恶意十分明显，且年年红公司并未实际进行商标使用，不会造成国内消费者发生混淆，更不会使国际市场上的消费者发生混淆，因此不应认定为侵权。涉外贴牌加工侵权的第二种类型可以概括为国外商标权人抢注境内注册商标的情形，比如“东风案”，印尼的PTADI公司在同样的商品类别上注册了与我国驰名商标相同的商标，其不仅采用相同的图案组合，还采用了汉字“东风”二字，可见其主观恶意十分明显，而且也很容易被消费者误认为是国内“东风”公司的产品，存在搭便车的嫌疑。但最高人民法院最终判定贴牌企业不侵权，这一方面是出于对涉外定牌加工企业未来发展的考量，另一方面，印尼PTADI公司注册的“东风”商标已经得到了印尼最高人民法院再审的确认，出于对印尼司法主权的尊重，我国最高人民法院作出不侵权的判决也实属情理之中。

混淆可能性是认定涉外定牌加工是否侵权的重要因素，首先，要判断被诉产品是否全部流向国外，是否存在回销的情况。其次，要将国内外商标权人的商标使用情况、关联关系等梳理清楚，分析是否存在恶意抢注、搭便车等行为进而判断是否会造成相关公众混淆，还可以辅助通过考察商标注册时间、商标转让情况、国际市场流通情况等进行判定。

（三）“合理注意义务+实质性损害”与涉外定牌加工侵权

关于“合理注意义务+实质性损害”这一侵权判断标准，有观点主张，这一标准不能用作判定侵权，首先，商标直接侵权采取的是无过错责任，所以没有必要考虑合理注意义务这一问题。其次，即使加工方尽了谨慎的注意义务，但是其没有获得境内商标权人的授权是客观事实，以加工委托方在国外有商标权进行抗辩，违反了商标权具有地域性这一基本原则，因此考虑其是否尽到注意义务无实质意义。

笔者认为将“合理注意义务+实质性损害”作为判定涉外定牌加工是否侵权的考量因素实属必要，这也符合定牌加工常态化的发展趋势，而且其并未与商标法所保护的宗旨相违背，这一侵权判断标准较好地兼顾了国内商标权人与国外商标权人的利益。首先，合理注意义务可以考察加工企业的主观状态，判断加工企业是否是恶意侵权，比如，加工企业是否能够举证证明委托方为商标的合法持有人，加工企业贴附的商标与国外委托方的授权商标是否一致等，但此处不适宜给加工企业附加过高的注意义务，因为加工企业在加工承揽中获取的加工费相较于委托方获取的商业利润来讲十分微弱，相应的，也不应该赋予其更高的义务。其次，在这一标准中又融入了实质性损害这一判定标准，可以充分保障国内商标权人维护其权利，实现加工企业和国内商标权人利益之间的平衡。

三、定牌加工商标侵权判定及防范的建议与展望

（一）将境内权利人的商标持有状态纳入侵权判定考察

2019年最新修订的《商标法》第四条新增条款指出“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”，该条款是针对目前我国境内的商标抢注情况、滥用诉权现象逐渐增多作出的重要指示。不过，大多抢注商标人在抢注后并不将商标予以使用，而是等待真正商标权人出现后恶意诉讼或是以抢注的商标作为谈判资本获取商业利益，这不仅损害了市场竞争秩序的正常运行也违背了商标法的根本宗旨。

将权利人的商标持有状态作为商标侵权判定的考察前提，一方面，有助于市场秩序的正当运行，不给那些投机者以可乘之机；另一方面，这将有助于我国商品市场更加健康发展，亦能在国际上建立公平、良好的司法环境形象。考察商标人的权利持有状态不仅可以从使用情况入手，还可以从商标的广告情况、传播情况、投资情况等，综合分析国内商标权人是否是合格的商标持有人，该商标是否已因连续三年不使用而应被撤销，将境内权利人的商标持有状态作为考察侵权判定的前提可以减少因恶意诉讼带来的司法资源浪费，亦不会使得亟需用商标的人陷入无法使用的尴尬境地。

（二）定牌加工企业积极进行知识产权防控

定牌加工企业积极做好知识产权风险防控对于企业长远发展具有重要作用，定牌加工企业可以在接受加工委托前对于委托方的商标权利状况进行调查，主要考察委托方是否已经获得商标合法授权、商标是否处于争讼阶段以及是否与国内商标相同或近似等情况，尤其要注意其是否与国内驰名商标相同或近似，是否存在搭便车行为。企业在加工过程中，要严格按照委托方委托的商标图样进行加工生产，加工后将全部产品出口给委托方，防止产品回流，引发侵权纠纷，不仅如此，定牌加工企业还应该及时关注涉外定牌商标案件的司法动态，及时完善知识产权战略，积极做好风险防控，减少因商标侵权诉讼等带来不必要的损失。

四、结语

商标法在维护市场正当竞争秩序的同时也体现着一种商业政策选择，目前，全球经济发展放缓等给我国经济发展带来了较大的影响，而定牌加工这一经济全球化常态下的产物也受到了一定程度的影响，虽然加工企业并不是企业最终的路径选择，但是其对于促进技术进步、产业升级等仍旧有不可估量的作用。我们应该正视其对于经济发展带来的作用，但是同时也要权衡国内商标权人的利益，不能采取一刀切的断案方式，不能简单地得出涉外定牌加工一律侵权或者不侵权的结论，要根据商标的使用状况、是否构成混淆以及加工方是否尽到合理注意义务等来进行综合判断，这就要求司法裁判者在审判时对市场动态、国内经济发展状况有较为全面和客观的了解。对于商标权人来说，其如果想阻止国外的恶意抢注人搭便车，则应该尽早拓展国外市场，提高产品质量、提升研发技术、制定知识产权战略规划，这样才能赢得更广阔的发展空间。

注释

①中华人民共和国海关总署.2016 年中国海关知识产权保护状况[EB/OL].http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/gkml287/index.html?callbackUrl=/tabid/1165/InfoID/27933/Default.aspx，2020-01-02/2020-02-01。

②最高人民法院（2014）民提字第38 号；最高人民法院（2016）最高法民再339号；最高人民法院（2019）最高法民再138号。

③宋亚辉.经济政策对法院裁判思路的影响研究——以涉外贴牌生产案件为素材[J].法制与社会发展，2013，19（5）：82-96。

④易健雄.OEM 商标侵权纠纷处理的态度选择——遵循“从结果出发”的思维方式[J].知识产权，2009，19（3）：23-28。

⑤阮开欣.论跨境侵犯知识产权的法律适用——以涉外贴牌加工问题为出发点[J].上海交通大学学报（哲学社会科学版），2018，26（4）：60-72。

⑥福建省高级人民法院（2012）闽民终字第500号民事判决书。

⑦浙江省高级人民法院（2005）浙民三终字第284号民事判决书。

⑧罗晓霞.涉外贴牌加工商标侵权纠纷法律问题探讨——兼评《商标法》第57条[J].法学杂志，2019，40（5）：66-75。

⑨山东省高级人民法院（2011）鲁民三终字第156号民事判决书。

⑩福建省高级人民法院（2012）闽民终字第378号民事判决书。

[11]凌宗亮.商标性使用在侵权诉讼中的作用及其认定[J].电子知识产权，2017（9）：74-82。

[12]何怀文.“商标性使用”的法律效力[J].浙江大学学报（人文社会科学版），2014，44（2）：165-176。

[13]刘铁光.《商标法》中“商标使用”制度体系的解释、检讨与改造[J].法学，2017（5）：76-87。

[14]张玉敏.国际贸易“贴牌加工”性质分析[J].重庆工学院学报（社会科学版），2008（1）：5-8。

[15]浙江省高级人民法院课题组.贴牌生产中商标侵权问题研究[J].法律适用，2008（4）：65-70。

[16]福建省高级人民法院（2012）闽民终字第378号民事判决书。