自己注册商标侵权抗辩研究

摘 要：商标使用的动态性、商标注册审查制度的必然漏洞、信赖保护原则和禁止重复诉讼原则是自己注册商标侵权抗辩的正当性理由，欧盟和日本相关立法佐证了自己注册商标侵权抗辩的合理性和可行性。自己注册商标侵权抗辩制度之目的是维持注册取得商标权和商标集中授权制度的稳定性并避免注册商标成为商标侵权的工具。自己注册商标侵权抗辩的构成条件包括注册商标与他人的注册商标存在冲突、用以进行侵权抗辩的注册商标有效且属于善意注册或虽非善意但已超过商标法规定的无效宣告期限、注册商标在被控侵权之前已实际使用并有一定影响、注册商标善意使用且使用方式符合商业习惯。注册商标侵权抗辩包括对损害赔偿责任和停止侵害责任的抗辩，在后商标的注册时间及冲突商标的使用状况将影响注册商标侵权抗辩的成立。对于无法被宣告无效或撤销且正常使用的注册商标可以通过附加区别标志来减轻消费者混淆的可能性。

关键词：注册商标冲突;商标侵权抗辩;注册取得商标权机制;附加区别标志

中图分类号：DF5233  文献标志码：A

DOI：10.3969/j.issn.1001-2397.2020.01.05 开放科学（资源服务）标识码（OSID）：

一、问题的提出

2008年2月18日，最高人民法院颁布了《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（以下简称《商标冲突规定》），其第1条第2款确定了两个注册商标之间权利冲突的处理方案，即注册商标之间的权利冲突原则上应向有关行政主管机关申请解决，除非被控侵权行为属于超出注册商标专用权范围使用注册商标的情况。这也是之前我国法院处理注册商标之间权利冲突的一般做法，①这种做法的主要理由是“现行商标法设置了较为完善的法律救济程序，且该制度的目的是维护现行的商标全国集中授权制度”蒋志培、孔祥俊、夏君丽：《对〈最高人民法院关于审理注册商标、企业名称民事纠纷案件若干问题的规定〉的理解与适用（上）》，载《工商行政管理》2008年第8期，第37页。。2009年4月29日，最高人民法院颁布了《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《驰名商标解释》），其第11条规定了注册商标与驰名商标之间权利冲突的处理方案，即被告使用的注册商标违反商标法的规定，复制、摹仿或者翻译原告的驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但有以下两种例外情形：一是已经超过商标法规定的请求撤销期限的;二是被告提出注册申请时，原告商标并不驰名。与《商标冲突规定》相比，《驰名商标解释》对注册商标之间权利冲突的处理发生了一定的变化，即不再要求当事人向有关行政主管机关申请解决，而是可以直接判决禁止被告使用其注册商标。不可否认的是，《驰名商标解释》规定的注册商标之间权利冲突和《商标冲突规定》规定的注册商标之间的权利冲突有所不同，即前者规定的是普通注册商标与跨越商品类别的驰名注册商标之间的权利冲突，而后者规定的是相同类似商品或服务上的普通注册商标之间的权利冲突。《驰名商标解释》处理注册商标之间权利冲突的变化在一定程度上是驰名商标强保护的要求，《驰名商标解释》制定者的说明可加以证明：“对于构成侵犯他人在先驰名商标的在后注册商标，人民法院给予驰名商标所有人禁止在后注册商标使用的民事救济，既符合商标法第十三条关于禁止使用的规定精神，符合驰名商标保护的实际，也有利于加强驰名商标保护。”孔祥俊、夏君丽：《〈关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件應用法律若干问题的解释〉的理解与适用》，载《法律适用》2009年第13期，第50页。

近年来，随着严格知识产权政策的推行，与其他注册商标具有权利冲突注册商标的使用直接被判侵权的案件越来越普遍，不仅注册商标与驰名注册商标之间冲突时注册商标的使用直接被判侵权，如徐州发洋食品有限公司等诉江苏洋河酒厂股份有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案，参见江苏省高级人民法院（2017）苏民终第1781号民事判决书;嘉兴市阿里斯顿电器有限公司诉马奇和布雷维提有限公司等侵害商标权与不正当竞争纠纷案，参见江苏省高级人民法院（2015）苏知民终字第00211号民事判决书;约翰迪尔（北京）农业机械有限公司等与迪尔公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷上诉案，参见北京市高级人民法院（2017）京民终第413号民事判决书。甚至注册商标与注册商标之间冲突时，其中一个注册商标的使用也直接被判侵权。如爱国者数码科技有限公司等诉飞毛腿电源（深圳）有限公司等侵害商标权纠纷案，北京知识产权法院（2015）京知民初字第709号民事判决书。该案中，被判侵权注册商标的申请日期甚至早于原告的注册商标。当然，北京市高级人民法院二审裁定撤销了一审判决，驳回了原告的起诉。在注册商标之间发生冲突时，的确可能存在相互冲突的注册商标中，一个注册商标的使用“侵犯”另一注册商标或者“借用”另一注册商标声誉的情况。法院直接判决某一注册商标的使用构成侵权不仅可以加快纠纷的处理，而且有助于制止恶意利用注册商标之间的权利冲突达致侵犯他人合法商标权益的行为。然而，注册商标之间权利冲突的处理，要比可能存在无效专利的专利权之间的冲突复杂得多。商标使用的动态性、商标注册审查制度的固有缺陷等因素导致注册商标之间权利冲突的现象不可避免。直接在商标侵权案件中判决相互冲突的注册商标一方的使用构成侵权，对该注册商标所有人极其不公平，尤其是该注册商标的使用符合商业惯例且注册时无明显恶意时更是如此。而且该做法也容易带来对我国久已形成的商标全国集中授权制度之破坏。另外，商标使用的动态性意味着市场本身有一定的净化能力，随着时间的经过注册商标之间的冲突可能消除。因此，在注册商标之间出现权利冲突时，应该有条件地允许被控侵权的注册商标使用人以其注册商标抗辩侵权，而不是一味地直接判决侵权。

二、自己注册商标侵权抗辩的正当性理由与域外立法

实际上，无论是商标的动态发展还是商标注册审查制度之漏洞，均可能导致注册商标之间的权利冲突。相互冲突的注册商标在客观上难以避免，不能单纯因存在商标冲突就不允许在后注册商标的存在和使用。更何况，长期的商标使用能够减轻甚至消除注册商标之间的该种冲突。另外，当事人因信赖商标局的授权而使用注册商标所产生的信赖利益不应被无端剥夺，不允许经过异议复审甚至诉讼程序的注册商标抗辩侵权指控事实上是在重新审查注册商标的效力，有违禁止重复诉讼之嫌。而这些事由均构成了自己注册商标侵权抗辩的正当性理由。相关域外立法不仅佐证了自己注册商标侵权抗辩的合理性，也表明了其可行性。

（一）自己注册商标侵权抗辩的客观基础：商标使用的动态性

语言符号不是固定不变的，“总是处在变化的状态中”。符号发展变化的根本原因是符号的任意性，“语言符号的任意性在理论上又使得人们在声音材料和观念之间有建立任何关系的自由。结果是，结合在符号中的这两个要素（即能指与所指）以绝无仅有的程度各自保持着自己的生命，而语言也就变化着，或者发展着”。语言符号的发展变化是通过言语进行的，“语言中凡属历时的，都只是由于言语。一切变化都在言语中萌芽”。商标是商品的“语言”，是一种符号，是商标标志（能指）与商标标志所蕴含的商品信息（所指）的统一体。和语言符号一样，商标符号同样也不是固定不变的，它不仅有形成过程，形成之后也仍然不断地发展变化着。当然，商标的形成和发展变化不是通過言语而是通过商标使用进行的，或者说商标的言语就是商标使用，具体过程大体如下：首先，商标标志被厂商贴附在商品上并将贴附有商标的商品提供给消费者;其次，消费者在购买和消费这种贴附有商标标志的商品时，由于商标标志是该商品最显眼的特征之一，因此消费者在购买和消费贴附有商标标志的商品时，对该商品的认识和体验就会逐步浓缩到商标标志上，于是商标标志在消费者眼中渐渐地就成了贴附有该商标标志商品的代表，商标标志就包含了贴附有该商标标志商品的有关信息。也就是说，通过使用商标标志与其所代表的商品信息结合在了一起，就购买和消费贴有该商标标志商品的消费者来说，商标就形成了。在商标形成之后，商标也并不是固定不变的，而是会随着商品质量、服务等的变化而不断变化，这种变化仍然是通过商标使用进行的，即当商品质量、服务等发生变化时，消费者通过再一次购买和消费贴有该商标的商品，会形成和以往购买和消费贴有该商标商品不同的认识和体验，从而导致消费者对贴有该商标的商品产生新认识，其结果就是在消费者看来商标所代表的商品信息发生了变化，也即商标发生了变化。

商标使用的动态性意味着商标之间冲突的状况不是一成不变的，商标使用可能导致商标显著性增强，从而导致原本不存在冲突的商标之间产生冲突。反过来，随着两个相互冲突商标各自显著性增强，消费者原本不能区分的两个冲突商标也可能变得能够区分，从而不再冲突。比如在著名的“黑人牙膏”与“白人牙膏”商标纠纷中，尽管在我国发生的异议案件以及在新加坡、泰国、马来西亚等国家和地区的注册情况足以证明“黑人牙膏”和“白人牙膏”之间的冲突，但因长期的共存使用，我国台湾地区“最高行政法院”就认定：“二者商标在市场上已长期并存各自使用多年，已各自建立信誉，难谓一般消费者对二商标所表彰商品之性质及生产主体，有致混淆误认之虞。”参见我国台湾地区“最高行政法院”89年判字第1224号行政判决。“白人牙膏”在我国台湾地区获准注册表明了下文所述的商标注册审查制度的必然漏洞，而“白人牙膏”和“黑人牙膏”长期共存后评定的结果，则表明商标的动态性导致时间的经过消除了原本相似商标之间的冲突。

（二）自己注册商标侵权抗辩的制度原因：商标注册审查制度的必然漏洞

根据我国《商标法》第30条的规定，商标法采用商标局主动审查注册商标冲突，并驳回与在先注册商标冲突注册申请的审查制度，即当申请注册的商标同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似时，由商标局驳回申请，不予公告。尽管如此，我国商标注册审查制度也不可能完全避免冲突商标的存在，这不仅是因为商标保护边界的模糊性和注册审查制度本身的有限性使然，也是因为完全避免冲突商标存在的注册审查制度必然是不经济的。

注册审查制度不可能完全避免冲突商标的存在是由商标边界的模糊性决定的。商标是知识产权客体的一种，本质上是一种知识，刘春田：《知识财产权解析》，载《中国社会科学》2003年第4期，第110页。不像物质财产一样看得见、摸得着。美国著名知识产权学者兰德斯和波斯纳曾指出：“一个思想或者其他知识产品不可能像一片土地那样被人看到，或者可能在地图上得到精确描绘。”[美]威廉·M. 兰德斯、理查德·A. 波斯纳：《知识产权法的经济结构》，金海军译，北京大学出版社2005年版，第23页。因此商标和商标权的保护边界均是模糊的。根据商标法的规定，不仅商标相同和商品相同构成侵权，商标近似和商品类似时如果存在消费者混淆的可能性也构成侵权。也就是说，商标禁用权扩大到近似商标和类似商品上，其侵权的判断标准是混淆可能性。显然，商标近似、商品类似和混淆可能性均不像物理世界的土地一样可以被精确测量和描绘，其具有模糊性，因此完全避免冲突商标的存在不可能。不仅如此，即便在申请注册时商标局已经完全避免了冲突商标的存在，由于商标使用的动态性，原本并不冲突的商标可能会随着其显著性的增强而变成互相冲突的商标。商标近似、商标显著性和混淆可能性之间的关系参见王太平、卢结华：《商标法中商标近似的界定与判断》，载《中华商标》2014年第3期，第69页。同时，完全避免冲突商标存在的注册审查也是不经济的。美国著名知识产权学者马克·莱姆利曾提出过专利局应该理性无知（rationalignorance），其根本原因是完全准确地审查专利申请要求社会投入更多的时间和金钱。事实上，绝大多数专利从来不会涉讼或者被许可。由于如此少的专利被用来针对竞争对手，对社会来说仅仅在那些少数情形下详细审查专利的有效性成本是更低的，而不需要在审查时完全准确地审查每一项专利。用经济学的语言来说就是，专利局对真正的事实是“理性无知”，因为他们发现这些事实的代价太大了。Mark Lemley， Rational Ignorance at the Patent Office， 95 NW. L. Rev. 1， 2（2001）.当然，由于商标保护的动态性，商标局在审查商标时要比审查专利时尽更大的可能来避免冲突商标的存在，但商标局在审查商标时仍然需要一定程度所谓的“理性无知”，商标局应该衡量花费更多的时间和成本来更高质量地审查商标与商标质量提高所带来的收益是否匹配，当花费更多的时间和成本与避免冲突商标存在所带来的收益相当时，从经济学角度来看商标局的审查质量才是最优的。显然，最优的商标审查质量并不能完全杜绝冲突商标的存在。

在日本，尽管商标法并未明确创设类似于欧盟商标法的干预权制度，但干预权的法理同样在其商标法上有所体现。日本著名知识产权法学学者田村善之认为，商标法一般不认可可能会存在混淆可能性商标的注册，但是商标一旦被注册，为了保护注册商标所承载的信誉，即便注册后出现了混淆可能性的情况，也无需追究相关当事人的法律责任。[日]田村善之：《日本知识产权法》，周超、李雨峰、李希同译，张玉敏审校，知识产权出版社2011年版，第122页。日本商标协会前主席小野昌延更明确地指出：“商标所有人可以不受他人行使禁止权干涉，继续使用落入他人商标近似范围内的自己注册商标，直到其商标注册正式失效。且只要商标所有人在其使用权范围内使用该注册商标，他就不会被要求停止使用该商标，除非商标的使用与他人的权利相冲突或者被视为滥用。”Shoen Ono，Overview of Japanese Trademark Law， 2nd ed.， Yuhikaku 1999， chapter 7， p.5， http：//www.iip.or.jp/e/translation/syouhyou.html， 2019年6月9日访问。事实上，根据1993年修订的《日本不正当竞争防止法》第6条的规定，商标权的任何行使均不视为违反《不正当竞争防止法》，注册商标可以对抗不正当竞争的侵权主张。小野昌延认为：“这项立法部分基于这样的思想，即任何商标权都应该受到尊重，因为它是由国家通过适当的审查程序授予的。这项立法同样也基于这样的现实，即商标是在不知道驰名商标存在的情况下注册的，只有在根据《商标法》规定注册商标被宣告无效之后才可以适用《不正当竞争防止法》。”Shoen Ono，Overview of Japanese Trademark Law， 2nd ed.， Yuhikaku 1999， chapter 7， p.5， http：//www.iip.or.jp/e/translation/syouhyou.html， 2019年6月9日访问。由此可见在日本，自己的注册商标同样可以作为商标侵权的抗辩事由。

三、自己注册商标侵权抗辩的制度目的与构成条件

自己注册商标侵权抗辩制度的目的不仅在于维护商标注册的效力和稳定性，维持注册取得商标权机制和全国集中的商标审查制度，而且还在于防止对商标注册制度之滥用。为实现这样的制度目标，自己注册商标侵权抗辩之行使必须具备法定条件，以合理界定该制度的适用范围。

（一）自己注册商标侵权抗辩的制度目的

自己注册商标侵权抗辩制度是注册取得商标权和商标全国集中授权制度的必然产物，因此其目的主要是维持后两项制度的稳定并避免注册商标成为商标侵权的工具。具体阐释如下：

1.注册取得商标权和商标全国集中授权制度之维持。自1982年《商标法》建立现代商标制度以来，我国商标法一直坚持注册取得商标权制度，尽管商标注册申请量激增和商标审查工作负担沉重成了我国商标法运行面临的问题，《商标法》的几次修改也的确逐步强化了使用在商标权取得、维持和保护中的作用，比如未注册驰名商标保护的注册豁免、在先使用未注册商标地位的确立、未使用注册商标侵权损害赔偿之抗辩等，但注册取得商标权机制在商标法上的地位并未从根本上发生动摇。这固然是受我国商标法历史传统影响的结果，也与注册取得商标权独有的制度优势紧密相关。使用取得商标权和注册取得商标权制度各有其利弊。前者最主要的缺陷涉及权利的稳定性，因为即使保护第一个使用者的出发点是好的，但当多个当事人均主张自己是第一个使用人时，往往非常难以确定谁才是最先使用人。不仅如此，有时候某个经营者已经使用某商标，并已经使用了很长时间，但仍然有可能另有主体出来主张其更早使用该商标。如此，使用取得商标权制度下商标采用的稳定性不能保证。正因如此，使用取得商标权机制几乎总是同时借助注册制度的优点，通过注册产生商标权或者推定权利的存在。也就是说，即便在使用取得商标权机制下，注册制度也总是必要的。而在注册取得商标权机制下，其往往采用先申请制度，授予最先申请的主体以优先权，不仅申请很快，而且可以避免确定第一个使用人的困难，只根据申请先后决定商标权的归属。于是，商标权的稳定性增强了。不仅如此，注册取得商标权机制下的商标注册具有重要的公示价值，注册商标的公示不仅具有和物权公示类似的效力，可以明确商标权并维护交易安全;王利明：《民法》，中国人民大学出版社2010版，第159页。而且“通过取得商标注册，商标权人可以享受到在全国范围的法律保护，从而安心使用该商标，使其成为信誉的真正载体”[日]田村善之：《日本知识产权法》，周超、李雨峰、李希同译，张玉敏审校，知识产权出版社2011年版，第106页。。为与注册取得商标权机制相适应，我国商标法一直采用的是商标全国集中授权的制度。商标全国集中授权制度意味着要注册商标就必须到国家商标注册审查机构去办理，只有国家商标注册审查机构才能够授予商标权，其他任何机构都不享有该权力。商标全国集中授权制度有助于确立注册商标的地位和统一性，与注册商标的全国性效力相一致。正如有学者所认为，《商标冲突規定》处理注册商标之间冲突的一般做法就是“维护现行的商标全国集中授权制度”。

注册取得商标权和商标全国集中授权制度的核心是商标注册的法律效力。尽管注册本身并不产生“实体意义上的商标权”，但其对于注册人而言具有重要的意义。对于社会公众而言，注册及其公示是商标注册人享有注册商标专用权的基本证据。和物权公示类似，“依法公示的物权具有的正确性推定，为世界大多数大陆法系国家立法所确认，并被称为‘公示的公信力原则”。商标注册公示同样具有公信力。对于注册人而言，只有注册商标才具有完全的效力，商标注册人也才能够安心使用其商标，注册制度才能发挥“注册商标的发展助成功能”。如果商标注册人正常使用自己合法注册的商标都将侵犯他人的注册商标权，其结果只会带来“注册商标发展助成功能”成为泡影，从根本上动摇注册取得商标权和商标全国集中授权制度的合理性。

用自己的注册商标进行侵权抗辩正是商标注册赋予给注册商标人的一项权利，只要符合相应条件，商标注册人就应当可以用自己合法的注册商标进行侵权抗辩。只有这样，商标法注册取得商标权机制和商标全国集中授权制度才能得到真正落实。

2.避免注册商标成为商标侵权的工具。为实现注册取得商标权和商标全国集中授权制度之目的，商标法有必要赋予商标注册人利用自己的注册商标进行侵权抗辩的权利。然而，商标法赋予注册商标的效力不是绝对的，商标注册人要用自己的注册商标进行侵权抗辩必须符合一定的条件，否则注册商标恰可能成为商标侵权的工具。在“锦竹”商标争议纠纷案中，北京市第一中级人民法院认为，争议商标原申请人与引证商标权利人同处四川省，对引证商标知名度应当知晓，其仍将与引证商标相近的争议商标加以注册，已经能够表明其摹仿、攀附引证商标的故意。争议商标核准注册后几经转让，争议商标先后的几个权利人利用“锦竹”和“绵竹”文字字形近似，多次摹仿剑南春公司绵竹大曲酒包装装潢并被判侵权或被处以行政处罚。因此，从争议商标的申请、转让情况以及不同时期权利人的行为来看，“可以证明争议商标申请注册之时即非善意，且现在争议商标已经成为原告及其他具有不良企图的人摹仿‘绵竹驰名商标的工具”。因此，注册近30年的争议商标最终被撤销。参见广东省深圳市宝松利实业有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标争议裁定纠纷案，北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第3359号行政判决书（因双方当事人均未上诉而生效）。“锦竹”商标争议案表明，已经成为商标侵权工具的，即便是注册商标，不仅商标注册人不能以其进行侵权抗辩，事实上，在此前“锦竹”注册商标所有人或相关权利人已经在商标侵权案件中被判败诉。参见深圳市宝松利实业有限公司与四川绵竹剑南春酒厂有限公司侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷上诉案，湖南省高级人民法院（2010）湘高法民三终字第11号民事判决书。而且该注册商标还应该被撤销。

（二）自己注册商标侵权抗辩的构成条件

笔者认为，结合上述制度之目的，自己注册商标侵权抗辩的条件应该包括以下四方面：注册商标与他人的注册商标存在冲突;用以进行侵权抗辩的注册商标有效且在注册时申请人主观上系善意或者虽非善意但已经超过了商标法规定的无效宣告期限;注册后商标已经实际使用并有一定影响;注册商标的使用系善意，且使用方式恰当。

1. 注册商标与他人的注册商标存在冲突。注册商标与他人的注册商标存在冲突是注册商标侵权抗辩的前提。这里的冲突标准是消费者存在混淆的可能性。而商标冲突的时间是指商标侵权纠纷发生之时，至于双方的商标在注册时是否存在冲突则在所不论。当然，注册时两个注册商标之间本不存在冲突的事实，有助于自己注册商标侵权抗辩的成立。因为注册时两个注册商标之间不存在冲突的事实足以证明在后注册商标人主观上并无恶意。这里的他人商标必须为注册商标，因为在我国实行注册取得商标权机制下，注册商标是商标法保护的重心，对未注册商标的保护仅是有限保护，王太平、袁振宗：《反不正当竞争法的商业标识保护制度之评析》，载《知识产权》2018年第5期，第5页。其典型体现是我国《商标法》第59条第3款的规定。根据该规定，即便他人的未注册商标使用在先，但相对于注册商标，未注册商标所有人不仅不能禁止相冲突的在后注册商标的使用，而且其本身还需要附条件地继续使用;不仅要附加区别标志，而且只能在原范围内使用。这里的他人注册商标原则上应该已经使用并产生了一定影响者。因为从商标法理来看，没有一定影响也没有使用的商标因其尚未形成实质意义的商标权，即便他人使用该商标事实上也不会侵犯注册商标所有人的利益。也就是说，从商标法理来看，此时在后注册商标的使用行为根本不构成侵权，注册商标所有人无需进行抗辩。因为仅仅注册而未使用的在先商标虽仍然受到保护，但其保护也是不完全的。根据我国《商标法》第64条的规定，注册商标专用权人不能证明商标侵权发生之前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担损害赔偿责任。

2. 用以侵权抗辩的注册商标有效，且注册时申请人主观善意或者虽非善意但已经超过了商标法规定的无效宣告期限。首先，用以侵权抗辩的注册商标必须是有效的，无效的注册商标不能进行侵权抗辩。其次，用以侵权抗辩的注册商标在注册时其申请人主观上是善意的或者虽非善意但已经超过了商标法规定的无效宣告期限。这里实际上存在两种情况：一种情况是，用以侵权抗辩的注册商标在注册时其申请人主观系善意。在此情况下，不管其注册商标的后续使用情况如何，只要符合其他条件，在注册商标被无效宣告之前注册人都可以进行抗辩。另一种情况是，尽管用以侵权抗辩的注册商标在申请注册时其申请人并非善意，但根据我国《商标法》第45条的规定，除当事人系恶意复制、模仿、翻译驰名商标之外，超过注册之日起五年的注册商标将无法被无效宣告。在这种情况下，如果仍不允许其注册人进行侵权抗辩，则跟无效宣告的后果没有实质区别，商标法规定的五年期限制度目标将归于落空。不仅如此，尽管某个注册商标曾经能够依法被宣告无效或者撤销，但商标使用的动态性意味着商标先前的缺陷可能会因较长时间较大规模的使用而被“治愈”。同时，在商标法提供了救济手段、在先注册人本可采取行动却不采取行动的情况下，超过五年后不再对其提供救济类似于诉讼时效的原理，即法律不保护在权利上睡大觉者，有其合理性。不仅如此，在这种情况下若不允许以注册商标进行侵权抗辩虽然惩罚了在后注册人的恶意，但可能助长在先商标注册人的投机行为，有厚此薄彼之嫌。

3. 用以侵权抗辩的注册商标在被控侵权之前已经实际使用并有一定影响。根据我国《商标法》的规定，注册商标连续三年不使用的，可以被撤销。在商标侵权诉讼中，只要被告提出抗辩，注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过其注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他損失的，被控侵权人不承担赔偿责任。有些国家或地区的商标法也有类似规定，比如在欧盟如果注册商标没有使用，那么，在注册商标所有人指控他人商标侵权时，被告可以请求商标注册人提供在提起诉讼之前五年内的真实使用证据;如果不能提供，被告可以以注册商标未真正使用而加以抗辩。Annette Kur & Martin Senftleben， European Trade Mark Law： A Commentary， Oxford University Press， 2017，§6.3.7.2， para. 6.189.这些规定意味着仅仅注册而没有使用的注册商标在效力上是有瑕疵的，是不完整的商标权。不仅如此，从法理来看仅仅使用而没有产生一定影响的商标仍然不能用以识别商品或服务，因为其本质上仍然不构成商标。既然未经使用的注册商标不能指控他人商标侵权，当然也难以作为对抗他人商标侵权的抗辩理由，尤其是难以作为对抗停止侵权请求之抗辩。

事实上，在相互之间存在冲突的情况下，商标法需要在两个相互冲突的注册商标之间进行选择，而可能的结果无非是两种情况：一是两个相互冲突的注册商标共存;二是只允许两个相互冲突商标中的一个存续。显然，在在后注册商标是非正常注册且未使用的情况下，其所有人不享有干预权，不能对抗相冲突的在先注册商标所有人的侵权指控和无效宣告、撤销请求。

4. 注册商标的使用是善意的，且使用方式符合商业习惯。这里的善意是指商标注册人使用注册商标时的主观心理状态，即当事人對注册商标的使用不是为了利用他人注册商标之商誉的主观状态。主观的心理状态往往难以察知，需要通过外在行为来判断。由于商标侵权抗辩中双方当事人的商标均为注册商标，基于注册的公示效力双方互相了解十分正常，尤其是在后商标申请注册时可能经过了在先商标注册人的异议或者无效宣告程序而最终并未影响在后商标的注册或者注册审查机关做出了维持注册的裁决。因此，此时不能仅仅以被告已知或者应知原告的注册商标来判定被告使用自己的注册商标是否善意，而必须通过注册商标使用的客观行为来进行判断。笔者认为，这里最重要的是注册商标的使用方式是否符合商业习惯，通常应该重点观察用以进行侵权抗辩的注册商标注册状态与被控侵权标识的使用情况之间的关系，以及被控侵权标识的使用情况和原告注册商标注册状态之间的关系。后者是通常意义下商标侵权判断的标准和考虑因素，而前者在很大程度上则可以揭示注册商标使用人的主观状态。通常情况下，由于商业现实的多变性，注册商标的实际使用状态和注册状态有一定差异当属正常。也就是说，应该允许商标注册人在基本不改变自己商标显著性的情况下根据商业现实随时调整自己商标的实际使用情况，但用以侵权抗辩的注册商标的实际使用状态不能过于偏离商标的注册状态，尤其是在可能与他人注册商标存在冲突的情况下。用以侵权抗辩的注册商标在实际使用时不得随意变形，不得随意扩大所使用的商品或服务范围，从而达致与他人注册商标混淆之目的。只有使用主观上是善意的且使用方式符合正常的商业习惯，自己注册商标才能够用以进行侵权抗辩，否则无异于允许注册商标沦为商标侵权的工具。

四、自己注册商标侵权抗辩的法律后果与处理方案

在注册商标符合侵权抗辩的条件下，由于商标侵权责任包括损害赔偿责任、停止侵害责任以及规范使用等多种法律责任，同时是否已经使用可能影响用以指控商标侵权之注册商标的效力，而注册之日起是否已经超过五年则可能影响用以侵权抗辩的注册商标之法律地位。因此，需要结合用以指控商标侵权的注册商标和用以进行侵权抗辩的注册商标注册时间和使用的具体情况，具体分析自己注册商标侵权抗辩的法律后果。

（一）抗辩损害赔偿责任

从世界各国或地区商标法的规定来看，尤其是从大陆法系国家或地区商标法的规定来看，通常都区分了商标侵权的停止侵害责任和损害赔偿责任，前者通常不需要考虑侵权行为人是否具备过错，而后者通常要求侵权行为人有故意或过失。参见德国《商标和其他标志保护法》第14条第5款和第6款;日本《商标法》第36条和第38条;我国台湾地区“商标法”第69条第1款和第3款;等等。我国商标法没有明确规定停止侵害责任和损害赔偿责任是否需要过错，但学理上通常认为，停止侵害责任属于物权请求权之范畴，不需要考虑行为人是否有过错，而损害赔偿责任则属于债权请求权的范畴，需要考虑行为人的过错。当然，鉴于知识产权的特殊性，包括商标侵权损害赔偿责任在内的知识产权侵权损害赔偿责任，可以适用较为严格的过错推定原则。由于损害赔偿责任的承担需要行为人主观有过错，因此对于商标侵权而言，只要行为人没有过错或者虽有过错但过错已经被“治愈”，则行为人均可以抗辩损害赔偿之责任。在用以侵权抗辩的注册商标是基于善意注册且善意使用的情况下，因注册人主观上没有过错，可以对损害赔偿责任进行抗辩。在用以侵权抗辩的注册商标非出于善意申请的情况下，则应根据商标注册后经过的时间情况来确定是否能够抗辩损害赔偿责任。

自注册之日起尚不足五年的情况下，不管注册商标申请人主观上是否善意，在后注册商标均有很大可能被无效宣告。在此情况下，如果商标注册人申请时主观上是非善意的，即便注册商标的使用是善意的，但因其使用注册商标和申请注册商标的时间间隔过短，使用的善意难以“治愈”其申请的非善意。因此，在此情况下不应允许当事人用该注册商标进行损害赔偿责任之抗辩。根据我国商标法的规定，在注册商标自注册之日起已经超过五年的情况下，尽管存在着两个注册商标之间的冲突，不管在后注册商标在申请时是否善意，在后注册商标事实上已经无法被宣告无效，可以说商标注册人在申请时主观上的非善意已经因时间的经过而被“治愈”。因此，在这种情况下只要注册商标的使用是善意的且符合注册商标侵权抗辩的其他条件，就应该允许该注册商标所有人对侵权损害赔偿责任进行抗辩。当然，《商标法》第64条第1款规定的注册商标三年不使用的损害赔偿抗辩，被控侵权的注册商标所有人同样可以主张。

（二）抗辩停止侵害责任

和损害赔偿责任不同的是，停止侵害责任是一种物权请求权性质的救济，其重点是恢复绝对权的圆满状态，并不需要考虑行为人的主观过错。在自己注册商标侵权抗辩的情况下，不仅原告用以指控侵权的商标是注册商标，而且被告被指控侵权的商标也是注册商标。因此，是否允许用自己的注册商标进行停止侵害抗辩，实质上就表现为注册商标之间的效力冲突问题。在这种情况下，不仅要考虑被告注册商标的效力，而且还要考虑原告注册商标的效力。只有在原告注册商标的效力优于被告的情况下，才不允许被告用其注册商标进行停止侵害责任的抗辩，从而恢复原告注册商标的圆满状态。在双方注册商标的效力不相上下的情况下，可能就会出现类似欧盟商标法中干预权的法律后果之一，即发生商标共存。根据我国商标法的规定，影响注册商标效力的因素主要有两个：一是时间因素，即除恶意复制、模仿、翻译驰名商标之外，违反商标注册其他相对理由的，当事人只能在商标注册之日起五年内提起无效宣告;超过五年的，将不能宣告注册商标无效，因为商标注册时的缺陷此时已经被“治愈”。二是使用因素，即根据我国《商标法》第49条第2款和第64条第1款的规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，可能被撤销。起诉前三年没有使用的，也不能获得损害赔偿，所以使用对注册商标的效力有较大的影响。除此之外，有些国家或地区的商标法还规定，不使用还可能影响注册商标物权请求权的效力。比如，《欧盟商标条例》第99条第3款就提供了基于不使用侵权抗辩的可能性。

由于我国商标法没有明确剥夺未使用注册商标所有人主张停止侵害之权力，也没有明确规定注册商标的使用是否可能构成侵权，从解释论上结合注册商标的注册时间和使用因素来确定是否允许用自己注册商标进行抗辩是可行的。具体阐释如下：

1.自注册之日起不满五年的自己注册商标停止侵害责任之抗辩。在在后自己注册商标自注册之日起不满五年的情况下，其可以因在先冲突注册商标的存在而被宣告无效，而后者则不会因在后冲突注册商标的存在而被宣告无效。在该情况下，不管在后注册商标是否已经实际使用，均可以被宣告无效。因此，当在先注册商标所有人指控在后注册商标的使用构成商标侵权时，在后注册商标不能被用作停止侵害责任抗辩之理由。而当在后注册商标的注册人指控在先注册商标的使用构成商标侵权时，因不存在无效宣告问题，只要符合上述自己注册商标侵权抗辩的条件，在先注册商标当然能够被用来进行停止侵害责任之抗辩。根据我国《商标法》的规定，连续三年未使用的注册商标可能被撤销，因此，当在先注册商标连续三年未使用时，除非在后注册商标同样连续三年未使用，从商标法鼓励商标使用的原则出发，不应该允许在先注册商标抗辩停止侵害责任。因为当在后注册商标已经正常使用且具有一定影响的情况下，可以视在先冲突注册商标因连续三年不使用而不存在，从而前者不因在先冲突注册商标的存在而被无效宣告。也就是说，在这种情况下维持正常使用在后注册商标的效力而事实上撤销连续三年未使用的在先注册商标。

2. 自注册之日起已经满五年时间的自己注册商标停止侵害责任之抗辩。在在后商标自注册之日起满五年的情况下，除了属于恶意复制、模仿、翻译驰名商标的情形之外，在后注册商标将无法被宣告无效，于是会出现类似于欧盟商标法中干预权所导致的商标共存之后果。在这种情况下，不管是在先商标还是在后商标，只要符合前述自己注册商标侵权抗辩的条件，原则上均可以针对对方的商标侵权指控进行停止侵害责任之抗辩。同时，根据我国商标法的规定，连续三年未使用的注册商标可能被撤销，此时必须考虑两个注册商标的使用状况以决定是否允许用注册商标进行停止侵害责任之抗辩。很显然的是，根据商标法鼓励商标使用的基本原则，不管在先还是在后注册，连续三年未使用的注册商标均不可抗辩正常使用注册商标所有人的停止侵害责任之指控。

（三）附加区别标志

除了上述注册商标可能因注册之日起不满五年而被宣告无效或者因连续三年未使用而被撤销之外，当两个相互冲突的注册商标均无法被宣告无效或撤销时，二者只能共存。在这种情况下，由于两个注册商标存在冲突，双方商标的使用必定存在混淆的可能性，双方均可以对对方提起商标侵权之诉，对于这种商标侵权纠纷的处理，法院可以参考“恒升”与“恒生”冲突案中的调解方案，即“可以根据案件的具体情况，责令双方当事人通过正确使用商标、附加区别标志等方式互相加以区分，以减少双方商标冲突的程度”，同时保护公共利益。

五、结语

尽管避免注册商标之间的冲突和维护注册商标的识别功能商标法“是面向功能的，涉及的是识别和保证商业来源真实性的功能”。 Annette Kur & Martin Senftleben， European Trade Mark Law： A Commentary， Oxford： Oxford University Press， 2017，§1.1， para.1.03.是商标法的重要目标，而商标法的确也在尽可能地通过无效宣告等制度从根源上减少相互冲突的注册商标的存在，但注册商标之间的冲突是难以避免和不可消除的。同时，尽管注册商标之间存在冲突，商标使用的动态性、信赖保护原则、禁止重复诉讼原理以及域外经验等均表明应该适当尊重注册商标的效力，有条件地允许商标使用人用自己合法的注册商标进行侵权抗辩。在多大程度上允许用自己的注册商标进行侵权抗辩既取决于商标集中注册制度与商标侵权案件诉讼效率的综合作用，也取决于商标法消除混淆、避免注册商标之间冲突、遏制商标侵权以及相关当事人合法权益维护之间的折衷平衡。而合理设置自己注册商标侵权抗辩之条件及其法律后果将有助于实现最优的制度效果。

Research on Defensing Trademark Infringement by the Defendants Registered Trademark

WANG Taiping

（South China Institute for International Inteuectual Property， Guangdong Unviersity of Foreign Studies， Guangzhou 510006， China）

Abstract：

The dynamic nature of the trademark， the inevitable loopholes of the trademark review system， the principle of trust protection and the ban of repeated actions are the justifications ofdefensing trademark infringement by the defendants registered trademark. The related legislations in Europe and Japan evidence the rationality and feasibility of defense to trademark infringement by defendants own registered trademark. The purpose of the system of defense to the trademark infringement by defendants own registered trademark is to maintain the registered-based system and the system of centralized review of registered trademark and avoid the registered trademark becoming the tool of trademark infringement. The requirements of the defense to trademark infringement by defendants own registered trademark include two or more registered trademark conflicting with each other， the registered trademark used to defend trademark infringement being valid and being registered in good faith or having been exceeded the time limit for invalidation stipulated by the trademark law， the registered trademark having been used and acquired trademark sense before being accused of trademark infringement， the use of the registered trademark in good faith and in accordance with the normal commercial habits. The defenses to trademark infringement by defendants own registered trademark include defense to damage compensation liability and injunction， and the registration time of the junior registered trademark and the use status of the conflicted registered trademarks will affect the defense to trademark infringement by defendants own registered trademark. When both of the conflicted registered trademarks cannot be declared invalid or undo and have been used by their holders， we can reduce the likelihood of confusion by attaching the distinctive signs to both the conflicted registered trademarks.

Key Words：  conflicts between registered trademarks; defense to trademark infringement; the registered-based mechanism; attaching distinctive signs

本文責任编辑：黄 汇

收稿日期：2019-06-22

基金项目：2018年度国家社会科学基金项目一般项目“商标符号利益分配视角下的商标法构造研究”（18BFX172）

作者简介：

王太平（1970），男，河北成安人，广东外语外贸大学云山杰出学者，法学院教授，华南国际知识产权研究院研究员、国际知识产权法治研究创新团队负责人，法学博士。

①参见《最高人民法院民事审判第三庭关于转发（2004）民三他字第10号函的通知》，2015年3月11日颁布;泰兴市同心纺织机械有限公司与江苏振泰机械织造公司侵犯商标专用权、侵犯企业名称权纠纷上诉案，江苏省高级人民法院（2004）苏民三终字第059号民事裁定书。