关于本国优先权初步审查制度的思考

曹晴云 宋扬

摘 要：在本国优先权的初步审查中，笔者发现很多申请人为了满足审查指南中规定的本国优先权成立的条件，会采用撤回在先申请享有的优先权的方式。如果实际属于部分优先权的情形，采用撤回优先权的方式会损害申请人的利益。本文对现有本国优先权初步审查制度进行深入分析，排查其中可能存在的风险点，并在最后提出了一种较为合理的审查处理方式，希望能对此类问题的解决提供参考。

关键词：本国优先权;撤回优先权;首次申请;巴黎公约;相同主题;初步审查

中图分类号：D923.42     文献标识码：A       文章编号：1003-5168（2021）27-0124-03

Abstract： In the preliminary examination of the domestic priority set， it is found that many applicants will withdraw the priority of the previous application in order to meet the conditions of the domestic priority set forth in the examination guide. If it is part of the priority， the withdrawal of priority will damage the interests of the applicant. This paper makes an in-depth analysis of the existing domestic priority preliminary review system， investigates the possible risk points. Finally， this paper puts forward a more reasonable way of review， hoping to provide a reference for solving such problems.

Keywords：domestic priority;withdrawal priority;first application;Paris Convention; same subject;preliminary review

1 引言

根據《专利审查指南》（以下简称“审查指南”）的规定，发明专利申请的本国优先权审查要经历初步审查和实质审查两个阶段[1]。如果实质审查员检索到优先权日与申请日之间公开的可能影响专利申请新颖性、创造性或可能会造成重复授权的文件（PX、PY、PE、R）的情况下，则需要核实优先权[2]，但此时进行核实的基础是经过初步审查合格予以公布的优先权。如果优先权在初步审查阶段没有被承认，发明实审员一般会认可初步审查员的意见，不再去核实优先权。并且如果优先权不成立，在申请文件的公布文本中不会体现优先权的信息，公众无法查询并获知在先申请的内容。因此，优先权在初步审查阶段中能否获得承认是至关重要的。如果初步审查员判断出现偏差，会给申请人带来风险。本文拟对现有本国优先权的初步审查制度进行深入分析，排查其中可能在的风险点，以期消除该风险点对本国优先权审查的影响。

2 问题的提出

在本国优先权的初步审查过程中，初步审查员经常会遇到优先权连环套的情况，即申请人就相同主题提出了A、B、C三件专利申请，申请A的申请日早于申请B，申请B的申请日早于申请C，申请B提出了优先权声明，作为优先权基础的是在先申请A，申请C也提出了优先权声明，作为优先权基础的是在先申请B。此时，根据《专利法实施细则》第32条第2款规定“已经要求过外国或者本国优先权的，不得作为要求本国优先权的基础”和审查指南第一部分第一章第6.2.2.1节的进一步规定“在先申请的主题应当没有要求过外国优先权或者本国优先权，或者虽然要求过外国优先权或者本国优先权，但未享有优先权”，初步审查员会以在先申请B已经享有优先权为由，针对在后申请C的优先权请求发出“视为未要求优先权通知书”。

申请人在收到该通知书后，为了能使在后申请C的优先权成立，针对申请B提交了撤回优先权声明，请求撤回申请B享有的申请A的优先权，以实现在先申请B的优先权状态从“享有”变为“未享有”，并且以此为理由提交意见陈述书要求恢复申请C享有申请B的优先权。

此时，虽然初步审查员接受申请人的意见，发出“修改更正通知书”，并做出优先权成立的审查结论，但仍存在着申请人利益可能损害的情形。例如部分优先权的情形，实际上在后申请C可以要求在先申请B的优先权，但申请人采取撤回申请B享有的申请A的优先权的方式，会导致申请B新颖性和创造性判断的时间标准推后。造成这种情形的原因，一方面是申请人自身对于专利相关知识不熟悉，采取了错误的应对方式;另一方面是目前关于本国优先权的审查制度存在着风险。也即在部分优先权情形下，初步审查员为什么还要发出“视为未要求优先权通知书”呢？

3 关于“首次申请”的判断风险

经过查阅发现，关于“首次申请”的认定，除了我们一般认为的事实上的第一次申请以外，巴黎公约还给出了一种例外情况。巴黎公约第4条C款规定“（4）在本联盟同一国家内就第（2）项所称的以前第一次申请同样的主题所提出的后一申请，如果在提出该申请时前一申请已被撤回、放弃或驳回，没有提供公众阅览，也没有遗留任何权利，而且如果前一申请还没有成为要求优先权的根据，应认为是第一次申请，其申请日应为优先权期间的起算日。在这以后，前一申请不得作为要求优先权的根据。”

根据巴黎公约的这条规定，“首次申请”不能机械地从字面上来理解，在特定的情况下，事实上的第二次申请也可以作为巴黎公约意义上的“首次申请”，条件包括：第一，在后申请与第一次申请针对的是相同主题;第二，在后申请与第一次申请在同一成员国提出;第三，在提出在后申请之前，第一次申请已经放弃、撤回或者被驳回，没有供公众阅览，未遗留任何权利问题;第四，不论在同一国家或任何其他国家，第一次申请没有成为要求优先权的基础;第五，在第一次申请与在后申请之间的时间间隔中，该申请人也没有向其他成员国就相同主题提出过申请。

虽然巴黎公约的该例外情况没有在我国专利法规中进行规定，但如果该例外情况只适用于外国优先权，则对于本国国民明显不公。在此我们对以上五条进行逐一分析，看一下现行的本国优先权审查中是否包括了该例外情况。

第一项条件是关于相同主题的判断;第二项条件是关于在后申请国家和在先申请国家的判断;关于第三项条件，根据审查指南第一部分第一章6.2.2.5节和6.2.3节规定“申请人要求本国优先权的，其在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回”“被视为撤回的在先申请不得请求恢复”“要求本国优先权的，撤回优先权后，已按照专利法实施细则第三十二条第三款规定被视为撤回的在先申请不得因优先权要求的撤回而请求恢复”，即只要在后申请提出优先权请求，其在先申请即视为撤回，也称国优视撤，即认为第一次申请A自在后申请B提出之日起即视为撤回。

“没有供公众阅览”涉及申请A的公开问题。如果第一次申请A没有供公众阅览，也没有遗留任何权利，那么该第一次申请A是无法检索、无法为他人获知和获得的，不会损害公众的利益。如果申请A先行公开了，申请B再提出，则申请B就不具有新颖性了，不具备新颖性的申请当然不能再作为优先权的基础[3]。

关于第四项条件涉及申请A是否为首次申请的判断，需要检索申请人在申请A之前是否存在相同主题的更早专利。如果存在更早专利，可以确定在先申请A并不是该申请人提出相同主题的首次申请。关于第五项条件“在第一次申请与在后申请之间的时间间隔中，该申请人也没有向其他成员国就相同主题提出过申请”，如果在申请A和申请B之间还存在国外相同主题的申请D，则即使没有申请A，此时的申请B不是全球范围内的第一次申请。

在审查指南中，上述第一项、第二项条件均有相应的审查规定，第三项条件中的“在提出在后申请之前，第一次申请没有供公众阅览”、第四项和第五项条件均需要通過检索才能知晓，在实质审查阶段中会得以解决。综上，通过逐一分析可以看出，虽然我国没有将巴黎公约的该例外情况写入专利法规中，但目前本国优先权审查中实际包括了该例外情况的审查。

4 关于“相同主题”的判断风险

关于相同主题的判断，在目前审查指南的初审部分（第一部分第一章第6.2.2.1节）规定“在先申请的主题应当没有要求过外国优先权或者本国优先权，或者虽然要求过外国优先权或者本国优先权，但未享有优先权”。在前述案例中，审查员针对在后申请C的优先权请求发出“视为未要求优先权通知书”，也即涉及其中“主题”是否相同的判断。

相同主题的判断，实际上是需要判断各项权利要求的技术方案是否记载在在线申请文件中，这需要本领域技术人员从技术方案整体进行考量。而初步审查员并不掌握该技术领域的技术内容，不具备该技术领域的教育背景，那么在判定过程中，很容易出现偏差[4]。例如，某一在后申请B，仅仅是对技术内容描述方式做出改变，相对于在先申请A并没有引入新的技术内容，初步审查员可能因为技术术语不一致而认为优先权不成立，或者前述部分优先权的判定情形。

对于发明实审员来说，一般是在初步审查员判定的基础上做进一步审查，此外虽然其可以通过内部系统提交查看优先权内容，但需要提交申请、等待审批，这样会给优先权的核实工作带来不便。如果优先权不成立，在申请文件的公布文本中也不会体现优先权的信息，公众无法查询并获知在先申请的内容。因此，初步审查员对于优先权的认定是否准确对于案件审查至关重要。如果初步审查员判断出现偏差，会给申请人带来风险。

即使申请人没有针对申请B提出撤回优先权申请，仅是在“视为未要求优先权通知书”的指定期限内提交意见陈述，并且初步审查员接受申请人的意见，发出“修改更正通知书”，做出优先权成立的审查结论，但这种做法仍会增大审查成本和申请人的答复成本。因此初步审查员关于“相同主题”判断是目前优先权审查中存在的一个风险点，需要加强有效的监督。

5 本国优先权审查制度的修改建议

本国优先权作为巴黎公约优先权原则的一种衍生制度，其产生的本意在于保护本国申请人的利益，在一定程度上为本国申请人提供便利。通过追溯分析巴黎公约中“首次申请”的例外情况，发现虽然我国没有将巴黎公约的该例外情况写入专利法规中，但实际上包括了该例外情况的审查。而目前关于“相同主题”的判断存在着风险，这主要是由于初步审查员不具备技术优势，无法准确判断是否属于相同主题，一旦出现偏差，会给申请人带来风险。

为了消除这种风险，笔者认为：第一，在初审阶段将涉及优先权的申请进行分类、打标，尤其是部分优先权的情形，对于优先权连环套情形中是否属于相同主题不予处理，留待发明实审员处理;第二，在内部系统数控库中保留在先申请，并且公众可以查询，以便发明实审员和公众对优先权认定进行监督。

参考文献：

[1] 尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011.

[2] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010.

[3] 韩晓春.第四次申请能否享有第三次申请的优先权[J].审查业务通讯，2001（10）：15-19.

[4] 常津铭，刘华楠，张亢.专利法实施细则及指南中有关本国优先权内容的试探性的修改建议[J].河南科技，2020（30）：85-88.