如何定义美国337调查条款中的“国内产业”

虞文燕

摘要向美国国际贸易委员会提起337调查的请求,所涉知识产权权利人必须证明其已经在美国设立了受该权利保护的有关产品的产业,或证明该等产业正在设立过程中,该要求即所谓的“国内产业要件”。在美国《关税法》337条款下,“国内产业”这一术语含义模糊不清,没有明确的界定。本文试图通过对美国国际贸易委员会以往337调查案例的研究,对337调查中“国内产业”的界定标准进行详细的分析,以总结出美国国际贸易委员会在这种跨境业务背景下如何定义“国内产业”的一般规律。

关键词技术标准经济标准实质性投资

中图分类号:D971.2文献标识码:A文章编号:1009-0592(2009)06-135-03

一、背景

“337条款”这一术语是美国1930年《关税法》第1337节的简称,现被汇编在《美国法典》第19编1337节。337条款由国际贸易委员会(“ITC”)予以执行,该会是执掌美国众多贸易法规的独立政府机构(其他涉及ITC职权的法规包括反倾销法和反补贴法,这些法规由ITC和商务部共同执行)。

通常的误解是,337条款的保护对象不包括外国企业。事实并非如此。实际上,如果一家外国企业拥有美国的专利,并在美国实施了该专利,即便该种实施是在特定情形下进行的(例如通过被许可人或分包人),只要符合美国法律制定的特定标准及ITC在判例中为该标准做出的相应解释,该外国企业便可顺利地向ITC提起337调查的申请。

日本企业曾成功运用337条款中的“国内产业”标准来排除美国市场中包括中国企业在内的外国竞争者。由于在337条款下,“国内产业”这一术语的含义没有明确的界定,ITC往往会遵循以往的判例中所树立的原则来对申请人是否符合“国内产业要件”进行界定。本文试图通过对ITC相关案例的研究,探求进口项下美国知识产权保护中这一最常用的行政机制-337调查中是如何定义“国内产业”的,并总结出一般规则,以供业内人士参考。

二、337调查简介

ITC拥有公认的337条款下对专利侵权、商标侵权、版权侵权、虚假原产地标示、滥用商业秘密等行为的管辖权。在337条款下,ITC有权对进口或进口货物销售过程中的不正当竞争行为和不公平交易行为进行调查并作出裁决。该种调查通常是根据美国企业或符合337条款保护要求的外国企业提起的诉请进行的,但ITC也可自行发起337条款的调查。如果ITC经调查认定进口产品侵犯了美国的知识产权、构成了不正当竞争行为,ITC有权采取签署排除令,禁止侵权产品进入美国市场,在普遍排除令下,ITC甚至有权不分来源地禁止所有同类侵权产品进入美国市场。

337调查的主要程序包括:申请、立案、应诉、听证前会议、取证、听证会、行政法官初裁、委员会复议。如果任何一方当事人对ITC的裁决结果不服,可以向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。ITC做出的违反337条款的裁决,应提交总统审议。如总统在收到ITC裁决后60日内未基于政策因素予以否决,则该裁决将成为最终裁决。实践中,总统极少否决ITC的终裁。

需要注意的是,适用337条款的前提是在美国国内必须实际存在或将要存在的相关产业,并且该产业应用或实施337条款所保护的美国知识产权。按照规定,当不正当竞争行为将要或已经破坏或实质性损害美国的产业,或妨碍美国该类产业的建立,或抑制、垄断美国贸易或商业时,才可以发起337调查。

三、如何界定337调查条款中的“国内产业”

(一)国内产业要件

如上文所述,向ITC提起337调查的请求,所涉知识产权权利人必须证明其已经在美国设立了受该权利“保护的有关产品””的产业,或证明该等产业正在设立过程中豎。该要求即所谓的“国内产业要件”。

“国内产业”的含义似乎是一目了然的。其实不然。在337条款下,“国内产业”这一术语含义模糊不清,没有明确的界定。事实上,337条款“既不要求申请人生产专利产品,也不要求其说明所涉专利涉及的产品产自申请人的被许可方”。 根据规定,如果美国存在受专利、版权、商标等保护的相关产品存在以下情况,应当认定美国存在该产业:

(A)工厂或设备的重大投资;

(B)劳力或财力的重大投入;或者

(C)专利实施方面的实质性投资,包括工艺,研究和开发,或许可。

该规定并不要求申请人在美国实际生产产品,而是要求申请人就所涉产品在美国进行了重大的投资。ITC在多个判决中提到了国内产业要件的各个方面,分析这些案例,可以发现,总的趋势是,“国内产业”的门槛越来越低,也就是说,对满足要件所必要的美国国内经营活动的要求正在逐步减少。下文将对ITC以往判例中“重大投资和活动”的界定标准进行详细的分析。

(二)两项标准

ITC为确定337调查的申请人是否满足国内产业要件制定了两项标准。其中,技术标准考虑“申请人是否正在实施或从业于所涉专利”,经济标准则考察“是否进行了重大或实质性的商业开发”。

1.技术标准

申请人首先要证明其正在实施或应用异议所涉之专利。ITC认为,申请人只需表明其产品符合争议所涉专利的一项权利要求即可。国内产业要件 “技术标准”的执行并非根据僵化的公式,而是根据产品和市场的实际情况综合考虑的。在分析一项专利的权利要求时,ITC首先考察内部证据,包括权利要求的语言及其详述的内容等。然后,ITC会考察外部证据,包括发明者的证词、专家证词和学术论文等。当然,外部证据使用的目的是为了便于ITC对专利的理解,而非改变或抵触权利要求本身的语言和用词。

2.经济标准

为符合国内产业的经济标准,申请人必须表明,其已经根据《美国法典》第19编第1337节(a)(3)条规定的三项内容中的任意一点建立了或正在建立国内产业。国内产业应当涉及:(1)工厂或设备的重大投资;(2)人力或财力的重大投入;或(3)实质性的实施或应用投资,包括工艺、研究开发和许可。因上述标准是选择性陈述的,符合上述三大标准中的任何一个标准都足以满足“国内产业”的要求。需要注意的是,法律并没有要求国内产业必须达到特定的规模。

ITC并未将经济标准限定为申请人的直接活动。在近年来的调查中,ITC认可将申请人的承包人、分包人或被许可人完成的工作认定为国内产业的部分投资,在判定企业的经济活动是否满足“国内产业”的要求,甚至连由本身为被许可人的外国企业分许可的第三方在美国国内所进行的投资及从事的活动都会被考虑在内。

另外,申请人母公司或关联公司的活动也被认定为投资的一部分。例如,在特定LED产品案中,ITC查明,申请人不仅在工艺、研发方面有实质性的投资,其美国关联方也对有关所涉产品的工艺和/或研发活动进行了实质性的投资。ITC据此认定,申请人符合重大投资的条件。

(三)对比增值分析

ITC认为,在产业的经营活动并非全部在国内开展的情形下,根据337(a)(3)(A)-(B)条款对国内和外国经济活动进行对比分析是适当的豙。对比分析包括增值分析以确定美国国内的活动对产品所增加的价值。增值分析法通过外国生产成本和国内生产成本的对比来确定国内活动对最终产品所增价值的百分比。如在特定魔方案豛中,因国内服务对进口价值为1.00美元的产品增加了0.92美元的价值,ITC认定申请人重大国内活动的存在(下文将详述)。

在特定农业车辆及其零部件案豜中,行政法官查明:申请人国内成本包括了涉案产品29%的要素成本,10%的其他生产成本及费用(包括营销、产品支持、保修支持、零件、销售及经销商支持为国内费用)。另外,申请人有12名全职为涉案产品提供支持的国内雇员、5名全职搬运工人以及其他负责产品有关工作的国内工人。行政法官根据上述事实认定,申请人已经举证证明其设立了国内产业。

即使在一些案例中不受重视,对比分析和增值分析法作为确定申请人是否满足 “国内产业”的要件分析方法,ITC从未排除其适用。

(四)国内产业各项要素的具体分析

1.337(3)(A)条款:工厂和设备的重大投资

ITC将办公场所、实验室和机器设备的投资作为工厂和设备的重大投资。

在特定男性避孕产品案豝中,尽管美国国内的承包人不是申请人产品的唯一生产商,ITC认定,申请人支付给承包人生产产品的款项是“重大的”,并且申请人对国内承包人用于产品之进一步加工的“无尘车间”的投资是重大的,因此,申请人符合立国内产业的要件要求。

工厂和设备的投资无需是源自美国的资金。在特定显示控制器案豞中,申请人从其美国银行账户支付设备和器械的款项,该笔资金自其加拿大之姐妹公司转拨。ITC认为,因该款项的支付是为美国的设施和设备在美国进行的,资金来源于加拿大与国内产业要件分析无关。

2.337(3)(B)条款:人力或财力的重大投入

ITC认为,人力或财力的重大投入包括发生在美国境内的工人的雇佣、工人的管理、办公人员薪资等各方面的投入以及其他费用。在分析申请人的支出是否属于“投资”时,ITC认为, “在工厂和设备方面的投资……必须是不可撤销和具有约束力的”。雇佣的工人可以包括那些不是专职为申请人生产产品的工人。

3.337(3)(C)条款:应用的实质性投资,包括工艺、研发和许可

(1)工艺

为满足国内产业要件的经济标准,ITC也将工程师提供的技术协助、工艺研究中使用的仪器设备作为工艺投资的一部分。在特定基带处理器芯片案豟中,ITC认为申请人在美国国内的工艺研究中,使用了精密的电子设备包括光谱分析器、调节器、合成器、示波镜和网路分析器等,构成了工艺、开发以及实施的实质性国内投资。

在特定LED产品案豠中,ITC在认定国内产业是否存在时,认可了与工艺的质量控制相关的投资。鉴于申请人拥有200名在美国国内从事工艺的质量控制、修理及进口产品包装工作的员工这样的事实,ITC认定国内产业的存在。

(2)研发

在特定光盘控制器芯片案豣中,行政法官认为,国内产业分析不应集中在判定国内企业是否在任何程度上参与生产涉案产品,而应集中分析 “该产业在特征上是否充分、必然是国内的”。在该案中,ITC最终认为,尽管只有全部芯片生产的一小部分是在国内进行的,国内生产商实施专利并投资于产品研究和开发这一事实,使得“国内活动的性质和重大性”足以证明国内产业的存在。

尽管337条款的用语是现在时态,国内产业要件的分析发生在申请人提起申请以后,ITC认为申请人过去的投入与国内产业分析也应当是相关的。在特定视频图形显示控制器豤中,尽管申请人当前并没有在美国生产所涉之国内产品,ITC根据申请人过去在研发上的投资认定国内产业的存在。在特定电池驱动的乘坐式玩具车辆及其元件案豥中,即使申请人已因生产新规格的产品而停止所涉专利之实施,只保留了少量存货作为维保备件,行政法官仍然认定,过去的研究开发费用足以确定国内产业的存在。同样,在特定变速风力涡轮机及其元件案豦中,尽管专利权人申请破产,ITC仍然根据申请人过去的投资和有限的延续的专利实施认定了国内产业的存在。

国内产业要求的经济标准不仅可基于申请人对涉案产品研究开发的大量投资,也可以基于与涉案产品有关的产品的研究开发。在特定基带处理器芯片案豧中,申请人为与涉案产品相关的产品的技术研发、与芯片的参考设计和技术性能测试有关的研发进行了重大的投入,ITC由此认定申请人对研发进行了重大投资。

同样,在特定NAND闪存电路产品案豨中,申请人在美国有近700名员工,其2005年在研究开发方面的开支为170000美元,绝大部分都与NAND芯片相关,而超过95%的涉案产品使用该种芯片,因此,ITC认为申请人对研究开发进行了重大投资。

(3)许可

337(a)(3)(C)明确规定可以通过许可确定国内产业的存在.。

如上文提到的,在实践中,ITC甚至接受以分许可人的活动判断是否符合“国内产业的经济标准”。比较典型的案例为特定光盘控制器芯片案豩。在该案中,申请人的产品由一家美国公司(Sunext)设计,该公司是一家外国公司(Sunext Tech.)的全资子公司,而Sunext Tech. 是申请人的被许可人Sunplus 的全资子公司,行政法官因Sunext在美国国内的经营活动认定申请人符合国内产业的标准。被申请人抗辩道:申请人不应以“未经许可的第三方”的活动来达到国内产业的经济标准,因为该第三方仅仅是从一个本身只是受许可人的外国企业处获得许可的分许可人。但是,行政法官认为,证据表明,无论直接、间接,Sunext 与其全资下属公司Sunext 设计公司获得了所涉专利的许可,而337(a)(3)(C)明确规定可以通过许可确定国内产业。因此,行政法官认定,该案申请人符合所涉专利的国内产业要件的经济标准。

(4)分包

ITC很早就已认可,申请人的承包人或分包人在美国国内开展的工作可被视为国内产业的部分投资。在特定充气糖果产品方法案豬中,ITC以承包人运用涉案专利办法长期、完整地在美国国内生产糖果为理由,认定国内产业存在。

在特定盐酸地尔硫制剂案豭中,MMD公司(一家美国公司,申请人的承包人)负责在美国境内将进口的散装的地尔硫(Diltiazem)转换为剂量形式。申请人与承包人长期保持散装地而硫的排他性供应关系。ITC认为,尽管理论上申请人与承包人可以中断相互间的商业往来或停止使用涉案专利,但这将付出沉重的商业代价。申请人选择与承包人合作实施一项美国专利,而承包人是一家美国公司,其在美国境内的活动可使散装地而硫增值并投入美国消费市场。承包人通过履行其与申请人的合同在美国投资并雇佣员工,该种投资具有重大意义。ITC认为,申请人提供了足够的证据证明,该承包人在美国从事的有关专利产品的活动和投资足以满足337条款的国内产业要求。

(5)其他——质量控制,修理和包装

在特定魔方案豮中, ITC认为,质控、包装和修理引起的产品在美国的增值,证明了申请人在美国国内的业务的重要意义。

在本案中,申请人在新泽西雇佣了200名员工,从事申请人从不同海外渠道进口的魔方的质控、修理和包装等工作。当魔方运至新泽西工厂后,每一个魔方都将接受检验。经过该第一道的质控检验, 大约16,000,000个 魔方中将有1,000,000 被检为不合格。经过第一道的质控后,那些瑕疵率在1-3%之间的魔方将接受包装前的深度质控检验。申请人还在美国进行魔方的修理,并在魔方的模型生产、魔方设计和材料提升方面进行了大量投入。更为重要的是,申请人还证明了,魔方的进口成本为近1.00美元,而其在美国为魔方开展的工作使其增值了0.92美元。据此,ITC最终认定申请人的国内商业活动构成“美国国内产业”的适当要素。

四、结语

如上所述,在337调查中,当申请人涉案产品的生产经营活动不是全部在美国开展时,申请人是否在美国国内设立了国内产业的问题将变得难以认定。但是,由于这种跨境的合作和生产活动在当今国际经济活动中十分普遍,因此有必要对ITC在这种跨境业务背景下如何定义“国内产业”作出具体分析。

综合上文所述,一个申请人要证明其在美国设立了“国内产业”,应满足《美国法典》第19编第1337节(a)(3)条所规定的任意一项重大投资的要求,具体可以考虑以下一些因素:实施所涉专利的投资(包括工艺、研发方面的投入);人力和财力(主要在雇佣方面)的投入;涉案产品的质量控制、修理、包装及维护方面的工厂和设备投资;承包人、分包人或被许可人的投资及其开展的工作;申请人在美国的母公司或其他关联公司的经济活动,等等。即使无法证明上述投资在绝对值上构成“重大”,还可以将涉案产品的国内活动与国外活动重要性进行对比,或将涉案产品国内生产成本及国外生产成本进行对比增值分析,以证明申请人的国内商业活动构成了美国“国内产业”的适当要素。