驰名商标淡化的基本问题及其法律规制

杨玲梅

摘要：驰名商标的淡化是一种特殊的严重损害驰名商标的行为，其性质是一种商标侵权行为，主要表现为弱化、污损、退化三种基本构成形式。我国对驰名商标淡化行为的研究还刚刚起步，立法上也有比较大的缺陷，必须整合法律资源，通过修订《商标法》来完善我国的对驰名商标淡化的法律规制。

关键词：驰名商标；淡化；法律规制

中图分类号：D91 文献标识码：A 文章编号：1003-854X(2009)07-0131-04

一、驰名商标淡化的性质与基本构成

淡化的英文原意是“稀释”。从字面上理解，驰名商标的淡化即是对驰名商标的效用的削弱，从而使其识别功能受到损害。根据美国《联邦商标反淡化法》(以下简称FTDA)，驰名商标淡化是指降低驰名商标指示和区别商品或服务的能力。而不论是否存在驰名商标所有人与其他当事人之间的竞争。也不问是否存在混淆、误导和欺骗的可能性。

美国是最好产生驰名商标淡化理论的国家。也是驰名商标淡化研究最为成熟和驰名商标淡化的法律规制最为完善的国家之一。1920年代，美国法学家斯科特最早提出了学理上的淡化概念，他于1927年在《哈佛法学评论》上发表的《商标保护的理论基础》一文中提出：“商标的真正作用，不是区别商品经营者，而是在满意程度方面区别不同的商品。从而促进消费者的不断购买。从商标的基本功能出发，在商标被使用在非竞争商品时。其在满意程度方面对不同商品的区别作用就会受到削减和淡化。商标越是显著或独特，给公众的印象就越深，就越是应当限制他人在非竞争商品或服务上使用。”

商标淡化的性质是一种商标侵权行为，具有商标侵权的基本特点，但又突破了普通侵权的限制。有学者认为，商标淡化的性质既是一种侵权行为，又是一种不正当竞争行为。事实上，从民法学的角度看，不正当竞争行为本质上也是一种经济活动中的侵权行为，具有侵权行为的一般特征。商标淡化本质上就是一种商标侵权行为。传统商标理论认为，未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为是商标侵权行为。但是。对于在不相同或不相类似的商品上使用与注册商标相同或者近似的商标的行为，传统商标理论未予认定。商标淡化其实是一种模仿他人的标识的行为，属于“搭便车”行为的一种，其不正当地利用了他人商标已有的市场声誉，在客观上造成了对该商标的淡化，在损害了合法商标权利人经济利益的同时，给自己带来经济收益。商标淡化理论将此也列为商标侵权行为。即是突破了传统商标理论的限制，扩大了对驰名商标的保护。

在表现形式的构成上，驰名商标淡化行为主要表现为：弱化、污损、退化。

驰名商标弱化，是指无权使用人将与驰名商标相同或近似的商标用于与驰名商标非类似的商品或服务上，破坏驰名商标的识别力和显著性，从而使该驰名商标与其核定使用商品或服务之间的特定联系削弱的行为。驰名商标的弱化是最为典型和常见的一种驰名商标淡化形式。它首先破坏的是驰名商标的识别力。原因在于，商标首先应以其区别于不同商品和服务的功能起到保证使用同样商标的商品或服务具有相同品质的作用。驰名商标对应的是特定的商品或服务，消费者看到该驰名商标就会联想起该商家的商品或服务。弱化的作用就在于削弱消费者的该种联想，从而弱化驰名商标的显著性。最终损害驰名商标的商业价值和驰名商标权利人的利益。

还有另外一种弱化的情况，即造成驰名商标淡化的行为人提供的商品或服务的质量超过驰名商标权利人的商品或服务，此种行为是否应当被允许?应当说，此种行为也不应被允许。首先，从行为的性质上讲，这种行为仍然是冲淡了驰名商标与特定的商品或服务之间的联系，使驰名商标的识别力下降，从而影响到驰名商标权利人的商业利益。其次，这种行为会导致驰名商标权利人逐渐失去对驰名商标的控制，这种情形持续下去，当弱化行为人占领一定份额的市场之后，其商品或服务的质量如果下降，消费者会把对该行为人的商品或服务的不满转嫁到驰名商标合法权利人的身上，使驰名商标合法权利人的信誉受到严重损害。

驰名商标丑化，也称驰名商标的污损，或者玷污，是指无权使用人将与被淡化商标相同或相似的商标使用在不相同、不相类似的商品或服务上，目的在于对驰名商标的信誉产生玷污、丑化、负效应的效果，损害驰名商标的声誉，使消费者降低对该驰名商标的评价。驰名商标的丑化行为是比弱化行为更为恶劣的商标侵权形式。弱化行为仅仅是削弱了驰名商标的识别力而已，丑化行为则使驰名商标产生了不洁的形象，严重玷污了驰名商标的商誉，具有更大的主观恶性。驰名商标的丑化主要体现在两个方面：其一，将驰名商标使用在普通商品上。例如，“联想”是具有极大声誉的电子计算机商标，如果将“联想”用来指示小食品、廉价的五金产品或者小玩具，就会使消费者将高质量的高科技产品与大量廉价的小商品联系起来，这种联系就会损害驰名商标权利人的高品位、高质量商品或服务的声誉和形象。其二，将驰名商标使用在不洁或有伤风化的背景中。例如，“宝马”是享誉世界的高质量高档汽车的象征。如果有人将“宝马”命名为厕所洁具的商标名称，这显然将使消费者把享誉世界的高档汽车和厕所联系在一起，严重损害驰名商标权利人的形象。

最为严重的驰名商标淡化的表现形式是退化。驰名商标退化，是指由于对驰名商标的不当使用。造成驰名商标最终变成商品的通用名称，彻底丧失驰名商标的识别力。驰名商标退化虽然是一种间接削弱驰名商标显著性的方式，但是其后果却最为严重。在历史上，“尼龙”、“阿司匹林”、“吉普”等都曾经是注册商标，却由于使用不当，最终成为聚酰胺纤维、乙酰水杨酸和越野车等商品的通用名称。这使商标权利人彻底失去了自己原先拥有的商标，使自己的商标陷入不受法律保护的境地。

二、我国驰名商标淡化的法律规制及其缺陷

我国当前对驰名商标淡化理论的研究还比较少，存在着比较多的不足，相应地，我国立法上对驰名商标淡化的规制也就存在着很大的不足。由于我国在当时的知识产权立法时还没有形成完整的驰名商标反淡化理论研究，因此，我国仍然没有形成一个统一的规制驰名商标淡化的法律体系。我国对驰名商标淡化的法律规制主要体现在《民法通则》、《反不正当竞争法》、《商标法》、《驰名商标认定和管理暂行规定》、《驰名商标认定和保护规定》、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》等法律、规章和司法解释中。这些法律法规虽然能够暂时为驰名商标的权利人提供某些法律救济，但是这些救济是零散的、不系统的、不一致和不完善的。在法官没有创造法律规则的权力的传统体制下。驰名商标权利人想要请求得到反淡化的法律保护就显得比较困难。

我国《民法通则》是民法的基本法，虽然基本上不涉及知识产权的内容，但是却有关于涉外

民事关系法律适用的条款。商标法问题属于涉外民事关系中的知识产权关系的部分。也可以根据《民法通则》适用相关的国际公约或者协议。例如，与日本的“同仁堂”商标争议就依有关国际公约而获胜。同时也为外国的驰名商标提供了实际的反淡化保护。商标局以说服的方式退回了一些在不同种类商品上申请“索尼”、“富士”等驰名商标的申请文件。但是，在没有涉外关系的国内市场，这种淡化行为多得不到救济。

我国《反不正当竞争法》是一部规范市场竞争关系的法律，从内容上讲，该法第5条第(二)项所禁止的行为也属于具体的商标淡化行为。因此，行政机关和司法机关也可以适用该条款来禁止相应的商标淡化行为。但是，由于商标淡化行为本质上是一种商标侵权行为，《反不正当竞争法》毕竟是规范市场竞争关系的法律，其规范的对象具有特定性，以存在市场竞争关系为前提，对侵权与被侵权双方不具有市场竞争关系的驰名商标淡化行为，《反不正当竞争法》就显得力不从心。

《商标法》是专门规范商标的法律，该法初步认定了某些驰名商标淡化行为，即该法第13条第2款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”但是，虽然《商标法》对驰名商标提供了“跨类”保护——即禁止就不相同或者不相类似商品申请注册他人已经在中国注册的驰名商标并且禁止使用，但其着眼点仍在于避免他人的商标与驰名商标相混淆和误导公众，而商标淡化理论却要求，不论他人的商标是否与驰名商标造成假冒、混淆或者误导，只要对驰名商标造成了“淡化”，就被认为是侵权。因此，我国《商标法》对驰名商标保护的强度比起国际上的理论还有一定的差距。

1998年修改的国家工商行政管理局《驰名商标认定和管理暂行规定》规定了驰名商标的反淡化问题。该规定第8条就将与他人驰名商标相同或者近似的商标在非类似商品上申请注册，且可能损害驰名商标注册人的权益的情形，予以禁止；第9条规定，将与他人驰名商标相同或者近似的商标使用在非类似的商品上，且会暗示该商品与驰名商标注册人存在某种联系，从而可能使驰名商标注册人的权益受到损害的，驰名商标注册人可以自知道或者应当知道之日起两年内，请求工商行政管理机关予以制止；第10条还规定了不准核准登记他人将与该驰名商标相同或者近似的文字作为企业名称一部分使用，且可能引起公众误认的情形。《驰名商标认定和管理暂行规定》的规定比《商标法》更为详细，但该规定属于部门规章，效力层次不高，而驰名商标的反淡化毕竟是商标保护的基本问题之一，由一个属于部门规章的暂行规定来规范缺乏足够的权威性，显得力度不足。并且，《商标法》的修改在《驰名商标认定和管理暂行规定》的修改之后，该问题仍然没有被纳入《商标法》，显得不妥。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》同时规定了关于驰名商标反淡化的法律适用问题，其中，明确规定了“复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”属于商标法第52条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。另外，该解释第1条第(一)项和第(三)项分别规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的行为：以及将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的行为，也属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。但是，以上两条规定的侵权范围要求“通过域名进行相关交易的电子商务”，或者“突出使用”，才构成侵权，其规制的范围仍然比较小。

从立法上看，我国的上述规定与驰名商标淡化的理论尚有一定的差距。这是由于我国的驰名商标淡化理论研究仍然不够深入。随着我国市场经济的发展，以及发展知识经济的需要。我国的驰名商标淡化的法律规制势必将进一步完善。

三、完善我国驰名商标淡化的法律规制的构想

由于商标不仅代表着企业的商品或服务的质量和信誉，而驰名商标更代表着一个国家的经济竞争力。要保护我国的驰名商标及其权利人(当然包括国外的驰名商标权利人)的合法利益，保护我国的国际竞争力，有必要对驰名商标的淡化进行法律规制，完善我国的相关制度。

1整合法律资源，建立驰名商标反淡化的法律体系

由于我国现在的驰名商标反淡化的法律体系比较零散，呈现出不系统和不完整的状态，分别规定于法律、部门规章和司法解释中。效力层次不一。因此，有必要整合法律资源，将这些零散的法律规范整合起来，建立一个相互衔接的驰名商标反淡化的法律体系。关于这一点，有学者提出上策、中策和下策三种措施，认为上策是制定专门的《商标反淡化法》，中策是修改《商标法》和《反不正当竞争法》，下策是在目前的法律法规体系中寻求保护。笔者认为，没有必要制定一部专门的《商标反淡化法》，因为，虽然驰名商标反淡化是一个重要的问题，但是，还不至于到了要专门制定一部关于商标反淡化的法律，更重要的是，商标法律规范是一个统一的整体，彼此之间有着紧密的联系，如果制定单独的法律。商标反淡化法律规范不统一和零散的局面就仍然存在。同时，在目前的法律法规体系中寻求保护又不足以解决问题。因此，最佳的方法是在《商标法》的修订中完善驰名商标的反淡化法律规范。把现行的各个效力层次的法律、规章和司法解释中合理的规范整合到《商标法》中。

2明确驰名商标淡化行为的构成要件

明确驰名商标淡化行为的构成要件，是认定驰名商标淡化行为的前提。根据商标淡化的一般理论。淡化行为的构成要件一般包括：行为人实施淡化行为的对象是在我国已经注册的驰名商标；行为人实施了将驰名商标复制、模仿、翻译用于自己不相同或不相类似的商品或服务的注册行为或使用行为；不需要考虑行为人的主观心理状态，即不管行为人是否具有故意或过失，因为驰名商标是为公众所熟悉的，淡化行为人以不知为由进行抗辩并没有合理的理由。根据我国《商标法》第13条第2款的规定，前两个要件都是具备的，但立法应当强调行为人的主观心理状态并不是淡化行为的构成要件。另外，商标淡化理论要求，不论他人的商标是否与驰名商标造成假冒、混淆或者误导。只要对驰名商标造成了“淡化”，就被认为是侵权，因此，《商标法》对驰名商标淡化的认定不应当限定得过于严格，只要符合上述要件，就可以认定为驰名商标淡化行为；并且，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》将“与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在

相同或者类似商品上突出使用”，以及“与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务”，都要求“容易使相关公众产生误认”，仍然过于严格，应当予以放宽，可以修改为只要符合客观要件，不问是否容易使相关公众产生误认，都可以认定为淡化的侵权行为；同时，不必要求同时具备“通过该域名进行相关商品交易的电子商务”，只要“将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名”。就可以认定为淡化行为。上述认定驰名商标淡化行为的构成要件标准都应当整合到《商标法》中。

3建立损失评估机制和惩罚性赔偿措施

由于驰名商标具有巨大的商业价值，某些享誉世界的驰名商标，还可能具有无可估量的价值。因此，驰名商标淡化行为对驰名商标权利人所造成的损失可能是十分巨大的。根据民法的一般原理，民事责任的承担主要还是以支付赔偿金的方法为主，驰名商标淡化行为的责任承担也是这样。《商标法》第56条第1款、第2款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支”， “前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿”。因此，《商标法》仍然是以补偿性赔偿为原则的，即损失多少，赔偿多少。这样的赔偿机制对于其他侵权行为可能适当。但是对于价值巨大的驰名商标来说，有时候就显得不足。对于“所受损失难以确定”的情况。“由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿”则在某些时候显得微不足道。特别是对于驰名商标丑化和退化这两种行为来说。其损失可能是难以估量的。因此，有必要首先建立驰名商标经济损失的价值评估机制，赋予被侵权人申请评估的权利，由专门的驰名商标评价机构或者由各方面的有关专家进行评估。同时，建立惩罚性赔偿措施，在损失确实难以估算时。应当由法院裁量实施惩罚性赔偿。惩罚性赔偿应当综合驰名商标的知名度、市场份额、淡化行为的情况、主观恶性等各方面来综合确定，由此提高恶意侵权人的违法成本，起到阻吓的作用。

4增加非经济性民事责任承担方式

由于驰名商标具有巨大的社会知名度和影响力，淡化行为对其造成的社会负面影响也是巨大的。因此，除了经济性民事责任承担方式之外，非经济性民事责任承担方式也很重要。《商标法》应当增加责令侵权人在报纸、电视、网络等媒体上公开赔礼道歉，或者向法院具结悔过并予以公布等非经济性的民事责任承当方式。这样可以使全社会都知晓驰名商标被侵权的事实。避免损失的扩大，减轻负面影响。

(责任编辑刘龙伏)