论《专利法》第5条的审查要素

樊耀峰 刘 锋 崔 越/文

一、前言

我国《专利法》第5条第1款（以下简称《专利法》第5条）规定：“对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。”违反国家法律、社会公德和妨害公共利益的发明创造，违背了专利法的立法目的，不利于推动发明创造的应用，不利于促进科学技术进步和经济社会发展，法律当然不予保护。为了与TRIPs协议统一，《专利法实施细则》第10条进一步规定：“专利法第五条所称违反法律的发明创造，不包括仅其实施为法律所禁止的发明创造。”《专利审查指南》第二部分第一章对于“法律”、“社会公德”、“公共利益”均做了详细的解释，同时指出：发明创造并没有违反法律，但是由于其被滥用而违反法律的，不属于《专利法》第5条规定的情形；如果发明创造因滥用而可能妨害公共利益的，或发明创造在产生积极效果的同时存在某种缺点的，不应认为是妨害公共利益的发明创造[1]。《专利审查指南》还列举了一些滥用或产生负面效果而不违反《专利法》第5条的例子，如用于医疗的各种毒药、兴奋剂、用于娱乐的棋牌、对人体有某种副作用的药品……

无效宣告或复审中也存在一些涉及 《专利法》第5条的案例。《专利法》第5条与该发明创造是否属于职务发明及其权属问题无关[《无效宣告请求审查决定（第13391号）》，热聚法石油树脂合成方法]；与申请专利的行为是否违反民法的诚实信用原则无关[《无效宣告请求审查决定（第12189号）》，包装袋（花生牛奶）]；与发明创造是否属于剽窃他人作品无关[《无效宣告请求审查决定（第9659号）》，铝合金型材（扇中立）]。上述决定主要强调《专利法》第5条所针对的客体是发明创造的内容本身，与其获得方式无关。《无效宣告请求审查决定 （第11269号）》（环保型节能民用水锅炉）和《无效宣告请求审查决定（第11270号）》（环保型节能民用水锅炉）则进一步明确：专利作为抽象的技术方案，并不等同于具体的产品；实际产品的生产、销售行为也不会导致该专利不符合国家法律的规定。显然，这里把技术方案与实际产品进行了区分，《专利法》第5条所针对的客体不是实际产品。

关于发明创造是否违反法律，《无效宣告请求审查决定 （第13081号）》（一种祛风除寒药酒及制备方法）指出：如果仅仅是发明创造的产品的生产、销售和使用受到国家法律的限制或约束，则该产品及其制造方法本身不属于违反国家法律的发明创造。《无效宣告请求审查决定 （第9919号）》（钞币数码组合防伪标识物）指出：判断一件专利申请是否属于《专利法》第5条规定的不授予专利权的情形，应当从该专利申请的整体出发，主要是考察其发明本身是否违反国家法律。《无效宣告请求审查决定（第11524号）》（可自己发电的臭氧水生成器）则进一步明确：“违反国家法律的发明创造”应当理解为一项发明创造的目的本身是为我国法律明文禁止或者与我国法律相违背的。

从上述无效宣告和复审案例可以看出，尽管合议组针对不同案情对《专利法》第5条的相关阐述都在《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》的框架内，但是侧重点和判断基准有所差异。我国还没有明确给出究竟哪些因素才是判断《专利法》第5条不授予专利权客体时需要审查的主要因素。笔者认为，随着科学技术的飞速进步，发明创造层出不穷，其种类也五花八门，明确适当的审查要素对规范和统一《专利法》第5条的审查标准是有必要的。另外，在判断一项发明创造是否符合《专利法》第5条时，审查员需要厘清各种关系、考察各种因素，明确适当的审查要素也便于审查员的操作，提高审查效率。

下文将结合其他国家的相关规定与案例对这一问题进行探讨，以期完善《专利法》第5条的审查工作。

二、其他国家的相关规定与案例

TRIPs协议作为世界贸易组织的重要协议之一，其第27条第2款和第3款规定：如果为保护公共秩序或公德，包括保护人类、动物或植物的生命与健康，或为避免对环境的严重破坏所必需，各成员均可排除某些发明于可获专利之外，可制止在该成员地域内就这类发明进行商业性使用，只要这种排除并非仅由于该成员的域内法律禁止该发明的使用。显然，对于涉及社会公德、公共利益的发明创造，TRIPs协议给予各个缔约国较大的自主权，只是强调“法律禁止使用”不是违反法律、社会公德或者妨害公共利益的理由。但是，TRIPs协议并未给出在判断发明创造是否违反法律、社会公德或者妨害公共利益时，需要审查哪些要素。与TRIPs协议的上述规定相近，《欧洲专利公约》第53条（a）规定：欧洲专利权不应当授予其公开和实施与公共秩序或者道德相违背的发明，发明的实施仅仅为部分缔约国或所有缔约国的法律或法规所禁止，不能认为是违背了公共秩序或者道德。

美国曾经采用“道德实用性”来规范涉及违反社会公德和妨害公共利益的发明1.参见Lowell v.Lewis案件：15 F.Cas.1018，1019（No.8568）（C.C.D.Mass.1817）；Bedford v.Hunt案件：3.F.Cas. 37（No.1217）（C.C.D.Mass.1817）。，但是美国目前的专利法几乎不涉及上述内容。笔者认为主要原因之一是美国作为判例法国家，认为社会公德、公共利益属于比较空洞的概念，将发明创造是否违反社会公德、妨害公共利益作为专利审查标准缺乏可操作性。

《日本特许法》第32条规定：“下述发明，不拘第29条的规定不能授予专利权：有害于公共秩序、善良习俗或公共卫生的发明。”《韩国专利法》第32条规定：“不拘第29条第1款至第2款的规定，可能违反公共秩序或道德、有害于公共健康的发明不授予专利权。”《巴西工业产权法》第18条规定：“下列内容不能授予专利权：任何违反社会道德、尊敬标准、公共安全、公共秩序、公共健康的。”《泰国专利法》第9条规定：“下述发明不受专利法保护：违反公共秩序、道德、健康和福利的发明。”《俄罗斯专利法》第4条规定：“下列发明被认为是不授予专利权的发明：其目的违反公共利益、人道主义原则和社会道德的发明。”上述国家或地区的专利法均没有明确判断发明创造是否违反法律、社会公德或者妨害公共利益时，需要审查哪些要素。

印度的专利法属于一个例外。《印度专利法》第3条规定：“下列发明不属于本法范围内的发明：本来用途或意欲用途（the primary or intended use）违反法律、道德或妨害公共健康的发明。”由此可见，印度专利法强调，在判断发明是否违反法律、道德或妨害公共健康时，主要审查“发明的本来用途或意欲用途”。

日本的专利法尽管没有明确规定具体审查要素，但是我们可以从下面两个东京高等法院的判决中看出其主要审查发明创造的哪些要素。

（一）东京高级法院1956年12月15日判决[2]

本案原告请求宣告无效的专利是关于冰果游戏装置的发明，认为这种游戏是靠偶然的胜负来谋取财物，与掷色子赌博行为相似，而且这样的赌博行为中总会发生许多不正当的手段，故本游戏装置有破坏《特许法》第3条第4款的公共秩序及善良风俗之虞。东京高级法院认为，必须依照本发明权利要求书的记载来判断使用这种装置是否可以进行赌博，以及是否随之可能产生种种不正当行为。即使这些是明显的，但本发明装置本来是以纯娱乐为目的，而不是以进行赌博行为和其他不正当行为为目的，这在说明书中已描述清楚。从发明的内容看，该装置也是统粹娱乐用的，而不是用以进行不正当行为的。所以认为本发明装置可能用来进行不正当行为，因而是危害社会秩序和善良风俗的发明是不正确的。基于上述理由，东京高级法院驳回了原告的请求。原告上诉于日本最高法院。日本最高法院维持原判，驳回上诉。

目前如何定义慢加急性肝衰竭（ACLF）在国际上存在很大分歧，影响国际间的交流。分歧的核心主要有两大方面，一是肝脏基础疾病究竟应该包括哪些；二是急性打击是否必须有肝脏功能的衰竭，且衰竭的界定标准是什么 [1-2]。世界胃肠病组织（WGO）提出的ACLF概念试图融合东西方的差异，将不同肝脏基础疾病全部纳入，同时提出分类管理，即A型ACLF-非肝硬化型 （A型）；B型ACLF-肝硬化代偿型 （B型）；C型 ACLF-肝硬化失代偿型（C型）[3]。我国最常见的是HBV-ACLF[4-5]，本文将探讨此分类在我国患者中的应用价值。

（二）东京高级法院2001年7月5日判决2.东京高级法院审判35609号,平成11年10月21日。

本案涉及的实用新型是浴盆，浴盆主体为木制箱型的结构，内侧的四个隅角均向下分别凹成长锥形的沟，在这些沟内，密实地打入与该沟匹配的用于防浸水的长锥形角木。原告主张，本设计垄断了完全应该共有的日本传统木工技术，因此违反了公序良俗，根据日本《实用新型法》第4条，该实用新型权利应予撤销。东京高级法院认为，《实用新型法》第4条提到“可能妨害公共秩序、善良风俗或公共卫生的设计”，要考察设计本来用途是否有害于公序良俗。从设计的目的和构成来看，任何人很容易找到以妨害公序良俗为目的使用该设计的可能性，并且可以确定那样使用的实际危害，然而本设计涉及木制浴盆，明显不属于上述规定的设计。原告认为本设计因垄断了完全应该共有的日本传统木工技术，故违反了公序良俗。其实，即使本案设计属于那样的传统木工技术，也不能将其作为本案设计妨害公序良俗的理由。基于此，东京高级法院驳回了原告的请求。

由上面两个案例可以看出，在判断发明创造是否违反社会公德或者妨害公共利益时，日本主要审查发明创造的根本目的，而不是其实施是否存在违反社会公德或者妨害公共利益的可能性。即使其实施有危害社会公德、公共利益的可能性，如果发明创造的根本目的不在于此，则不能据此认为该发明创造违反社会公德或者妨害公共利益。

三、关于《专利法》第5条审查要素的建议

我国和印度在专利法中均规定违反法律的发明创造不授予专利权，同时规定违反社会公德或者妨害公共利益的发明创造不授予专利权，但欧洲、日本、韩国、巴西等国家或地区的专利法只是规定了后者，并未规定前者。笔者认为，用以确定发明创造是否违反社会公德或者妨害公共利益的审查要素，亦可以用于判断发明创造“是否违反法律”。

通过研究我国无效宣告或复审案例、日本判例以及印度专利法法条可知，并不是任何形式违反社会公德或者妨害公共利益的发明创造都不能授予专利权。发明创造是否违反社会公德或者妨害公共利益，不仅要考虑客观因素，更要考虑主观因素，具体包括本来用途、意欲用途、实施过程（包括制造、使用、许诺销售、销售、进口等）、实施效果等。下面进行具体分析。

如果发明创造本身只是客观上存在违反社会公德或者妨害公共利益的可能性，而申请人并无主观恶意，并且从发明创造的目的和构成来看，任何人不是很容易找到以违反社会公德或者妨害公共利益为目的使用该发明创造的可能性，同时可以确定那样使用的实际危害，此时发明创造本身可能并不违反社会公德或者妨害公共利益。因此，判断是否违反社会公德或者妨害公共利益，笔者认为主要审查发明创造的根本目的是什么，这样可能更利于统一标准和便于审查员操作。

那么，什么是发明创造的“根本目的”呢？笔者认为“根本目的”包括两个层次的内容：第一层次是申请人的本来用途，即申请人做出这项发明创造的目的；第二层次是意欲用途，即任何人根据发明创造的目的和构成“很容易找到”以妨害公序良俗为目的使用该发明创造的可能性，并且可以确定那样使用的实际危害。这里强调的是“很容易找到”，要结合申请文件的全部内容来审查。正如东京高等法院关于 “冰果”游戏装置的判决那样，说明书和权利要求书均是需要考虑的范围。

在实际审查过程中，首先应当审查发明创造的本来用途（亦称为本身的目的）。如果其本来用途就违反社会公德或者妨害公共利益，则属于《专利法》第5条规定的不授权客体，例如赌博工具、吸毒工具、伪币制造机械等。如果其本来用途不违反上述内容，则审查其意欲用途。如果其意欲用途违反上述内容，则属于《专利法》第5条不授予专利权的客体。例如使盗窃者双目失明的防盗装置，防盗装置本来用途并不妨害公共利益，但是其意欲用途在于使盗窃者双目失明，这是妨害公共利益的。如果其本来用途和意欲用途均不违反上述内容，笔者认为该发明创造可能不属于《专利法》第5条规定的不授予专利权的客体，例如对人体有某种副作用的药品。

发明创造的实施过程、实施效果则是一个非常复杂的系统，审查员很难知晓发明创造的全过程，所以判断标准也不容易统一。笔者认为，它们更适合作为判断发明创造的本来用途和意欲用途的参考，而不宜作为《专利法》第5条的审查要素，这样有利于统一审查标准、增强可操作性。

四、与现行审查规范的相容性

我国《专利法实施细则》第10条规定了仅其实施为国家法律所禁止的发明创造不属于《专利法》第5条违反国家法律的不授权客体，但是并没有规定什么形式的违反社会公德或者妨害公共利益才属于《专利法》第5条禁止的情形。《专利审查指南》以非穷举的形式列举了一些属于《专利法》第5条不授予专利权的客体，但是并没有明确给出判断时应该考虑的主要因素。笔者建议将“根本目的违反法律、社会公德或妨害公共利益的发明创造，不授予专利权”补入《专利法实施细则》或《专利审查指南》。下面分析这一补充规定与现行审查规范是否矛盾。

首先，现行《专利法》第5条并没有审查要素的相关规定。《专利法实施细则》第10条对《专利法》第5条进行了补充，从不授予专利权的客体中排除了“仅其实施为法律所禁止的”情形。其含义是，如果仅仅是发明创造的产品的生产、销售或使用受到法律的限制或约束，则该产品本身并不属于违反法律的发明创造。显然，这里保留了实施过程违反法律的情形，上述补充规定与之并不矛盾。

其次，《专利审查指南》第二部分第一章中列举了各种情形，大部分情形与上述补充规定不矛盾。列举如下：伪造国家货币、票据，其根本目的即违反法律；带有暴力凶杀或者淫秽的图片或者照片的外观设计，克隆的人或克隆人的方法，其根本目的即违反社会公德；专利申请的文字或图案涉及宗教信仰、宣传封建迷信的，其根本目的即妨害公共利益；麻醉品、镇静剂的根本目的是治疗疾病或减少病痛，因而它们属于授予专利权的客体；投币式弹子游戏机如果没有抛出纸币等赌博功能，其属于纯娱乐目的，因而没有被排除出可授权客体。唯一可能与上述补充规定存在矛盾的是《专利审查指南》的如下规定：“发明创造的实施或使用会严重污染环境、严重浪费能源或资源、破坏生态平衡、危害公众健康的，不能被授予专利权”。笔者认为符合上述情形的发明创造，其根本目的通常也是违反法律、社会公德或妨害公共利益的；即使其本来用途是为了达到有益的目的，但是如果没有消除危害的手段，则其意欲用途违反法律、社会公德或妨害公共利益——当然，如果有消除危害的手段，则这类发明创造不符合上述情形。因此，上述补充规定与《专利审查指南》的这一规定也不矛盾。

五、总结

综上，通过分析我国无效宣告或复审案例、其他国家专利法以及相关判例，笔者认为判断发明创造是否符合《专利法》第5条，应主要审查发明创造的根本目的（包括本来用途和意欲用途），发明创造的实施过程、实施效果更适合作为判断发明创造根本目的的参考。笔者建议将“根本目的违反法律、社会公德或妨害公共利益的发明创造，不授予专利权”补入《专利法实施细则》或《专利审查指南》中，这样有利于统一专利审查标准，增强可操作性。EIP

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南 （2010年）[M].北京：知识产权出版社, 2009:120-121.

[2]鸿常夫 等.日本专利判例精选[M].张遵逵,郝庆芬 等，译.北京:专利文献出版社出版, 1991:122－126.