FRAND承诺对标准基本专利权利行使的影响

文 / 王斌 / 华为技术有限公司

FRAND承诺对标准基本专利权利行使的影响

文 / 王斌 / 华为技术有限公司

通过对FRAND承诺和禁令在许可谈判中作用的分析，结合当前主要法域反垄断实践对于标准基本专利权利行使的限制，论证了FRAND承诺对标准基本专利权利行使的影响。一方面禁令是法律赋予的专利保护的核心内容，标准基本专利的FRAND承诺并不意味着权利人放弃禁令的权利，对于不愿意获得FRAND许可的潜在被许可人，禁令不可或缺。另一方面标准基本专利的禁令应该受到合理的限制，如果潜在被许可人表明愿意以FRAND条件获得标准基本专利的许可，则不应该在许可谈判中受到禁令威胁。最后对于显示潜在被许可人愿意获得FRAND许可的中立第三方程序提出思考和建议。

智能终端的崛起引发了市场格局的激烈变化。在这新一轮的市场竞争中，中国手机厂商表现不俗，华为、联想、酷派和中兴占据了全球市场份额排名前十的位置【1】。伴随着激烈的市场竞争，业界进入新的一轮世界范围的知识产权纠纷诉讼高发期，标准基本专利成为本轮知识产权诉讼的焦点，也是全球知识产权司法的热点。

一、标准基本专利与FRAND承诺

技术标准化在ICT（信息通信技术）产业具有重要意义，标准能够保证产品和服务的互联互通，从而降低生产成本，促进技术进步，满足消费者的利益。随着现代产业的复杂性，标准中不可避免的需要结合专利技术，从而导致标准基本专利的产生。标准基本专利是遵循特定标准化组织制定的技术标准所必须使用的专利。

由于专利的排他性，将专利技术纳入标准有可能带来风险。最常见的是专利权人滥用专利标准化带来的强势地位，拒绝向竞争对手许可专利，或者向潜在被许可人索取高额许可费，形成所谓的“专利劫持(Hold-up)”。

为避免上述风险，标准化组织提出公平、合理、无歧视(Fair，Reasonable and Non-discriminatory，FRAND)的概念，要求会员在加入标准组织或制定标准的过程中承诺愿意以FRAND的条件许可标准基本专利给所有的标准实施人。

笔者也注意到，标准基本专利的FRAND问题并不是一个新问题，近些年如此火热的原因在于计算机和通信产业的融合。本质上FRAND是一个通信产业的关于标准和专利问题的规则，新进厂商（很多之前是计算机厂商）在进入通信领域需要使用通信技术标准时发现面对标准基本专利的壁垒，从而自然而然的想到通过FRAND的解释降低甚至抹杀标准基本专利的价值，从而达到排除进入障碍的目的。这个过程中，特别需要防范所谓的“专利反向劫持(Reverse Holdup)”，即潜在被许可人以FRAND作为借口，实质上拒绝获得FRAND许可，从而使权利人在标准制定过程中的研发投入无法获得合理补偿，进而伤害到标准的长远发展。

在许可谈判过程中，如果标准基本专利的权利人和潜在被许可人都善意进行谈判，相信双方将顺利达成FRAND许可。事实上，以FRAND为基础的标准基本专利许可在行业实践中总体上运行良好，绝大多数许可协议都能通过谈判达成。

但在少数情况下，标准基本专利的权利人和潜在被许可人无法达成FRAND许可。因为FRAND的概念本身是模糊的，由于种种原因，标准组织并没有对什么是FRAND给出明确的定义，从而使这个概念在判断权利人要求的许可费是否FRAND时显得无能为力。

在谈判无法达成许可协议的情况下，权利人往往会到法院或行政执法机构寻求禁令救济，要求排除潜在被许可人对于标准基本专利的使用，使潜在被许可人面临接受权利人的许可条件或不再使用标准的两难境地。禁令本是法律赋予的专利保护的核心权利，但由于标准基本专利附加有FRAND许可承诺的特殊性，使标准基本专利的禁令问题成为近年的一个司法热点，也是业界讨论的焦点问题。

二、禁令是专利保护的核心内容

标准基本专利首先是专利，应受专利法及其他相关法律法规对专利普遍和相同水平的保护。禁令救济是专利保护的核心权利，对于保证权利人补偿研发投资，鼓励创新具有重要意义。世界各主要国家对于禁令都有明确规定，我国专利法虽没有关于禁令的明确规定，但第六十条关于停止侵权行为的规定，第六十六条关于起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的规定都可以理解为是中国专利法下类似于禁令制度的设计。在专利法上并没有对于标准基本专利在禁令问题上给予不同的规定。

标准基本专利的FRAND承诺并不意味着权利人放弃禁令的权利。权利人做出的FRAND承诺表明权利人愿意以FRAND条件许可专利，但也表明这个承诺是以FRAND补偿作为交换条件，而不是免费允许他人使用标准基本专利。如果潜在被许可人不愿意获得FRAND许可，专利权人别无他法，只能寻求禁令。

潜在被许可人不愿意获得FRAND许可的表现可能包括：拒绝获得许可；表明不会支付许可费；拒绝由中立第三方确定FRAND许可条件；不适当的拖延中立第三方确定FRAND许可条件的程序；或不遵守中立第三方的裁决结果等等。关于中立第三方程序确定FRAND许可条件的问题将在下文详细阐述。

对标准基本专利潜在被许可人而言，其应当履行善意获得许可的义务。首先强调这一点对于我国当前大力提倡尊重和保护知识产权、鼓励和保护研发创新具有分外重要的意义。

三、标准基本专利的禁令应该受到合理的限制

标准基本专利是任何一个行业参与者为了执行标准都必须使用的专利，标准基本专利的许可难以通过其他技术许可所替代，因此，每一标准基本专利许可可以构成独立的相关商品市场。标准基本专利权利人则在相关技术标准许可市场上成为唯一的提供者，具有市场支配地位。若权利人滥用这种市场支配地位，则可能受到反垄断法的规制。上述理论为中国及欧美反垄断实践所认可。

2012年2月13日，欧盟委员会在谷歌/摩托罗拉移动并购案的决定中认定，每一个标准基本专利自己都构成一个单独的相关技术市场，标准基本专利会给权利人带来市场支配力。欧盟委员会在决定中指出：标准基本专利的特殊性在于，要符合某一标准就必须实施这一标准下的基本专利，无法进行设计规避。也就是说，标准基本专利的定义就决定了每一个标准基本专利都没有替代物1.参见Case No COMP/M.6381-GOOGLE/MOTOROLA MOBILITY, Commission decision of 13/02/2012, http://ec.europa.eu/competition/mergers/ cases/decisions/m6381_20120213_20310_2277480_EN.pdf.。

目前中国的司法实践已有生效判决支持标准基本专利权利人在标准基本专利许可市场上具有市场支配地位的观点。在华为公司诉美国IDC公司一案中，法官对标准基本专利权利人IDC滥用市场支配地位构成垄断做出的评析中指出，“基于3G 标准中每一个必要专利的唯一性和不可替代性，被告方在3G 标准中的每一个必要专利许可市场均拥有完全的份额，具有阻碍或影响其他经营者进入相关市场的能力。因此，应依法认定被告方在原告界定的相关市场中具有市场支配地位。”【2】

权利人有可能滥用标准基本专利带来的市场支配地位，比如在专利许可过程中要求过高的许可费，进一步可以表现为在潜在被许可人不接受权利人提出的许可费的情况下，以禁令作为胁迫手段要求潜在被许可人接受。这时权利人的行为就可能与其就标准基本专利做出的FRAND承诺产生冲突。

FRAND承诺表明权利人愿意以FRAND的条件许可标准基本专利给任何潜在被许可人，如果潜在被许可人通过积极的谈判，提出有约束力的许可条件或确立许可条件的方法来表明愿意以FRAND条件获得标准基本专利的许可，则满足了权利人的要求。此时，权利人仍然寻求禁令，则很可能是一种滥用市场支配地位的行为。其试图通过禁令的威胁要求潜在被许可人接受自己提出的许可条件，可能受到反垄断法的规制。

2013年7月24日，美国联邦贸易委员会与谷歌vs.摩托罗拉移动就后者涉嫌滥用标准基本专利的反垄断调查达成和解协议，对谷歌vs.摩托罗拉移动就基本专利寻求禁令进行限制。美国联邦贸易委员会认为就标准基本专利向有意愿的潜在被许可人寻求禁令的行为是滥用市场支配地位的行为。如果一个潜在被许可人愿意接受FRAND许可，则其是有意愿的潜在被许可人，FRAND的许可条件可以通过自愿谈判确定，也可以通过法院或其他中立第三方确定2.参见FTC Matter/File Number 1210120, In the Matter of Motorola Mobility LLC, and Google Inc., http://www.ftc.gov/enforcement/ cases-and-proceedings/cases/2013/07/motorola-mobility-llc-and-google-inc-matter.。

2012年12月21日，欧盟委员会就三星涉嫌滥用标准基本专利的反垄断调查发布初步裁决，认为三星以具有FRAND承诺的标准基本专利向苹果公司寻求禁令的行为可能构成滥用市场支配地位。目前三星正与欧盟进行和解，并向欧盟提交了承诺书3.参见Case No COMP/C-3/39.939- Samsung - Enforcement of UMTS standards essential patents, http://ec.europa.eu/competition/elojade/ isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939.。2013年5月6日，欧盟委员会就摩托罗拉移动涉嫌滥用标准基本专利的反垄断调查发布初步裁决，认为后者以具有FRAND承诺的标准基本专利向有意愿获得许可的潜在被许可人苹果公司寻求禁令的行为可能构成滥用市场支配地位4.参见Case No COMP/C-3/39.985-Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents, http://ec.europa.eu/competition/elojade/ isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985.。

在上述案例中，难点在于如何认定潜在被许可人愿意以FRAND条件获得标准基本专利的许可。目前的实践和业界讨论倾向于认为如果潜在被许可人愿意通过中立第三方程序确定包括费率在内的FRAND许可条件，则可以认为其愿意获得FRAND许可。前述案例提到的美国联邦贸易委员会与谷歌vs.摩托罗拉移动的和解协议，欧盟委员会与三星正在谈判的和解协议都采用了这个思路。

由上述分析可见，标准基本专利的禁令应该受到合理的限制。实践中欧美反垄断机构为了规制标准基本专利的滥用风险，以标准基本专利的FRAND承诺作为依据，从潜在被许可人的角度出发，为潜在被许可人提出了一个关于禁令的“避风港原则”。即如果潜在被许可人愿意获得许可，则权利人不应该再以禁令威胁作为达成许可协议的手段。如果双方不能就FRAND条件达成一致，则可以通过中立第三方程序确定FRAND许可条件。这个中立第三方可以是法院或仲裁机构。在这个解决框架下，中立第三方程序的设计显然是核心所在。

四、中立第三方程序确定FRAND许可条件的思考

目前反垄断机构通过案例虽然倾向于中立第三方程序确定FRAND许可条件，但在案例中确定的第三方程序的细节只适用于个案，并不具有普适性。在业界的讨论以及实际许可谈判中，如何适用这个中立第三方程序确定FRAND许可条件仍然存在诸多争议。笔者认为，关于中立第三方程序确定FRAND许可条件，应该满足如下原则：

（一）裁决的对象是包括费率在内的FRAND许可条件，而不是权利人的许可要约 (Offer) 是否满足FRAND承诺

有些权利人为了避免中立第三方程序裁决可能产生不利于自己的结果，提出中立第三方程序只负责判断自己提供给潜在被许可人的Offer是否FRAND，如果该Offer被认定满足FRAND承诺，则可以要求禁令，否则不可以要求禁令。

但Offer是否FRAND本身就是现在法院在许多关于标准基本专利争议中正在审查的问题，正是因为这个问题的模糊性，导致诉讼频发。而且这个方法对权利人过于有利，权利人在被裁定为Offer没有满足FRAND承诺之后不会承担任何不利后果，完全可以再提出一个新的不满足FRAND的Offer给潜在被许可人并以禁令相要挟，从而将潜在被许可人置于持续的风险之下，并没有解决双方关于许可协议的实质争议。

中立第三方程序裁决包括费率在内的FRAND许可条件的好处是能够一次性解决问题，避免双方的争议久拖不决。

（二）不能限制潜在被许可人发起中立第三方程序的权利

可以提出中立第三方程序确定FRAND许可条件主体不仅包括权利人，也应该包括潜在被许可人。权利人可能提出一个对于潜在被许可人不利的裁决场所，然后因为潜在被许可人无法接受而使潜在被许可人无法利用避风港规则，出于公平考虑，潜在被许可人应该有权利按自己的意愿发起中立第三方程序。

另一方面，某些法域下，比如美国联邦贸易委员会的337程序中，可能不接受关于第三方裁决FRAND条件的申请，此时如果权利人拒绝在其他地方提出中立第三方程序，又不允许潜在被许可人在其他地方提出FRAND裁决要求，则潜在被许可人无法获得救济。

（三）不能限定由一个法院或仲裁机构裁定全球许可费

专利具有地域性，专利的价值只有在本国才能得到公正的裁决，比如对于中国专利，美国法院没有权力，也没有能力裁决。再比如某些专利通过同族申请进入另一个国家后，很可能由于翻译等原因导致专利质量的下降，该因素也只有在专利获得授权的国家才能得到充分的考虑。所以一个法院裁决全球专利许可费的想法是不现实的，也必将造成不公平的结果。另外不是所有的国家的法院都愿意适用长臂管辖去裁决其他国家的专利价值。当然，如果权利人和潜在被许可人都同意在一个法院或仲裁机构进行全球许可费的裁决，则没有问题。

（四）允许就专利包级别进行裁决，但不能限定为全球专利包

考虑到效率因素，以及专利包许可的现实需求，应该允许就专利包级别进行裁决，而不是仅仅限定在涉诉专利，否则对于权利人过于不公平。但这个专利包不应该要求一定是全球范围级别的专利包，理由可见上述关于全球许可费裁决的论述。对于专利包的专利价值的判断，可以选取专利布局国家的几个典型样本作为代表。当然，如果权利人和潜在被许可人都同意就全球专利包进行裁决，则没有问题。

（五）在合理长的时间内解决问题，不能久拖不决

中立第三方程序不应该久拖不决，否则相当于变相的帮助潜在被许可人拖延谈判，对权利人不公平。应该设定有效率的程序，选取适当的争议点，在合理长的时间内解决问题。使潜在被许可人可以享受避风港的保护，但也不至于利用避风港作为手段逃避获得许可的义务。

（六）给潜在被许可人挑战专利的机会，但不能因为这种挑战使程序时间不适当的拖延

为了合理判断专利的价值，应该给潜在被许可人挑战专利的机会，比如是否侵权，专利是否有效等等，因为要求潜在被许可人就没有侵权或无效的专利获得许可也是不公平的。但在这个过程中，同样要注意程序的时间问题，避免潜在被许可人拖延程序。在怎样的范围内给潜在被许可人挑战专利的机会，在双方无法达成一致的情况下，应由主持中立第三方程序的法官或仲裁员决定。

参考文献

【1】中国厂商掀智能手机飓风，华为取代LG成全球第三【EB/OL】【2013-11-20】. http://tech.huanqiu.com/comm/2013-11/4581691. html.

【2】叶若思. 祝建军. 陈文全. 标准必要专利权人滥用市场支配地位构成垄断的认定——评华为公司诉美国IDC公司垄断纠纷案【J】. 电子知识产权, 2013(3).