浅析“有一定影响的商标”判断的考量因素——以“鸭王案”为实例

傅枫雅

（浙江工商大学法学院,杭州 310018）

在我国采注册主义的商标保护总原则下，非注册商标的保护在《商标法》修改前仅体现在第13条及31条（现《商标法》第32条）。第13条第一款赋予“未在中国注册的驰名商标”禁止类似商标注册的权利，而第31条规定“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。“未注册商标”一词甚至未在《商标法》中正式出现，第13条第一款成为唯一提及这几个字的条款。如何提高对未注册商标的保护，尤其是制止“以不正当手段”恶意抢注他人在先使用并有一定影响的未注册商标，越来越为学界和司法界关注的焦点。如今，2013年修改后《商标法》第59条第三款明确赋予在先未注册商标使用人在先使用权，使未注册商标不再处于无法阻止他人抢注反而被主张侵权的尴尬境地,这一规定符合国际上保护未注册商标的通行趋势[1]。因此，在恶意抢注他人未注册商标案件的司法审判实务中，法院应当如何把握恶意抢注构成要件及其论证，成为新《商标法》实施以来的新课题。

一、问题的提出：鸭王案简述

被上诉人（原审原告）北京鸭王烤鸭店有限公司（简称北京鸭王）创建于1997年，并于2001年在北京已有四家分店，曾于2000年底向商标局申请注册“鸭王”商标，但因直接表示服务的内容及特点，未注册成功。2000年至2001年间，北京鸭王先后在全国的十余家报社刊登广告及介绍鸭王公司的文章，并在北京电视台做了广告，播出16次。2001年到2002年之间，北京鸭王注册域名，建立了自己的网站。上诉人（原审第三人）全聚德烤鸭店有限公司（简称“上海全聚德”）系上海鸭王餐饮有限公司（简称上海鸭王）的股东，2002年1月向商标局提出注册“鸭王”商标的申请，2005年申请成功。期间成立于2002年6月的上海鸭王，自成立到争议发生，一直在餐馆服务中使用“鸭王”商标并投入大量宣传。北京鸭王提出异议，商标局于2006年裁定不予注册。

本案厉经过商评委复审、一审和二审，二审法院认为，“鸭王”为北京鸭王的商号，同时作为商标在包括北京的各地进行广告宣传，其媒体影响力不仅局限于北京，在相关公众中也已经具有一定的知名度，即已“具有一定影响”，上海全聚德亦从事餐饮服务行业，理应知道“鸭王”的影响力，因此违反诚实信用原则，构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的行为”，同时侵犯了北京鸭王的在先商号权，因而维持一审判决，即上海全聚德“鸭王”商标不予核准注册，同时判决由商评委重新作出是否核准注册的决定。

从二审判决可以看出，法院对北京鸭王“具有一定影响”持肯定态度系考量了媒体影响力，而对上海全聚德的恶意认定仅考量了行业共同性，如此宽松的认定标准，是否变相扩张了在先使用并有一定影响未注册商标的禁止权？

二、恶意抢注的构成要件

在注册主义的制度框架下，对于在先使用的未注册商标，知名度是权益保护的基础。根据知名程度，未注册商标的保护可以分为两类，一类是达到驰名程度的，按照《商标法》第13条，可以就在相同或者类似商品上的复制、摹仿或者翻译其商标，导致混淆的行为，禁止注册及使用；一类是未达到驰名程度，仅为有一定影响，按照《商标法》第32条，禁止他人在相同或者类似商品上以不正当手段抢注的行为。

在此，本文仅探讨后者，即具有一定影响的未注册商标（因知名程度弱于驰名商标，下文简称知名商标）。然恶意抢注知名商标的构成要件仅从《商标法》第32条后半句，无法获悉。笔者借助对驰名商标保护的理解、分析，参照《商标审查及审理标准》，认为恶意抢注知名商标应当满足相关商品领域、恶意、导致相关公众混淆误认、有一定影响等四个一般要件，其中一定影响之要件，与其余三个要件均存在密不可分的联系。

（一）一般构成要件

1.相关商品领域即相同或类似商品领域。该要件直接体现在对驰名商标的保护上，而32条未对相关商品领域加以限制，不免有失偏颇，然不可将此理解为《商标法》允许对知名商标进行跨类保护。驰名商标的影响力及价值远大于知名商标，其尚且仅能在相同或类似商品领域内行使禁止权，认为知名商标能够跨类行使禁止权显然有违体系解释的原则。况且商标局就此问题在《商标审理标准》中也明确了立场，将在先使用知名商标的阻却效力限制在相关商品领域[2]。

2.在后注册人具有恶意。这种恶意，即抢先注册他人知名商标的恶意，通常包含利用他人知名度、商誉的不良动机。通常《商标法》第32条采“不正当手段抢先注册”这一措辞，有学者认为即指恶意[2]，笔者赞同此观点，认为只要在后申请人明知或应知他人在先使用的知名商标，即具备主观恶意。对此，不应当狭义理解为须以某种具体的不正当手段、方式为表现形式才能认定为恶意[3]，《商标审理标准》中所列举的具体手段、形式均为恶意的参考因素，且为不尽列举。

3.导致相关公众混淆误认。该要件须在后注册的商标与在先知名商标为相同或近似商标，并且易导致相关公众对商品来源发生混淆或者误认在后商标与在先知名商标有一定联系。对于第32条的“商标”应当理解为造成混淆误认的相同或近似商标。首先，在先使用的知名商标权利人对非相同或者近似的商标并无任何权益；其次，对我们应当秉持对知名商标的保护力度不大于驰名商标的原则，未注册驰名商标的禁止权限尚且局限于造成混淆的类似商标，对不会造成与在先知名商标混淆误认的商标，应当保护其注册利益①参见最高人民法院(2012)行提字第10号行政判决书。该案二审时，北京高院所持态度即这一立场的体现：只有商品所使用的字号与使用在眼镜等商品上的被异议商标造成相关公众对商品来源的混淆误认或欺骗时，才能阻止在后商标或字号的使用。。

4.在先使用并有一定影响。一定影响要件即知名度要件，指未注册商标已经使用并为一定地域范围内相关公众所知晓。对一定影响的判断，《商标审理标准》给出了“综合考虑各项参考因素”的指导原则，并列举了一些参考因素，赋予法官一定的自由裁量权。然而这种指导原则和参考因素的罗列，并不能消除“一定影响”其词汇的模糊性、不确定性，法院判案时仍无统一的判断标准。

（二）一定影响要件及其与其他构成要件之关系

一定影响要件是未注册商标保护的理论基点，构成恶意抢注知名商标的核心构成要件，同时与其他三个构成要件有密切联系。

首先，一定影响须于相关商品领域形成。举证证明知名商标在其他不相关商品领域的知名度，将因不满足一般构成要件而无法认定恶意抢注。相关商品领域包括相同或类似商品，还包括拟制的类似商品，对此笔者将在下文进行详述。

其次，有一定影响往往能够推定恶意的成立。目前主流观点对恶意的认定采明知或应知的立场，明知的举证十分困难，而应知则大多借助影响力予以证明。大多数情况下，知名商标具有一定影响可以推定在后注册人知道，或者至少应当知道其行为可能是抢注行为，因为一定影响力证明相关公众知道，自然包括在后注册人在内。此外，善意抢注的主张也可以通过证明在后商标经过使用具有一定影响予以实现。例如“氟美斯FMS商标”案中，法院认为一般情况下，申请人明知他人在先使用的未注册商标具有一定影响而申请注册可以推定恶意，但本案中营口玻纤公司在抚顺博格公司之先使用的时间非常短，两者几乎同时开始使用，申请注册争议商标时，申请人经长时间使用，也使得自己的商标具有一定的影响，因而排除对抚顺博格公司的恶意认定。

再次，相关公众的混淆误认归因于对知名商标的认知。商标作为一种符号，具有区分商标来源的功能，在于相关公众将商标作为识别商品的标记予以认知，即通常所说的认牌购物。知名度以相关公众的认知度作为衡量要素，商标在相关公众中的认知度越高，知名度越高，这种知名度背后彰显的利益越大，因而才有相关公众混淆误认的发生，从而催生恶意抢注的行为。试想，若在先商标尚未有一定知名度，要保护的权益尚不存在，又何来混淆误认及抢注之虞？因而混淆误认的认定也应当以有一定影响为基础，且知名度越高，混淆的可能性越大；反过来，混淆误认也是商标知名度和影响力的重要佐证，因为混淆误认的发生，说明相关公众已经赋予商标一定的知名度。

三、认定一定影响的考量因素

在司法认定中，商标是否有一定影响没有量化的标准[4]，须由法官个案判断，但并不意味着法官享有绝对的自由裁量权，商标局在《商标审理标准》中提供了一些参考因素。笔者认为，不论参考什么因素，归根结底在于法官对在先知名商标利益的衡量：根据在先商标的知名程度，究竟应赋予禁止权的保护，还是仅赋予《商标法》第59条第三款的在先使用权予以保护足可；若仅赋予在先使用权的保护明显有失公允，在符合其他要件的前提下，应赋予其阻止他人恶意抢注的效力。在判断知名程度即是否具有一定影响，应该具体考虑如下要素：

（一）时间因素

在先商标的知名度应当于在后商标申请注册时即已具备。同时这也是认定恶意的一个重要条件，若申请注册时，在先商品尚不具备一定影响，通常无法认定其具有利用他人知名度、商誉的恶意。在“北京鸭王”案中，北京鸭王所提供的均为2001年至2002年间的证据，其目的便在于证明其商标在上海全聚德注册之前已具有一定影响。

（二）地域因素

地理距离的远近，将影响相关公众混淆商品来源和商品之间利用商誉的可能性[5]。同一地域范围的一定影响较易认定，地理距离较远的认定应当慎重。在“北京鸭王”案中法院仅以京沪两地交流频繁，媒体宣传和报道并非局限于北京，便认定其在相关公众中具有一定知名度，未免论证不足。笔者认为即食食品、餐饮等具固有地域限制的行业，其影响力往往局限于商家所在的一定地域范围之内。北京鸭王并未在上海开设分店，而上海全聚德的总店和分店均位于上海。北京鸭王所提供的证据中多为广告和报纸报道，即使能证明相关公众已将“鸭王”与其施以较强的联系，将“鸭王”作为识别商品来源的标记予以认知，也很难说北京鸭王的知名度将为上海全聚德所利用，从而影响自己的商品销售。况且从上海全聚德提供的证据，可见其在上海的知名度并不亚于北京鸭王在北京本地的知名度，北京一中院对其断然不予核准注册的判决不免武断。二审北京高院判决由商评委重作的决定，商评委重作时应当对这一因素予以考量。

另外，网络技术和通讯技术的发达，带动了传媒行业的蓬勃发展，电子商务逐渐崛起，一夜成名的现象也不乏其例。网络和传媒的迅捷极大地弱化了地域因素对知名度的影响。对此，笔者认为，企业投入较大力度对产品予以网络宣传，往往在于其产品本身销售地域广、渠道多、受众大等特点。对于受地域制约较大的商品，仍然要考量地域因素，例如，北方所用的暖气管道一般不会对南方地区产生实际影响，猪肉产品一般不会对回民聚居地产生实际影响。

（三）传媒影响力因素

商标的功能不仅局限于标示功能，广告宣传功能是其另一重大功能之一。在市场经济时代，广告功能日益突出，主要在于其强化商品与商品来源之间联系[5]这一作用。因而，我们往往以商品的广告宣传和媒体报道作为认定商标一定影响的参考因素。在“北京鸭王”案中，最高院认为北京鸭王所作广告宣传的报纸并非仅在北京发行，有关北京鸭王的媒体报道及广告宣传的影响力亦并非仅局限于北京，因此，北京鸭王在相关公众中已具有一定影响。从判词不难看出，法院过度甚至仅以传媒影响力作为判断要素，原因在于北京鸭王在上海并无实际经营行为，笔者认为就烤鸭这一地域性较强的商品，仅以传媒影响力论证北京鸭王在上海具有一定影响，理由并不充分。可见，网络及传媒的巨大影响力，使得其成为知名度或影响力认定的重要考量因素，然而运用时，我们仍须结合地域等因素予以综合考量。

（四）商品属性因素

一定影响的认定与商品类别有关。在上文关于恶意抢注一般构成要件中，已阐述未注册商标在同类商品上的保护原则，因而一般商品影响力及于同类或类似商品领域即可。然我国采避免来源混淆作为商品类似判断的原则，商品类似的认定可能在物理属性上跨越商品类别，笔者将此称为拟制的类似商品。这种拟制类似关系的认定系考虑了商品的功能、用途、消费渠道、消费群体等因素，认为两者具有较强的关联性，容易导致相关公众的混淆误认。在“TRW”案、“HEINEKEN喜力”案及“GAP”案中，法院均以销售渠道和消费群体存在密切联系、容易造成相关公众混淆误认来认定商品类似。根据上文分析，混淆误认是商品知名度和影响力的重要证明，因这种拟制类似商品在物理属性上本不属类，商品类似和商标在类似商品领域的影响力均须借助混淆误认予以判定。

另一与商品有关的因素是商品价值。商品价值越低，公众的注意力低，混淆的可能性越大。在“HEINEKEN喜力”案中，法院便认为烟草制品作为一种非昂贵的日常消费品，消费者往往仅施以一般注意力，加大了此种混淆的可能性，从而将啤酒和烟草认定为类似商品。

（五）相关公众因素

根据《商标审理标准》第一部分第3.1条，相关公众指的是商标所标示的商品的生产者、消费者、经营者及其他与该商品领域相关的人员。商品往往有其特殊的定位，因而具有特定的受众，其受众范围有大有小，取决于商品性质、功能、地域范围等诸多因素。商品的生产制造、销售流通也具有行业差异，在同质商品或异质商品等商品间有特殊关系行业中，其从业人员属于该商品相关公众范畴。商品的商品知名度或影响力应局限于商品受众及行业相关公众予以讨论，非相关受众或行业相关公众对商品的认知程度不能作为是否具有一定影响的认定标准。

四、结语

《商标法》第32条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定，与第13条驰名商标对恶意抢注的“不予注册并禁止使用”相比，仅规定了不予注册，而未明确禁止使用，仍体现《商标法》对知名商标与驰名商标保护力度有别，这一原则广泛体现在司法实践中，在先使用人通常先主张驰名商标保护，未被法院认定为驰名商标，才寻求知名商标保护。直至2014年修改《商标法》，赋予在先未注册商标使用人以在先使用权，我国未注册商标的保护可以根据知名程度划分为三个层次。过去法院在恶意抢注未注册商标案件中，无法认定商标驰名，就认定有一定影响，认定的标准及其宽松，这样一刀切的做法已不可取。

在司法审判实务中，法院应当严格把握“一定影响”的认定，从而严格把握恶意抢注的认定，否则将扩大未注册商标的禁止权，与驰名商标混为一谈。同时，鉴于新《商标法》第59条第三款明确赋予未注册商标在先使用权，“一定影响”判定过于宽松将导致对未注册商标的保护力度过大，撼动商标法注册保护主义的框架和格局，使我国保护注册商标的根本原则形同虚设。

[1]王春燕.商标保护法律框架的比较研究[J].法商研究，2001，（4）.

[2]李扬.我国商标抢注法律界限之重新划定[J].法商研究，2012，（3）.

[3]杜颖.在先使用的未注册商标保护论纲——兼评商标法第三次修订[J].法学家，2009，（3）.

[4]郑向东.论商标抢注的制度成因及商标法律制度的完善[J].经济师，2007，（3）.

[5]杜颖.社会进步与商标观念：商标法律制度的过去、现在和未来[M].北京：北京大学出版社，2012:19.