将他人未在国内注册的商标作为企业字号使用是否构成商标侵权及不正当竞争

●陈明明

将他人未在国内注册的商标作为企业字号使用是否构成商标侵权及不正当竞争

●陈明明

【要点】

对企业名称的保护具有一定的地域性，企业名称只有在国外或国内具有一定的知名度，为相关公众所知悉，并具有造成混淆的可能性，擅自使用该企业名称才构成不正当竞争。将他人未在国内注册的商标作为企业字号使用是否构成商标侵权，必须同时具备四个要件即作为企业字号的文字与注册商标相同或者近似；在相同或者类似商品上使用；突出使用；使用的结果容易造成相关公众误认。

【案情】

原告某株式会社系“迈凯乐”和“MYCAL”的商标权利人和商号权利人。1994年，原告与被告某集团公司合资设立中外合资经营企业大连国际商贸大厦有限公司，原告授权合资公司在合资期间使用包括“MYCAL”“迈凯乐”在内的商号、商标。2004年，原告由于在日本进入破产更生程序而退出了中国市场，撤回了其在合资公司的股权并约定合资公司自2006年3月4日之后，不得使用“迈凯乐” “MYCAL”作为商号、字号、标识，不得使用原告其他商号。2006年3月10日，被告某集团公司在青岛设立了某百货总店有限公司。

原告诉称：原告是日本著名的综合性商业企业，业务领域广泛涉及商场、超市、专卖店、药店、面包店、娱乐等。“マィカル”“迈凯乐”和“MYCAL”是原告的专有商标和商号。

商号方面，自1996年起，原告将“マィカル”“迈凯乐”和“MYCAL”作为公司商号广泛应用于在日本的109家商场及在中国设立的大连国际商贸大厦有限公司，上述商号在日本国及中国大连地区具有很高的知名度和美誉度。

商标方面，原告先后于1989年至2000年在日本注册了“MYCAL”和“マィカル”商标，注册类别为第1—42类。在进入中国市场后，原告于1997年在中国注册了“MYCAL”商标，注册类别为l—16类、18—34类、40—42类。另外注册了“迈凯乐”商标，注册类别为1—4类、6—8类、l0—12类、14—16类、18—28类、31—33类、40—42类。根据日本和中国商标法的规定，上述注册商标专用权依法受到保护。

1994年9月29日，原告与被告某集团公司签订了《大连国际商贸大厦有限公司合同》(以下简称《合资合同》)，约定由双方在大连合资设立中外合资经营企业大连国际商贸大厦有限公司(以下简称合资公司)。原告授权合资公司在合资期间使用包括“MYCAL”“迈凯乐”在内的商号、商标。

2004年7月13日，原告(合同甲方)与香港新玛有限公司(合同乙方)、合资公司(合同丙方)、被告某集团公司(合同丁方)、大连大商集团有限公司(合同戊方)签署《转让合同》，约定原告将其持有的合资公司70%的股权全部转让给香港新玛有限公司和大连大商集团有限公司。与此同时，为了合资公司能够顺利过渡和持续经营，原告出于善意同意合资公司于 2004年7月13日签订《转让合同》起600天内，即在2006年3月4日前，可按当时的使用方法和形态继续使用合资公司当时使用中的“迈凯乐”中文商号及正在使用中的合资公司墙体上的商号及标识，但不得使用原告的其他商号。《转让合同》同时约定，如合资公司逾期继续使用上述商号及标识，原告有权要求合资公司禁止使用，且合资公司应按每天转让金的1%的金额向原告支付违约金。根据上述合同约定，合资公司以及被告某集团公司自2006年3月4日之日起不得继续使用原告享有商标专用权和商号专用权的“迈凯乐”“MYCAL”及其他商号。

但是，原告发现被告某集团公司于2006年3月10日设立了一人有限责任公司“青岛麦凯乐商贸有限公司”(即被告某百货总店有限公司)，并已在青岛市市南区香港中路69号设立了“麦凯乐青岛总店”(英文商号为“MYKAL”)，该店已于2006年9月30日开始正式营业。原告认为，被告某集团公司在与原告签订合同并约定2006年3月4日之日起不得继续使用原告享有商标专用权和商号专用权的“迈凯乐”、“MYCAL”及其他商号之后，故意且擅自用与原告的“迈凯乐”“MYCAL”商标、商号只有一字之差且发音完全相同、并极易造成混淆的“麦凯乐”“MYKAL”作为其独资子公司被告青岛麦凯乐的企业名称进行宣传，两被告的行为具有明显的主观恶意，严重侵犯了原告的商号权、商标专用权，并构成不正当竞争行为。

被告某百货总店有限公司答辩称：被告某百货总店有限公司没有侵犯原告的商标权，也没有构成不正当竞争。理由如下：

1.原告并不是本案涉及的商标的合法注册人或依法认定的商标所有权人，也不是本案涉及的商标的独占使用许可合同或排他使用许可合同的被许可人，因此原告无权提起本案诉讼。

2.被告某百货总店有限公司从没有将“麦凯乐”作为商标使用，因此，不可能构成因使用商标对原告主张的商标权造成侵权。

3.被告某百货总店有限公司提供的服务范围在《商标注册用商品和服务国际分类》中属于第35类，与原告主张的商标不属于同一种商品或类似商品，而原告主张的商标又不是驰名商标，因此不可能发生侵权。

4.原告在青岛没有市场经营活动，所以被告某百货总店有限公司和原告之间没有竞争关系，不构成不正当竞争。

5.原告主张的权利在青岛没有任何知名度，被告某百货总店有限公司正常使用“麦凯乐”作为商号，不会导致相关公众对商标注册人与企业名称所有人产生误认或者误解，也不会误导公众将被告某百货总店有限公司提供的服务误认为是原告提供的服务，因此不构成商标侵权和不正当竞争。

6.被告某百货总店有限公司依靠自己的科学经营和宣传推广，不断提高“麦凯乐”商号的知名度和美誉度，与原告没有任何关系，根本不存在搭乘原告品牌的情形。

综上所述，被告某百货总店有限公司正常使用“麦凯乐”作为商号，并不会造成相关公众误认为提供商场服务的主体是原告，没有构成商标侵权和不正当竞争，原告的诉讼请求应当予以驳回。

被告某集团公司答辩称：

1.被告某集团公司从未使用过该商号，不存在商标侵权和不正当竞争问题。2.具体到转让合同，第8条对于商号的约定，对被告某集团公司无约束力。3.被告某集团公司和被告某百货总店有限公司是相互独立的两个企业法人，被告某集团公司既不是商号的所有人也没有使用过该商号。4.原告某株式会社在2004年因为破产而退出了中国市场，在中国市场不存在任何的经营主体，更谈不上不正当竞争问题。

【裁判】

一审审理查明，原告某株式会社系于1996年7月1日由株式会社日吉宜更名而来。株式会社日吉宜于1997年、2000年和2003年在中国注册了“迈凯乐”和“MYCAL”商标。其中“MYCAL”商标注册类别为1—12类、14—16类、18—34类、40—42类；“迈凯乐”商标注册类别为1—4类、6—8类、l0—12类、14—16类、18—28类、31—33类、40—42类。原告于2006年9月向国家商标局申请注册人名称变更，由“株式会社日吉宜”变更为本案原告，国家商标局受理了该申请，在本案审理过程中，国家商标局未针对变更申请做出是否核准的决定。

1994年9月29日，株式会社日吉宜与大连商场股份有限公司(后名称变更为被告大商股份)签订了《大连国际商贸大厦有限公司合同》(以下简称《合资合同》)，共同合资设立中外合资经营企业大连国际商贸大厦有限公司(以下简称合资公司)。双方同时签订了《经营管理指导及商号、商标使用合同》及其附件，株式会社日吉宜授权合资公司在合资期间使用包括“MYCAL”“迈凯乐”在内的商号、商标。2004年7月13日，更生公司某株式会社(合同甲方)与香港新玛有限公司(合同乙方)、合资公司(合同丙方)、被告某集团公司(合同丁方)、大连大商集团有限公司(合同戊方)签署《转让合同》一份，约定原告将其持有的合资公司70%的股权全部转让给香港新玛有限公司和大连大商集团有限公司。根据该合同的约定，合资公司自2006年3月4日之后，不得使用“迈凯乐”“MYCAL”作为商号、字号、标识，不得使用原告其他商号。

2006年3月10日，被告某集团公司在青岛设立了一人有限责任公司(法人独资)——青岛麦凯乐商贸有限公司，该公司于2006年10月16日经核准，名称变更为麦凯乐(青岛)百货总店有限公司。经营范围：批发、零售：日用百货，服装鞋帽、家用电器；零售：化妆品，珠宝首饰；在本店内零售卷烟、雪茄烟(有效期至2008年12月31日)(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)。被告某百货总店有限公司在商业活动中使用了“麦凯乐”“MYKAL”字样进行宣传与经营。具体行为如下：

1.将“麦凯乐”注册为法定字号，在实际使用过程中，被告某百货总店有限公司将其字号“麦凯乐”的英文译文对应为“MYKAL”，并与“麦凯乐”同时使用；

2.在商场的招牌、广告牌、指示牌、广告、条幅等上面使用“MYKAL青岛总店”“MYKAL麦凯乐”“麦凯乐青岛总店”“麦凯乐华臣影院”等文字标识；

3.在卫生纸包装上使用“麦凯乐专供”“MYKAL”的文字标识；

4.在其发票、信用卡刷卡凭证中使用“MYKAL”文字标识。

法院经审理后认为：

1.就本案的原告是否享有商标权及是否能作为适格诉讼主体向两被告主张权利的问题。

从原告提供的《转让合同》等一系列证据来看，能够证明原告是由株式会社日吉宜经过更名而来的，两被告对此也没有异议。因此，在两被告不能举证证明本案涉及的商标权利人可能是除了原告以外的其他人的情况下，本院对原告享有涉案商标权利从而是本案的适格诉讼主体予以确认。

2.本案中，由于原告未提交确实充分的证据来证明其字号的知名度，因此相关公众也不容易将被告青岛麦凯乐已通过自己经营而取得的经营成果与原告联系起来，不会造成混淆。

3.根据本案已查明的事实，原告目前在中国市场上没有任何经营，而被告某百货总店有限公司只是在青岛地区提供服务，双方之间没有共同市场，所以不构成竞争对手，两者没有形成现实的竞争关系。并且由于原告在中国市场上没有任何经营，又未提交确实充分的证据来证明其商标在中国市场的知名度，所以也没有导致相关公众对商标注册人与企业名称所有人产生误认或者误解的可能。

4.原告在本案中未能提交确实充分的证据证明其商标的知名度及显著性，并且由于原告目前在中国市场上没有任何经营，而被告某百货总店有限公司只是在青岛地区提供服务。因此，被告将“麦凯乐”作为企业字号登记注册以及在商场的招牌、广告牌、指示牌、广告、条幅等方面对其字号的使用，只是起到标识销售场所的作用，不会造成一般消费者的误认和混淆。

法院经审理判决驳回原告某株式会社的诉讼请求。

【评析】

本案中主要涉及的争议焦点在于：1.被告的行为是否构成不正当竞争。2.被告青岛麦凯乐将“麦凯乐”作为企业字号登记注册以及使用“麦凯乐”“MYKAL”文字标识是否侵犯了原告的商标权。

1.被告的行为是否构成不正当竞争

首先，本案中，原告主张被告的行为侵犯了其商号权(字号权)，符合我国《反不正当竞争法》中的“擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品，构成不正当竞争”。我国法律对于字号的有关规定包括在《企业名称登记管理实施办法》中，该办法规定了以下原则：(1)字号由两个以上的字组成；(2)同一工商登记机关不能在同行业登记相同的字号(有投资关系的除外)；(3)字号冲突可依据知识产权原则处理。另外，我国《反不正当竞争法》第五条第(三)项规定“擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品”构成不正当竞争。但司法实践中，简单地使用他人企业名称的情况极少出现，比较多的情况是在企业名称中使用他人字号，《反不正当竞争法司法解释》第六条规定进行了进一步的细化：企业登记主管机关依法登记注册的企业名称，以及在中国境内进行商业使用的外国(地区)企业名称，应当认定为《反不正当竞争法》第五条第(三)项规定的“企业名称”。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为《反不正当竞争法》第五条第(三)项规定的“企业名称”。该条是处理因字号而构成不正当竞争的法律依据。从上述法条可以看出：(1)请求保护的企业名称必须是在中国登记或在中国境内进行商业化使用；(2)由于《反不正当竞争法》对于字号权没有单独的保护，司法解释把企业名称扩大到字号权的保护上，使用他人字号有可能视为使用他人企业名称，从而符合《反不正当竞争法》第五条第(三)项的适用条件，但这种保护是有前提条件的，即“具有一定知名度，为相关公众所知悉”，并“引人误认为是他人的商品”。前者强调的是“竞争优势”，即要有优势才有被别人搭便车的可能；后者强调的是混淆，要让他人觉得双方的产品构成近似。综上,我国对企业名称的保护具有一定的地域性，原告要想对其企业名称进行跨地域的保护，必须证明自己企业名称在国外或国内具有一定的知名度。本案中，由于原告未提交确实充分的证据来证明其字号的知名度，因此相关公众也不容易将被告某百货总店有限公司已通过自己经营而取得的经营成果与原告联系起来，不会造成混淆。

其次，原告主张被告将与他人注册商标相同或近似文字登记为企业字号，构成不正当竞争。根据《最高人民法院民事审判第三庭关于转发(2004)民三他字第10号函的通知》的规定，“…对违反诚实信用原则，使用与他人注册商标中的文字相同或者近似的企业字号，足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆的，根据当事人的诉讼请求，可以依照民法通则有关规定以及反不正当竞争法第二条第一、二款规定，审查是否构成不正当竞争行为，追究行为人的民事责任”。满足上述条款的规定，应当同时符合以下几个要件：(1)使用文字相同或者近似；(2)一般而言，具有现实的竞争关系，即一方当事人具有现实的竞争优势，可供对方当事人攀附、搭便车等；(3)使用的后果是导致相关公众对商标注册人与企业名称所有人产生误认或者误解。本院认为，不正当竞争要考虑权利人是否具有可供他人借鉴的竞争优势。而根据本案已查明的事实，原告目前在中国市场上没有任何经营，而被告某百货总店有限公司只是在青岛地区提供服务，双方之间没有共同市场，所以不构成竞争对手，两者没有形成现实的竞争关系。并且由于原告在中国市场上没有任何经营，又未提交确实充分的证据来证明其商标在中国市场的知名度，所以也没有导致相关公众对商标注册人与企业名称所有人产生误认或者误解的可能。

2.被告某百货总店有限公司将“麦凯乐”作为企业字号登记注册以及使用“麦凯乐”“MYKAL”文字标识是否侵犯了原告的商标权

根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为”。满足上述规定的商标侵权，必须同时具备四个要件：(1)作为企业字号的文字与注册商标相同或者近似；(2)在相同或者类似商品上使用；(3)突出使用；(4)使用的结果容易造成相关公众误认。原告在本案中未能提交确实充分的证据证明其商标的知名度及显著性，并且由于原告目前在中国市场上没有任何经营，而被告某百货总店有限公司只是在青岛地区提供服务。因此，被告将“麦凯乐”作为企业字号登记注册以及在商场的招牌、广告牌、指示牌、广告、条幅等方面对其字号的使用，只是起到标识销售场所的作用，不会造成一般消费者的误认和混淆。

(作者单位：青岛市中级人民法院)

责任编校：刘晓华