我国专利权评价报告制度研究

田 华

专利复审委员会，北京 100080

专利权评价报告制度是我国2008年修改《专利法》时所增设的内容，其前身为专利检索报告制度。该制度目的在于促进提升实用新型及外观设计专利的稳定性，进而平衡专利权人以及社会公众的程序利益。

一、评价报告制度的源起与发展：从检索报告到评价报告

(一)我国专利纠纷解决程序存在复杂性

根据我国专利法的规定，申请发明、实用新型或者外观设计专利的，均需经过有关专利主管部门审查后方可获得授权。他人认为在公开后或授权后的专利存在不符合专利法规定的相关实质要件的，可以向有关专利审查机构提出意见或请求。上述步骤由于主要由有关专利审查和管理的行政机构负责，故而属于行政程序。当事人还可以进一步向法院提出相关行政诉讼。由此导致我国有关专利纠纷的解决分布在行政确权与司法侵权的二元体系中，专利有效性与否的判断以及专利相关纠纷的妥当解决，一直被广泛关注，程序拖沓的现实逐渐催生出多种制度与措施。

(二)专利检索报告制度及发展

相对于经过实质审查的发明专利而言，实用新型和外观设计仅经过初步审查，其获得权利成本低、权利稳定性差，现实中往往给民事诉讼程序造成困扰。为了弥补这类专利权缺乏稳定性之缺点，基于二元体系下初步审查制度所导致的具备权利外观但权利状态却不稳定所带来的诸多问题，为了追求现实中的权利行使和社会公众的利益平衡，设立检索报告制度。应当肯定的是，专利检索报告制度自建立以来，在减少提高司法和行政二元体系的运行效率，在缩短侵权案件的审理期限、阻挡一些不具备新颖性、创造性的专利权滥用诉权，减当事人的诉累、节约行政和司法资源等方面取得了不少积极作用。[1]

但是，对检索报告制度及个案中的检索报告存在多种认识与争议，在实践个案中的定位与作用也参差不齐。国家知识产权局在征询专利法修改意见的过程中，也发现实用新型专利检索报告通常会出现如下的问题：请求人范围仅限于专利权人、请求人在检索报告作出前缺乏意见陈述的机会、检索报告作出后没有向社会公开等问题。基于此，我国2008年修订《专利法》时，将原来的专利检索报告制度修改为专利权评价报告制度。

(三)专利权评价报告制度改进与定位

与既往专利检索报告相比，专利权评价报告主要存在三点改进：其一是对象方面，相比于专利检索报告仅针对实用新型，专利权评价报告的对象还包括外观设计；其二是内容方面，检索报告仅是对专利的新颖性和创造性进行分析，而评价报告还包括对专利的其他实质要件的分析；其三是时效方面，专利权评价报告强调了出具报告的时效性。

我国《专利法》第61条第2款规定：“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”《专利法实施细则》第56条和第57条也做出了相应的调整。同时，为了配合新专利法和实施细则，国家知识产权局将2006年版的《专利审查指南》中的“检索报告”制度修改并扩充为2010年版《专利审查指南》独立的第五部分第十章的专利权评价报告。这些系统化的改变使得这一制度在法律属性上发生了很大变化。

从上述规定可见，我国专利法将评价报告的法律地位规定为可作为法院审理专利侵权案件或者管理相关专利工作部门处理纠纷时的证据。换言之，专利权评价报告的主要作用在于供法院和专利主管部门根据其内容对专利权的稳定与否作出判断，以决定是否由于被控侵权人提起专利权无效宣告的请求而中止相关程序。[2]例如在“宏采诉郑国栋实用新型纠纷案”中，法院便指出专利权评价报告只能作为初步结论，必须还有其他证据进行相互印证才能予以最终确认，但不能直接援用专利权评价报告的结论认定专利权属于现有技术。[3]专利权评价报告可以作为审理专利侵权纠纷的直接或间接证据，但却并非立案的必要条件。同时，实践中评价报告对自己的定位为并非行政决定、请求人不能提起行政诉讼或者行政复议。

二、专利权评价报告制度的现状与问题

(一)相对于检索报告制度的优点

检索报告只分析新颖性、创造性，而评价报告制度全面分析权利稳定性，这有利于在侵权纠纷中提高对实用新型、外观设计专利权利稳定性分析与评估的确定性。无论是专利权人还是研发人等利益相关人，都可以通过评价报告制度及时有效的了解实用新型或外观设计专利的实际情况，一定程度上可以避免投资损失或潜在诉讼费用损耗。此外，也在一定程度上限制了专利权人的权利行使行为，防止其过度滥用权利。

虽然专利权评价报告并非是对专利有效性的正式判定；但是请求人一方面可以根据评价报告的结论初步对专利权的稳定性做出判断，进而做出是否提出专利无效宣告申请的决定；另一方面，在专利纠纷解决程序中，评价报告中的结论可以作为诸多证明涉案专利权利效力的证据之一，对其中所引用的事实或其他部分，有关部门可予以参考或援引。

然而，从前述法律规定及现实状况也可看出，专利权评价报告并非正式的行政行为，权利人或者其他利益相关人也便不能对其提其诉讼。

(二)评价报告制度的先天不足

按照现行法律规定，专利权评价报告是国家知识产权局出具的有关专利权稳定性的证据。但专利权的效力又只能通过无效宣告程序来确定。这一制度的先天不足之处在于，专利权评价报告并不能直接成为判断专利权有效性依据；换言之，他人并不能根据已经得到的评价报告之结论直接要求无效宣告的请求成立。这就导致实际上个案中的评价报告仅仅沦为一种无处安置的参考意见。此外，这一制度还存在以下问题：

一是定性模糊。专利法将评价报告制度定义为“证据”，而实际上评价报告是一种权利是否应该存在的法律适用意见，其解决的不是事实问题，这与证据本质相矛盾。因此，在专利法最初修改并征求社会意见之时，便有相关单位指出：国务院专利行政部门应当只出具相关实用新型和外观设计的检索报告，不应对该项专利权作出评价。对专利权有效性的评价应由当事人或法院根据检索报告等证据作出。[4]

二是缺少配套的程序规定，没有任何救济程序。虽然现行《专利审查指南》中规定了复核制度，但是专利权人或其他利益相关人并无实质上的详细陈述机会。与其他确权程序相比，评价报告在程序设计上的不足显而易见。此外，对于评价报告，当事人没有任何可寻求的救济程序；侵权诉讼中的其他当事人如果对评价报告有不同意见，更无任何异议路径。从实质上讲，与专利确权机关的审查意见一样，评价报告同样也涉及评价专利有效以及稳定与否。但是相比于专利审查决定允许当事人提起司法救济不同的是，专利权评价报告并未赋予当事人相关的事后“纠偏”手段。

(三)评价报告制度的现实困境

正因为在制度设计上存在天然缺陷，导致其实际法律地位尴尬。一方面在申请评价报告的主体方面，按照专利法相关规定与专利权无直接关系的普通主体暂时不在可以申请专利权评价报告的范围内，这对于那些企图与专利权人签订专利许可合同的当事人或希望确定专利实质上的保护范围及稳定性强弱的其他潜在竞争个体或企业来说，似乎是一种不公平的结果。而专利权评价报告的申请主体范围能否得以扩大，也在司法实践中发生了一定的争议，亟待相关立法践给予明确的指示和解决。另一方面，在专利侵权纠纷中，如何使用这一证据并无定论，实际上由于制度设计的上述缺陷，导致评价报告不能作为是否立案的依据，也不能作为判断专利权是否有效的依据，仅仅像检索报告那样，沦为是否中止侵权程序的参考意见。

三、对专利权评价报告制度的建议

(一)明确专利权评价报告的性质与地位

正如前述，个案中的专利权评价报告往往沦为一种无处安放的参考意见；实际上如何参考既无规定也无法统一操作实践。究其原因，这一制度的相关法律或事实地位之尴尬，恰来自对于评价报告性质的模糊或偏颇认识。证据应是展示客观事实的材料。从事实认定与法律适用区分的角度来看，专利权评价报告虽然是一种书面意见，但其内容却包含着对于权利要求解释、专利新颖性、创造性以及其他实质要件的法律判断，与审查决定或行政决定并无实质性区分。其经过将法律规定适用于事实之上这样的逻辑过程，得出的“意见”实质系法律适用之结论；将这一过程及其结论认定为“证据”，这本身违背了法律的基本概念及逻辑。因此，将评价报告制度的价值最大化的前提，必然是对其性质进行准确认定。

(二)设置当事人的陈述环节

评价报告作为行政机关作出的具有证明效力的法律文件，同时评价报告作为专利侵权纠纷的重要证据在一定程度上可以决定诉讼程序是否中止，理应给予当事人一定参与权利。如果仅是由专利行政部门单方作出，缺少实质上的听证难免使得结论信赖度降低，也有损相关主管机关在适用法律上的权威性。采取准许当事人参加的听证程序或者向当事人公开作出评价报告的记录等措施，一方面有利于增进当事人对于评价报告的信服度，同时也符合行政行为公开化、透明化之趋势。

(三)将请求人范围进一步扩大

由于目前申请专利权评价报告的主体范围仍十分有限，使得与专利无利害关系方无法获得。因此，为了最大化程度促进专利权人对专利的正当行使以及保障他人对专利权的合理利用，应当允许任何主体均有获得专利权评价报告的权利，这也符合专利权评价报告制度以及专利法的应有之义。