改进动机对公知常识使用的影响

左凤茹 陈存敬

在行政审查、司法审判中，权利要求是否具备创造性经常成为争议的焦点，而在运用三步法判断创造性的过程中，第三步需要判断现有技术是否给出技术启示会使本领域的技术人员得到权利要求请求保护的技术方案，尤其是在该步骤中引用公知常识的情况下，第三步是三个步骤中主观因素介入最多且对判断结论影响最大的一个步骤，也是审查员、专利申请人（或专利权人）、无效请求人、专利代理人以及法官等相关从业者最容易产生争议的一个步骤。那么，是什么原因导致产生争议，如何正确适用“三步法”，尤其是如何做好第三步的判断才能尽可能减少主观因素对创造性结论的影响呢？

一、相关规定及争议热点

《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1节关于创造性的判断方法中，对第三步在判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见时，列出了认为现有技术中存在技术启示的三种情形。

虽然审查员、法官和专利申请人（或专利权人）、无效请求人或者其代理人等相关从业人员都依据上述规定判断现有技术是否存在技术启示获得要求保护的发明，但经常会得到不同的结论，双方争议的焦点也经常集中于第（i）种情形，即是否正确使用了本领域的公知常识。而且，即便是有相关的书面证据可以证明区别特征属于本领域的公知常识，也有可能得出完全相反的结论。那么，在判断由最接近的现有技术是否存在技术启示得到本申请的过程中是由于什么因素对引用公知常识产生了影响，进一步导致了不同的创造性判断结论呢？下面通过两个案例来分析一下导致不同结论的原因。

二、具体案件中引用公知常识判断创造性时产生的争议

（一）案例1

某专利申请请求保护一种改装车，其所要解决的技术问题是：安装在消防车尾部的现有器材箱受到底盘车架的限制，其结构为左右两侧低、中间高，无形中缩小了器材箱容积，制约了消防部队的救援效率。为了解决上述技术问题，该专利申请中采用的技术手段是将底盘车架划分为三个部分，前高后底，中间的车架用于连接前、后两个车架，具体结构如图1所示。

图1 涉案专利申请改装车及其底盘车架示意图

针对该专利申请，审查员检索到对比文件1，其公开了一种公路货物运输卡车，由于内燃机固定在车辆底盘车架的中后部，将车厢固定在高低两个水平面车架上方，从而获得了传动距离短、装货体积大的技术效果，具体结构如图2和图3所示。

图2 涉案对比文件1公开的公路货物运输卡车示意图

图3 涉案对比文件1公开的公路货物运输卡车车架示意图

通过对比可知，涉案专利申请与对比文件1的主要区别在于，涉案专利申请中“所述第二车架4位于第一车架19后侧下方，并且位于后车轮的后侧”，而对比文件1中第二车架位于第一车架后侧上方。申请人和审查员之间的争议焦点则在于“所述第二车架4位于第一车架19后侧下方”是否是本领域技术人员的常规选择，并进而影响权利要求1的创造性。

申请人认为，对比文件1发动机中置和支撑发动机的车架高于支撑上装设备的车架的卡车底盘技术都是通用技术，该申请支撑上装设备的车架所采用的前高后低的方式既未在对比文件1或者其他现有技术文件中公开，也没有证据表明这种设置方式是本领域的公知常识，而且采用这种设置方式克服了如对比文件1中所公开的现有通用技术的技术偏见，因此现有技术不存在显而易见地得到权利要求1技术方案的启示，权利要求1具备创造性。

而审查员则认为，本领域的技术人员根据对比文件1公开的技术方案经过简单变化、合理布局即可得到该申请的权利要求1，因此现有技术存在显而易见地得到权利要求1技术方案的技术启示，权利要求1不具备创造性。

通过这个案例可以看出，双方的争议在于：申请人认为区别特征不是本领域的公知常识，而审查员认为在对比文件1所公开技术方案的基础上仅需要经过简单变化、合理布局即可得出权利要求1的技术方案。正是由于这个争议导致双方产生不同的创造性判断结论。

在这个案例中所反映出来的问题代表了引用公知常识判断创造性实务中经常遇到的一种争议，即对比文件所公开的内容与涉案专利申请并不完全相同，而且缺乏《专利审查指南》（2010版）关于公知常识的证据来证明区别特征是公知常识。在这种情况下是否能得出权利要求请求保护的技术方案具备创造性？如果不可以，本领域的技术人员是如何从最接近的现有技术显而易见地得到涉案专利申请的？

（二）案例2

某专利申请请求保护一种外转子压缩机，其所要解决的技术问题是：应用“倒U形”外转子电机的外转子式压缩机的引出插座的结构和与其配合引出插头会占用较多的轴向空间，从而这种设置对于压缩机的整体结构的紧凑性是不利的，同时采用该引出插座结构时电机的轴向高度会上升，而且对于减小转子运行时的偏摆及偏摆引起的振动和噪声也是不利的。为了解决该技术问题，该申请所采用的技术手段是对引出插座的引出插头的布置进行设计，使得第二插口和第一插口之间的连线、与所述第二插口与所述第三插口之间的连线的夹角α满足90°＜α≤180°，从而降低插座压缩机轴向上的长度，使得压缩机整体结构更加紧凑，减小电机轴向长度，从而减少转子运行时产生的振动和噪声。关于该申请中外转子压缩机的结构中各部件的具体位置如图4所示，关于该外转子压缩机中引出插座中各引出插头布置的设计如图5所示。

图4 涉案专利申请外转子压缩机示意图

图5 涉案专利申请外转子压缩机引出插座的插口布置示意图

针对该专利申请，审查员检索到对比文件1，其公开了一种内转子压缩机，其中用于给定子供电的引出插座也位于电机下方的压缩机壳体侧壁上。关于该对比文件1公开的内转子压缩机的结构如图6所示，其上引出插座的导线柱布置如图7所示。

图6 涉案对比文件1内转子压缩机结构示意图

图7 涉案对比文件1内转子压缩机引出插座上导线柱布置示意图

通过对比可知，涉案专利申请相对于对比文件1的主要区别在于两个方面，一方面，涉案专利申请是外转子电机，而对比文件1是内转子电机；另一方面涉案专利申请中引出插座的引出插头具体布置为“所述第二插口和所述第一插口之间的连线、与所述第二插口与所述第三插口之间的连线的夹角α满足90°＜α≤180°”，而对比文件1中导线柱的布置基本上为插座上各插口连线之间的夹角为锐角，基本上形成等边三角形。此外，审查员还找到了公知常识性证据1，其中披露了“意大利的三个插座孔之间连线的夹角为180°”和“瑞士的三个插座孔之间连线的夹角α满足90°＜α＜180°”。

审查员认为：对比文件1中的内转子压缩机和该申请中的外转子压缩机均是常见的压缩机，对比文件1已经明确公开了与该申请相同的插座设置位置，其和该申请相同的插座设置位置存在相同的整体高度影响电机轴向高度的问题，而且公知常识性证据1已经表明各插座孔连线夹角“α=180°”和“90°＜α＜180°”是本领域的公知常识，因此，涉案专利申请权利要求1不具备创造性。

申请人认为：对比文件1中的内转子式压缩机引出线穿过部件少，对插座位置要求不高，其所要解决的技术问题是密封转换引出线机构制造和泄露问题，而涉案专利申请“倒U形”外转子电机的压缩机引出插座的结构和引出插头会占用较多的轴向空间；对比文件1中各插座孔连线夹角为锐角（基本为60°）的情况下并未给出改变其角度的技术启示，因此即便公知常识性证据1中披露了意大利、瑞士基于其行业标准存在各插座孔连线夹角“α=180°”和“90°＜α＜180°”的设置，本领域的技术人员也不会将其应用于对比文件1中，因此，涉案专利申请权利要求1具备创造性。

从以上案情分析可以看出，双方的争议在于：在已经有证据表明上述区别特征之一是本领域公知常识的情况下，本领域的技术人员是否能够得到将该公知常识应用于对比文件1得出权利要求1的技术方案的技术启示。正是由于这个争议导致双方产生不同的创造性结论。

在这个案例中所反映出来的问题代表了创造性判断实务中经常遇到的另一种争议，即多个区别特征分别都是本领域的公知常识，在这种情况下是否能得出涉案专利申请不具备创造性的结论。

实际上，这两个案例中都涉及到了在判断权利要求相对于现有技术对本领域的技术人员来说是否显而易见的过程中引用本领域的公知常识，那么是什么原因导致产生了不同的创造性结论呢？

三、引用公知常识判断创造性出现争议的原因分析

首先，由于上述两个案例都涉及到结合本领域的公知常识的问题，需要对结合存在技术启示的情形（i）中的规定进行分析。虽然其中仅以列举的方式对属于本领域的公知常识进行了解释，但是，不管是本领域中的惯用手段，还是教科书或者工具书等中披露的技术手段，该技术手段都应该是用于解决该重新确定的技术问题，因此，在引用公知常识判断创造性的过程中，不能仅考察该区别特征是否是本领域的惯用手段或被教科书或工具书等披露，还应该考察该区别特征在本领域解决何种技术问题或教科书或者工具书等中披露该技术手段解决何种技术问题，也就是说，与技术手段相对应解决的技术问题是影响引用公知常识是否恰当的因素之一。

其次，由于《专利审查指南》（2010版）中规定现有技术存在技术启示的三种情形实际上出现在应用“三步法”判断创造性过程中的第三步，即判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，因此，还应该对这一步骤所规定的要求进行研究。《专利审查指南》（2010版）在这一步骤中首先规定的是：判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。因此，这是“三步法”中第三步判断的本质，而上述存在技术启示的三种情形是在该本质判断中的具体表现形式。由该判断的本质可以看出，不管是认为区别特征是本领域的公知常识，还是认为区别特征被现有技术对比文件公开，都应当考察现有技术中是否存在会促使本领域的技术人员在面对本申请实际解决的技术问题时有动机改进最接近的现有技术从而获得要求保护的发明的技术启示。其中，“本领域的技术人员”、“本申请实际解决的技术问题”、“促使……有动机改进”是判断“技术启示”的几个关键因素，由于创造性判断的主体是“本领域的技术人员”，而且“三步法”中的第二步明确要求确定“本申请实际解决的技术问题”，因此这两个因素大多数情况下能够得到重视，但是“促使……有动机改进”是经常被忽略的因素，这也是为什么基于同样的最接近的现有技术对比文件，不同的人得到不同的创造性结论。

具体到上述案例1，若要判断权利要求1相对于对比文件1是否具备创造性，就要判断本领域的技术人员由对比文件1中前低后高的车架结构是否显而易见地得到权利要求1中前高、后车轮后方低的车架结构，也就是要确定现有技术中是否给出了将后车轮后方的车架降低的结构应用到对比文件1中以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会促使本领域的技术人员在面对发明实际解决的技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术对比文件1获得涉案专利申请的权利要求1。首先要关注的是涉案专利申请实际解决的技术问题，根据涉案专利申请与对比文件1的区别特征“所述第二车架4位于第一车架19后侧下方，并且位于后车轮的后侧”可以确定，其实际解决的技术问题是进一步扩大货物箱容积，这既是涉案专利申请所要解决的技术问题，也是对比文件1所要解决的技术问题，同时也是本领域的普遍追求。而且，最接近的现有技术对比文件1中已经公开在内燃机后置的情况下采用两个水平面台阶式梯形卡车底盘车架，且由于未安置内燃机的前侧车架为低水平面车架，其降低了车架与地面的高度，降低了车厢内部货物的重心，提高了装货体积。因此，对比文件1给出了通过降低下方不设置内燃机的车架水平面以充分提高上装设备容积的技术启示。在对比文件1所公开内容和技术启示的基础上，对于本领域的技术人员来说，在面对进一步提高货物箱容积的普遍追求时，对比文件1给出的技术启示会促使本领域的技术人员寻找车架下方无其他装置的部分，以便于降低该部分车架来扩大货物箱容积。一般来说，车轮后方是比较空闲的位置，这是本领域的技术人员都知晓的普通技术知识。因此，本领域的技术人员为了进一步增加货物箱的装货体积会将车架下方比较空闲的车轮后方位置的车架水平面降低，从而能够获得涉案专利申请。

具体到上述案例2，若要判断涉案专利申请相对于对比文件1是否具备创造性，就是要判断本领域的技术人员由对比文件1中的引出插座的引出插口连线之间为锐角的内转子压缩机，是否显而易见地得到权利要求1中引出插座的引出插口连线之间为钝角或平角的外转子压缩机，也就是要确定现有技术中是否给出了将公知常识性证据1中插座的插口连线之间的夹角为钝角或平角的布置应用到对比文件1中以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会促使本领域的技术人员在面对发明实际解决的技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术对比文件1获得涉案专利申请。首先要关注的是涉案专利申请实际解决的技术问题，根据涉案专利申请与对比文件1的区别特征：外转子电机以及引出插座的引出插头具体布置为“所述第二插口和所述第一插口之间的连线、与所述第二插口与所述第三插口之间的连线的夹角α满足90°＜α≤180°”，可以确定涉案专利申请实际解决的技术问题是外转子压缩机中引出插座造成的轴向长度过长而导致的压缩机结构不紧凑以及轴振动和噪音问题。但是，对比文件1中公开的内转子压缩机，其定子在转子外侧，与定子直接电连接的引出插座对轴向空间要求不高，同时由于不存在外部支撑架而可以将引出插座设置在压缩机外壳的任何位置，因此并不存在由于外转子压缩机对引出插座空间需求导致的结构不紧凑、轴振动和噪音问题；公知常识性证据1中所公开的插座插口连线之间夹角的布置一般是基于本国的设计标准，其也并未披露这种布置可以解决何种技术问题；因此，本领域的技术人员在对比文件1的基础上并不能从公知常识性证据1获得改进的动机，也就不能得到涉案专利申请权利要求1的技术方案。

四、从创造性立法目的、概念和审查原则看显而易见性判断

（一）从创造性立法目的及其概念看显而易见性判断

我国《专利法》第1条即指明了其立法宗旨：“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。”这一条体现了专利制度不仅要充分维护专利权人的合法权益，也要充分顾及社会和公众的合法利益，需要在两者之间实现一种合理的平衡。①尹新天著.专利法详解 [M].北京：知识产权出版社，2011：10～11。而这种对专利权人合法利益、社会和公众的合法利益的平衡则体现在合理界定专利权保护的界限。

我国《专利法》第22条则规定了授予专利权的实质性要件，从而对应该给予专利权保护的界限划定了合理的范围。各国的专利法对授予专利权的实质性要件都做出了不仅具备新颖性、而且具备创造性的规定。因为如果给一个虽然前所未有但所属领域的技术人员根据现有技术能够很容易地想到的技术方案授予专利权，那么就会对公众正常的生产经营活动产生不适当的限制和干扰，这是有违《专利法》“提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”的立法宗旨的。这也就能够理解《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第2.2节在对创造性的概念进行内涵解释时所做的规定，“如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。”本文案例1所体现的创造性判断过程实质上就是在该内涵解释的框架内所进行的判断，其中不仅仅涉及对比文件1的公开的内容或本领域技术人员所知晓的普通技术知识（“底盘车架下方车轮后方一般是比较空闲的位置”），而且涉及到在对比文件1的技术启示下本领域的技术人员合乎逻辑的分析、推理过程，“合乎逻辑的分析、推理能力”是具有一般教育背景的人即具有的能力，在具体的技术领域显然也应该是本领域的技术人员在具体的技术背景下应该具有的能力。如果忽略这一能力而仅仅因为区别特征不是本领域的公知常识就认为涉案专利申请具备创造性，显然有违创造性的立法目的，也违背了专利法的立法宗旨。

通过以上分析可以看出，本文关于案例1充分考虑“促使……有动机改进”的因素来判断显而易见性的过程是符合创造性的立法目的的，也是在创造性概念的内涵解释范围之内进行的，因此，其最终得出的结论与依照创造性概念所作出的判断也是一致的。

（二）从创造性的审查原则看显而易见性判断

《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第3.1节关于创造性的审查原则也指出，“在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。”由于“三步法”是具体的审查方法，因此，具体适用“三步法”判断创造性的过程应当符合该审查原则。

从具体的审查原则来看上述案例1，涉案专利申请和对比文件1都涉及厢式货车改造的技术领域，所要解决的技术问题和能够解决的问题都是扩大货物箱的容积，对于解决上述技术问题来说起到关键作用的技术手段都是在底盘车架下方未放置零部件的位置降低底盘车架的水平面，所达到的效果都是充分利用了底盘车架下方的闲置空间，达到了提高货物箱容积的技术效果。因此，从创造性审查原则的角度上来讲，对比文件1和涉案专利申请属于相同的技术领域，所要解决的技术问题相近，为解决其所要解决的技术问题采用的技术手段相近，达到的技术效果相近，因此涉案专利申请不具备创造性。

从具体的审查原则来看上述案例2，涉案专利申请涉及外转子压缩机，对比文件1涉及内转子压缩机，这导致在对比文件1中不存在涉案专利申请所要解决的技术问题，其所要解决的技术问题是密封转换引出线机构制造和泄露问题。也由于对比文件1中不存在涉案专利申请中所述外转子压缩机所要求的插座轴向空间问题，因此其所采用的技术手段是将引出插座的各插口连线夹角均布置为常规的锐角，这也适用于压缩机这种压力容器上开孔的要求，从而达到引出线机构尽可能不影响压缩机容器的耐压性能的技术效果。因此，从创造性审查原则的角度上来讲，对比文件1完全没有涉及涉案专利申请所要解决的技术问题以及解决该问题采用的技术手段，它们是两种完全不同的思路；同时公知常识性证据1也没有披露涉案专利申请所要解决的技术问题，其披露的技术手段与涉案专利申请所要解决的技术问题之间没有相关性。因此，涉案专利申请相对于对比文件1和公知常识性证据1中披露的技术内容具备创造性。

通过以上分析可以看出，在适用“三步法”并在第三步显而易见性判断过程中充分考虑“促使……有动机改进”的因素，实际上是将发明作为一个整体看待，充分注意了技术问题与技术手段之间的关联性，是符合创造性审查原则的，最终得出的结论与在创造性审查原则下所作的考量也是一致的。

五、结 语

通过以上对实务中适用《专利审查指南》（2010版）中给出的“三步法”判断发明是否具有创造性的过程，在第三步引用公知常识进行显而易见性判断上产生争议原因的分析，结合创造性立法的目的及其概念、审查原则的考量，可以得出如下结论：

（1）引用公知常识判断现有技术是否存在技术启示时，不能仅考虑该区别特征是否是本领域的惯用手段或被教科书或工具书等披露的技术手段，还应该考察该区别特征作为本领域惯用手段时所解决的技术问题或教科书或者工具书等中披露的技术手段所解决的技术问题。只有充分注意了技术问题与技术手段之间的关系，才能使得创造性判断过程和结果符合创造性的审查原则。

（2）“三步法”是判断发明是否具有突出的实质性特点的具体判断方法，该方法第三步显而易见性的判断应该充分考虑“促使……有动机改进”的因素，只有这样才使创造性的具体判断过程位于“突出的实质性特点”的概念部分所作的本质性解释和创造性“审查原则”的原则性指引之下。