关于商标先使用制度的讨论

上海大学法学院，上海 200444

一、引言

新商标法对商标先使用权进行保护，对解决商标在先使用和注册取得之间的矛盾，避免商标抢注问题起到很大作用。但新商标法对于先使用权的规定过于抽象，给司法实践带来了不少难题。因此，本文将简要讨论先使用权制度，并期以引出更多更好的观点。

二、商标先使用权的概念

《商标法》第59 条第3 款对商标先使用权进行了定义，其实质内容为：“在先使用人在相同或类似商品上使用相同或类似商标，并在商标权人取得商标权之前获得了一定影响力，其仍享有在不造成混淆的情况下，继续在原有范围内使用该商标的权利”。

商标先使用权为不侵权抗辩的权利，在保证在先权利人“消极”继续使用该商标的同时，更多的体现了对在先权利人的保护，鼓励在先权利人在其利益受损时“积极”对抗商标权人的不适当行为。

三、商标先使用权的构成要件

构成商标先使用权的要件主要包括：1.先用事实；2.相同或近似的商标；3.相同或类似的商品或服务类别；4.具有一定的影响；5.在先权利人主观上出于善意，并连续使用该商标。

（一）先用事实

商标的核心价值在于其通过使用获得的区别效果，如不存在时间上的先用事实，该权利也就不具有正当性。因此，对在先使用的客观事实认定主要在“时间点”和“使用”两个因素上。

我国商标法以“商标注册申请人申请商标注册前”为在先使用的时间点。而本文认为，该时间点的确定应当是动态的，因为，商标先使用权实际上是对商标注册人商标专用权的一个限制，并对商标注册人商品市场的一个分割，故应当考虑商标申请人在申请注册前的使用行为，该使用行为是否已经使得该商标在一定产品或者服务类别上产生一定影响。

对于“使用”的界定，应考虑商标权的地域性，该商标应当在中国境内使用，且为实质性的使用，即该商标实际用于商品或服务并于市场上流通。而对于是否需要连续使用，则存有争议。我国《商标法》对于商标使用的规定（第48 条）仅对使用的实质性做了要求，并未对连续性作出规定。①本文认为，商标的在先使用除了满足实质性要求外，同样应当适用《商标法》对注册商标连续三年不使用可被撤销的原理，要求一定时间段的连续使用，并在其未连续使用且影响力未达到一定程度时，不能进行商标在先使用抗辩。

（二）注册商标保护范围

注册商标的保护以核准注册的商标和核定使用的商品为限。②只有在相同或类似的商品上在先使用了相同或类似的商标，商标权人与在先使用人之间才会出现利益冲突，并需要法律来进行调整平衡。在我国《商标法》中，能够进行跨类保护的只有驰名商标，而驰名商标应当通过《商标法》对驰名商标的规定进行保护，并不适用在先使用权的规定。因此，商标先使用权的基础应当是在相同或类似的商标上在先使用了相同或类似的商标，并取得一定影响。

（三）具有一定影响

相关规定对《商标法》第32 条“一定影响”的解释，规定实质使用的一定范围应当在中国境内，并被相关公众知晓，在一定时间内持续使用、并就使用时间、地域、销售量等进行证明。③从该条文中可以看出，“一定影响”应当是在中国境内使用并为一定范围相关公众所知晓，其中，“一定范围”并不要求在全国范围内，只要在一定区域便可以，对于一定区域，应当是有一定广度的地区，比如至少应当是一个县的地域范围。相关公众对商标的知晓程度以连续使用时间和地域，商品销售量及宣传力度为标准进行判断。因此涉案商标应结合个案情况进行认定：①相关公众知晓程度；②商标持续使用时间、范围；③广告宣传时间、方式、范围；④其他相关因素。

（四）在先权利人的主观善意

我国《商标法》并未要求在先权利人的主观善意，但仍有不少学者认为，在先权利人主观上应当是善意的。要求主观的善意是为了防止：1.在先权利人于不同类别商品上使用具有一定影响但未注册的商标；2.使用商标侵犯他人姓名权、著作权、专利权、企业名称权等在先权利。

四、在先使用权的限制

商标先使用权作为对商标专用权的限制，对其以下因素也应加以限制：1.商标应具有一定影响力；2.主观上出于善意；3.未超出原使用范围；4 进行区别标识；5 权利转移。

上述限制因素中，商标具有一定影响、使用人出于善意均是商标先使用权的构成要件，当然构成商标先使用权的限制条件。使用人出于善意，同样适用于商标注册人获得授权之后，避免其恶意突出使用，争夺市场，尤其在互联网时代。

（一）原使用范围的确定

相关规定对《专利法》第69 条第2 项规定的原有范围进行了解释，包括专利申请日前已有的生产规模、现有生产设备或者生产准备可以达到的生产规模。④但商标与专利的性质存在着根本的不同，对于商标来说，其生产规模的大小，并没有像专利产品生产规模对专利市场的影响直接和巨大，其困扰在于销售区域因商品市场流通不可控、互联网销售平台发展而难以确定。

关于服务商标继续使用：商标的使用地域、服务项目不得变更；商标文字、图形等内容不得变更，但为区别于他人商标而改变得除外；4.商标不得转让或者许可他人使用。⑤

因此，原使用范围并不限于原有生产规模和销售区域，而应结合上述法律规定，依个案综合考虑：⑥1.商品或服务的类别和范围；2.在先使用商标的文字、图形等内容；3.商标先使用人原有的生产规模和销售区域。

（二）附加适当区别表示

《商标法》的立法宗旨在于保证消费者购买的商品与他们所想购买的商品同一。⑦商标的核心作用便是其区别作用，当在先使用商标与注册商标属于相同或类似的商标，则可能使消费者混淆，进而损害到商标权人的利益。因此，要求在先权利人使用时“附加适当区别标识”具有正当性。

“附加区别标识”并不要求对商标本身进行改变，否则便没有对商标先用权进行保护的意义。其次，附加标识可以是以文字进行说明、或添加独立标志、或对包装和装潢进行更改，该义务属于在先使用人。但该要求并非适用于任何情况，仅适用于消费者可能发生混淆的情况；该附加适当标识的要求也应是合理的，否则在先权利人有权拒绝。

（三）先使用权的转移

有学者认为，商标先使用权是对在先使用商标既存事实的确认，只能由该在先权利人自己行使；同时，在物权的角度上，该权利也只是有限的权利，不是完全的处分权，一般情况下不得对他人进行权利转让或许可。⑧

专利先用权人进行权利转让或许可，仅允许在同原有企业一并转让或者承继的情况下。⑨本文认为，对于商标先用权，同样可以借鉴该解释，当在先权利人发生继承关系或者企业进行分立或者合并时，应允许商标先使用权的转移。虽然，商标先使用权本质是在先权利人使用注册商标并进行不侵权抗辩，但其因在先使用而获得的利益同样需要保护，即现有生产设备、以及通过该设备所能产出的利益。因此，当企业发生继承关系或者分立、合并，应允许商标先使用权发生转移。

五、结语

商标先使用权旨在解决在先权利人与商标权人之间的利益冲突、避免商标恶意抢注，但该规定过于笼统、模糊，如未对“一定影响”、“原使用范围”进行明确，使其司法实践存有一定争议。故通过相应配套法律法规进行界定，完善商标先使用权，从而在司法实践中充分发挥作用，实现其立法目的，实属必要。

注释：

①张艳.未注册商标在先使用的适用规则解读［J］.哈尔滨学院学报，2017（7）.

②王莲峰.商标先用权规则的法律适用［J］.法治研究，2014（3）.

③《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（2010）第18 条第2 款.

④《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第15 条第3 款.

⑤《国家工商行政管理局关于服务商标继续使用问题的通知》（1994）.

⑥王莲峰.商标先用权规则的法律适用［J］.法治研究，2014（3）.

⑦杜颖.商标先使用权解读〈商标法〉第59 条第3 款的理解与适用［J］.中外法学，2014（5）.

⑧王莲峰.商标先用权规则的法律适用［J］.法治研究，2014（3）.

⑨《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第15 条第4 款.