论商标反向混淆的认定及侵权救济模式

吉映林

（暨南大学，广东 广州510000）

一、商标反向混淆相关案例分析

本文以“蓝色风暴”案、“2000”案、“IPAD”案、“礼享”案、“新百伦”案、“欧普”案等经典商标反向混淆案例作为分析基础，以最终判决、诉争商标后续状态为切入点，通过案例梳理来具体分析法院判决存在的不当之处。通过分析，可以发现该类型判决基本存在以下几个现象：

（一）认定标准不统一

对于何为商标反向混淆侵权，现行商标立法并未给出明确的答案，面对相同的案情时，各级法院可能作出相反的判决，如在“蓝色风暴”案中一、二审法院的做法便是如此。此外，由于缺乏统一的认定标准，现行法院的做法是仍将此类案件当作正向侵权处理，但若完全套用正向侵权规定，容易显得依据不足，说服力不强。

（二）赔偿依据不足

正如“2000”案中被告最终共同赔偿原告1257万元以及“新百伦”案一审中9800万元的天价赔偿，判决结果无不让人震惊。然而，赔偿金额的确定，法院基本是综合考虑诸如侵权人整体利润、主观意愿、侵权规模、侵权持续时间及范围、商标权人经济损失等因素，但其中各因素与具体赔偿数额之间的因果关系法院未做进一步的阐述，法官自由裁量权过大，导致侵权赔偿数额的确定依据不足。

（三）法定赔偿过多适用

由于反向混淆侵权不同于传统的商标侵权类型，往往会出现商标权人利润增加、市场不断扩大等反现象，根据我国《商标法》第六十三条规定，在权利人损失、侵权人利润、商标许可使用费均难以确定的情况下，法官往往采用法定赔偿的方式进行判赔，反向混淆侵权案件中法定赔偿的方式居多，但法定赔偿的过多适用容易导致司法效率降低，存在不足以弥补权利人损失或者不足以惩罚侵权人侵权行为的可能性。

（四）判令被告停止使用行为存在不当

通过对诉争商标后续状态进行调查，可以发现除了“IPAD”注册商标是由双方当事人经过第三方调解进行转让之外，其余注册商标诸如“蓝色风暴”“2000”“礼享”“新百伦”等商标在诉讼结束后并非由原商标权人继续使用来开拓市场，也并非由侵权人与权利人协商一致来决定诉争商标的使用方式，而是通常因为到期未续展、撤销理由成立、许可或者转让等原因导致诉争商标不再权属于原商标权人。因此，法院判令被告停止使用诉争商标，一是容易切断该商标与消费者之间建立的联系，二是若被告是因商标在注册过程中尚未公开等客观原因而不知该商标已被注册，判令其停止使用，不仅割裂其产品与商标之间的联系，而且容易浪费其大量付出成本，不符合经济效益原理。

二、商标反向混淆认定标准的确定

面对反向混淆这一新型商标侵权类型，无论是理论上还是司法实践中，都尚未存在统一的标准。通过整理案例时发现，虽是新型商标侵权类型，但其依然存在共性的地方，可以通过对共性的把握来更好地认识这一侵权类型。对此，论文认为，商标反向混淆侵权的认定标准具体应该包括以下几个关键要素：

（一）商标在后使用者市场地位更高

从本文分析的反向混淆案例来看，商标在后使用者无不具有更高的市场地位和更强的经济实力，正因侵权者往往是经济实力强、市场占有率高的大公司，才出现了由于侵权者的侵权行为，出现商标权人利润不减反增的反现象。这一要素也是区分正向混淆与反向混淆的关键要素。

（二）商标在后使用者构成商标性使用

根据《商标法》第四十八条以及第五十七条第一、二项关于商标使用的规定，商标在后使用者只有对被诉商标进行商标性使用，才会侵犯注册商标的识别来源功能，侵犯商标权人的注册商标专用权。因此，在进行商标反向混淆认定时，应着重判断商标在后使用者的使用行为是否构成商标性使用，能否使相关公众见到被诉商标时联想到商标权人，不能因商标在后使用者在产品上有标注自己的注册商标就认定其使用被诉商标的行为不构成商标性使用，并因此不构成商标侵权。

（三）已经造成相关公众混淆

相关公众混淆是商标侵权成立的核心要件，无论是正向混淆还是反向混淆，只有在相关公众已经混淆的情况下，才会判定商标侵权成立。至于相关公众的实际混淆程度，无须真实计算出实际混淆程度数值，只需经过市场调查，原告能够提供证据证明由于商标在后使用者的使用行为，已经造成相关公众产生误认的事实即可。

三、商标反向混淆侵权救济的特殊性

传统商标侵权案件中，往往是经济实力不强、竞争实力弱的小公司通过在与大公司相同或类似的商品或服务上使用与其注册商标相同或近似的标识，以“傍名牌”“搭便车”的方式来误导消费者购买自己的产品，以此来提高自己的利润，商标权人也会因侵权商品的出现导致自己利润的损失。因此，《商标法》第六十三条规定的赔偿顺位考虑因素具有一定的合理性。但由于反向混淆具有其自身的特殊性，传统的商标赔偿方式并不完全适合，具体原因分析如下：

（一）商标权人损失难以计算

在反向混淆侵权案件中，往往是实力雄厚、资金充足的大公司将商标权人的注册商标使用在其提供的商品或服务上，此时商标权人在其商品或服务上使用同样的商标，消费者会误认为商标权人与大公司之间有一定的经济联系或者隶属于大公司，继而选择商标权人提供的商品或服务，结果间接地增加了商标权人的销售利润，出现商标权人因他人侵权行为导致利润增加的反现象，最终无法确定商标权人的经济损失。

（二）侵权人获益难以确定

在反向混淆侵权中，消费者选择被告方提供的商品或服务并不仅仅因为其使用了商标权人的商标，更多的是因为消费者在以往消费过程中形成的对大公司商品的认可。正如“新百伦”案中法院所指出的，消费者购买新百伦公司商品更多地考虑“N”“NB”“NEW BALANCE”商标较高的声誉及其所蕴含的良好的商品质量，新百伦公司的经营获利并非全部来源于侵害周乐伦“百伦”“新百伦”的商标，周乐伦无权对新百伦公司因其自身商标商誉或者其商品固有的价值而获取的利润进行索赔。

（三）法定赔偿过多适用

当存在商标权人损失、侵权人获益以及商标许可使用费均难以确定的情况下，无论是法官还是商标权人，均偏向于采用法定赔偿的方式进行赔偿。在实际案件中，当法官不能依据《商标法》第六十三条规定作出判决时，往往会综合考虑各种因素，适用法定赔偿的方式进行判赔。对于商标权人亦是如此，比如在“礼享”案、“欧普”案等案件中，当权利人无法确定有利的赔偿因素时，亦是直接向法院申请适用法定赔偿。但根据前文分析，商标反向混淆案件中侵权方往往是经济实力强势一方，即使法官适用顶格法定赔偿，也不足以起到对侵权方的震慑作用，反而会导致更多实力强劲的大公司抢占小公司商标，不足以遏制商标反向混淆案件的出现。

四、我国商标反向混淆制度的完善

我国目前立法上尚未存在明确的反向混淆认定标准，实务中对于如何认定反向混淆也存在一定争议；此外，由上文分析可知，传统商标侵权赔偿模式不适用于反向混淆这一侵权类型，不考虑商标反向混淆侵权案件的特殊性而机械适用传统商标侵权赔偿模式，容易得出不合理的结论。基于此，针对商标反向混淆制度提出改进建议，具体如下：

（一）确定反向混淆认定标准

对于反向混淆的认定标准，我国可以采用概括+列举的方式来予以规定。通过概括式规定来确定反向混淆的关键因素，如第二部分所述的“商标在后使用者市场地位更高”“商标在后使用者构成商标性使用”和“已经造成相关公众混淆”等因素，再列举出认定反向混淆所需考虑的其他因素，诸如“商标相似性”“商标在后使用者的意图”“两者经营范围”等因素。值得注意的是，在具体认定反向混淆时，以上要素并非相互独立，而是具有一定的联系，法官应结合具体案情，综合多种因素进行具体分析。

（二）确定赔偿基准

为了避免案件判赔金额过于主观化，建议引进赔偿基准的概念，从现有证据、第三方机构评估结果出发，客观、合理地确定赔偿基准，最终判赔金额则在此基准线附近波动。赔偿基准的具体确定方式如下：

1.从现有证据中确定大概赔偿范围

虽然大多数商标反向侵权中商标权人损失以及侵权人利益都难以确定，但若当事人能以自己搜寻或者向法院申请证据保全的方式来提供相关证据，无异于能预先确定案件侵权程度，有利于法官提前确定赔偿范围。

2.以第三方机构的评估结果作为参考

在现实案件中，法官往往不具备处理专业经济计算问题的能力，此时可通过第三方资产评估公司的计算得出使用诉争商标行为对侵权人利润的贡献额，并以此作为法官判赔金额的一个参考因素，可使赔偿金额更具有客观性。如在“新百伦”案中，经过第三方资产评估公司的评定估算，“新百伦”中文标识在评估基准日期间内对新百伦公司的利润贡献率为0.76%，即新百伦公司在被诉侵权期间因侵权所获得的利益最少在145万元以上，足以证明新百伦公司的侵权获利明显超过当时《商标法》规定的法定赔偿最高限额，这也间接指出一审法院忽视了“新百伦”中文标识与新百伦公司利润总额之间的因果关系。

（三）合理的商标许可使用费

合理的商标许可使用费是原告因侵权所受损失中可以估算的部分，其不仅代表了原告由于商标价值可以产生的利益，还衡量了被告因侵权行为所获的不当利益，所以以合理的商标使用费为计算基础，不仅兼顾原告的损失，也一定程度上避免被告因侵权行为进行获利。但需注意的是，合理的使用许可费是双方当事人自主协商确定的公平合理价格，若并非以此种方式确定许可使用费，则有违背公平、自愿原则之嫌。

对于商标反向混淆侵权赔偿方法，部分美国学者和国内研究者指出可在合理的商标许可使用费基础上适当提高数额来确定赔偿金额，同时配合禁令救济。论文对此予以部分认同，原因在于：第一，在适用合理商标使用许可费的基础上适当提高赔偿数额有利于惩罚侵权人，能够震慑潜在侵权人的侵权行为，一定程度上可以杜绝此类侵权行为的发生；第二，由于商标反向混淆侵权的特殊性，同时给予禁令并非最佳选择，诉争商标的后续使用应交由双方当事人协商处理，此时法官应保持中立立场。

（四）双方协商机制

注册商标专用权虽作为一种私权，但由于该注册商标在长期的经营和使用过程中与消费者形成了稳定的联系，具备一定的公共属性。因此，在商标反向混淆侵权案件中，法官除了判处侵权人对商标权人进行赔偿外，对于诉争商标的后续使用，建议采取如下观点：对于那些主观并非恶意，而是由于商标审查机制等客观原因导致无过失使用诉争商标的侵权人，在市场已经高度认可侵权人对诉争商标使用的情况下，商标权人和侵权人之间可协商选择商标许可或者商标转让的方式来维持对诉争商标的使用，这种方式对于无论是商标权人还是侵权人来说都可谓是双赢选择。而对于明显恶意侵犯他人注册商标的侵权人而言，法院应判决侵权人积极赔偿并同时判处停止侵权，原因在于《商标法》的立法目的在于保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产者、经营者的利益。若侵权人的侵权行为明显恶意，此时应贯彻《商标法》的立法理念，积极打击这一类侵权行为，不能因侵权人经济实力强大、市场占有率高就允许其侵权行为的发生。

五、结语

近几年来，随着商标反向混淆侵权案件数量的增多，法官适用传统商标侵权认定标准及救济模式的弊端逐渐显露，出现诸如认定标准不统一、赔偿依据不足、法定赔偿过多适用等现象。本文通过对相关经典案例进行分析，提出商标反向混淆认定标准的三个关键因素，同时分析商标反向混淆自身所具有的特殊性以及传统商标侵权救济模式无法适用的原因，并基于此提出确定反向混淆认定标准、确定赔偿基准、合理的商标许可使用费以及双方协商机制等建议来进行制度完善，以期能进一步推动我国商标侵权制度的改进。