我国商标延伸注册制度的合理性探究——以司法实践为中心

胡轩珲

（华东政法大学,上海 201620）

商标延伸注册问题来源于我国商标法的司法实践，是企业在品牌战略扩张中面临的新问题。虽然北京市高级人民法院早在2014年就针对这一问题有了探索，其在《关于商标授权确权行政案件的审理指南》（以下简称《审理指南》）中对商标延伸注册进行了审判指引，但这仅是从原则上对商标延伸注册进行规范，缺乏普遍约束力且适用标准不够明确。而十余年的司法实践中，有的法院同意申请人的主张，认为新商标是对其在先拥有基础商标的延伸注册，能够和介入的引证商标相区分，不会产生混淆市场的后果，而有的法院则认为我国现行法律未规定商标延伸注册制度，因此不应予以支持。针对商标能否延伸注册产生的巨大争议可能导致企业品牌扩张受挫，严重影响我国企业知名商标的市场发展，因此本文以我国的商标司法实践为基础，探讨商标延伸注册在审判实践中的争议焦点，对商标延伸注册这一新理论进行合理性探究，明确其存在的正当性并提出适用标准，以期解决目前司法实践中企业品牌难以延伸的困扰，完善我国的商标注册法律制度。

1 商标延伸注册的理论基础

1.1 商标延伸注册的需求产生

商标是企业品牌价值的外在表现，当企业对长期沿用的logo进行变动时，无论是重新设计还是颜色转变，都会给相关公众和消费者带来新的视觉冲击，这种冲击会让消费者在短时间内难以适应，从而影响企业新品牌价值的创造。因此企业在品牌扩张时，为了节省开发新商标的成本，会基于已有的商标资源和商标上承载的商誉，在新的商品类别或者同种商品类别上开展延伸商标的市场化应用。其目的主要是利用商标延伸注册来一定程度上继承相关公众和消费者对企业原来核心商标的认可度和感知度，防止消费者为识别新商标而增加认知成本，从而降低消费者对新商标不信任的风险，同时也可以降低企业宣传新品牌的营销成本。比如小米公司在2021年宣布将启用全新的logo，该商标图案与原商标视觉差异仅在于边框，原商标为方形，而新商标为椭圆形，目前两商标均在注册使用期内。

但是实践中，企业在注册新商标时，往往因已存在与引证商标近似的情况而导致注册受到阻碍，于是就出现了关于能否注册延伸商标的诉讼争议问题。商标延伸注册就是近年来商标领域司法实践中较为突出的疑难问题，为此北京市高级人民法院2014年发布的《审理指南》中明确了涉及驰名商标、地理标志、商标延伸注册等若干疑难问题的处理原则[1]，首次对司法实践中出现的商标延伸注册争议进了指导性规范，为最高人民法院制定相关司法解释提供了参考。

1.2 何为商标的延伸注册

关于商标延伸注册的内涵，目前尚未形成统一认知，最早在2014年的《审理指南》中，北京高院的法官在案例评析中提到：“延伸商标注册是指申请人提出注册的商标因为与在先已有商标在商标标样、商标所使用的商品或服务的范围以及商标的注册主体等方面存在着关联性，而被认为是在先商标基础上进行的商标注册[2]。”李杨教授（2018）在其《商标法基本原理》一书中对延伸商标做出定义，认为基础商标延伸注册是指注册商标权人在已有商标注册申请基础上，又在同一种或类似商品或服务上申请与在先注册商标或者已提出注册申请的商标或服务相同或近似的商标注册[3]。任毅（2017）则进一步提出了商标延伸注册的四层本质：第一级本质是对基础商标商誉的延伸，第二级本质是对基础商标价值的延伸，第三级本质是对商标在创作过程中所付出的劳动的延伸，而最后的终极本质是一种能量的延伸[4]。

随着司法实践中主张商标延伸注册案件纠纷的增多，更多的学者开始关注这一问题。相关研究主要分为两类，一类是以案例评析的方式对商标延伸注册的理论进行探讨，另一类是理论性较强的学术论文研究。这些研究中对商标延伸注册是否成为一个问题形成了不同的看法，有观点认为“商标延伸注册”这个概念没有意义，因为我国商标权的获得是遵循注册取得为主、在先使用为辅的注册制度，商标延伸注册从本质上来说是一个与基础商标近似的新商标申请注册，已有注册制度足以解决，因而不需要另行讨论。有学者指出延伸商标能否延伸原有商标蕴含的商誉并不重要，关键是要判断延伸注册的商标是否会与他人在先商标构成混淆[5]，并据此认为针对延伸注册的商标依旧是用以往的商标混淆作为判断标准，因此没有必要去创设一个多余的法律概念。而大多数学者则支持商标延伸注册理论的应用，认为这一问题的存在具有现实意义，因为现行的商标法中，通过普通的商标注册程序无法实现商标权人的利益最大化，容易受到引证商标的阻断，而商标如若可以顺利地延伸注册，则会促进商标资源的最大化利用，基础商标的延伸注册就是提升品牌效应、增强识别功能、传承商誉的有效手段[6]。

1.3 商标延伸注册的正当性

根据我国《商标法》第三十条和三十二条的规定，申请注册的商标不能与他人在先注册的商标相同或者近似，也不得损害他人已有的在先权利，延伸注册作为新商标注册，虽然与基础商标有关联，但实践中审查时仍是依照一般商标注册混淆可能性的基本理论去判断商标相同或近似，这忽视了已有基础商标已经积累的商标品牌知名度。因此，只判断延伸商标和引证商标是否近似，而不考虑基础商标的知名度以及相同或近似问题，既不符合商标法的混淆理论，也不符合现实情况。本质上说，延伸商标注册的目的不是区分介入商标，而是将基础商标进行品牌扩展，使得消费者将延伸商标与基础商标相联系，从而区别于引证商标。如果相关公众在市场交易中能够将延伸商标的主体联系到基础商标的主体，并且不会与现有市场中的其他商标主体混淆，那么就不会产生误认，所以这种延伸注册可以对品牌进行适用上的扩展而不会破坏市场秩序。

商标延伸注册正当性在于：一是品牌延伸的现实需要。近年来，一些大品牌企业为了紧跟市场变化，将自己沿用许久的商号、驰名商标等进行改造重设，希望给旧的品牌商标赋予新的企业发展理念。但是企业在选择新商标的过程中会面临许多困难，因为市场经过数十年的发展已经存在一些与基础商标相近似的商标，并且自己能够进行品牌创设的空间十分有限，为了避免全新商标设计所带来的巨大宣发成本，企业往往会基于原有商标进行改造，也就产生了商标延伸注册的现实需求。二是商标承载着商誉的延伸。李明德教授（2015）认为商标标识是商誉的载体，虽然商标标识本身只是一个符号，并不像作品或者专利技术一样蕴含许多智力成分，但商标背后所承载的商誉却是商标所有人在长期投入和使用中所累积的，付出了大量的创造性智力劳动[7]。这些劳动产生的价值形成了商誉，商誉又体现在商标的知名度和显著性之上，从而使得企业在偌大的市场中脱颖而出。既然商标承载的商誉是一种价值，企业对该价值的再次利用也应当是合理且正当的，将商标进行延伸，一方面是对基础商标价值的再利用，另一方面也是赋予商标新价值的过程。

2 商标延伸注册的司法实践

在分析商标延伸注册案件时，通常需要区分三种商标，第一种是基础商标，即延伸注册商标申请主体已经注册成功且使用的商标，第二种是申请主体需要新注册的延伸商标，在诉讼中也被称为诉争商标，第三种则是反对延伸商标注册的异议商标，也称介入商标，诉讼中称之为引证商标。需要明确基础商标与延伸商标背后是同一主体或者存在特定联系，当该主体对延伸商标进行申请注册时，如果没有相关的主体宣告无效或者撤销，那么延伸商标可以顺利注册。但是由于基础商标注册的时间较早，延伸商标则属于新注册，二者通常在注册时间上存在较长间隔，才导致了市场中已经存在许多与延伸商标相近似的商标，从而在其注册过程中出现相同或近似的介入商标阻碍的情况，许多司法案件也是由介入商标的主体提起诉讼所引起的。

2.1 商标延伸注册典型案例及最高人民法院的观点

最高人民法院在“徽皖酒王案”中认为，我国法律及理论均没有“基础商标”的说法，而所谓的“基础商标延伸理论”并不能取代“商标相同或近似的混淆可能性”这一商标侵权基本原则①；后又在“蜘蛛王案”中补充提出商标主体可以以延伸商誉为目的进行市场经营活动，但是对于商誉的延续不能仅看目的上是否正当，还需要考虑结果上的正当性，即能否延续还应当符合法律相关规定②。因此无论其原注册商标是否已积累了一定的商誉，也无论新商标与原注册商标指定使用的商品类别以及所使用的标识具有何种联系，都应当提出注册申请，依法审核，亦否认商标延续的存在合理性。最新的“好太太案”中最高人民法院再次重申诉争商标能否注册依据的是商标法相关规定，否认原一审和二审作出的同意在先商标合理延伸注册的判决③。

可以看到，以“法律无依据”为由否认商标延伸注册的正当性是法院的普遍做法，尤其是最高人民法院通过几个案例明确否认了权利人延续商标的目的，但是以法律无规定判断是否正当显然不合理。为了实现成功注册，很多商标延伸注册人会采取多种迂回手段，比如和异议人签订商标共存协议等，都使得商标延伸注册虽然没有其名，但已有其实。因此，商标理论的发展不能故步自封，法无明文规定不代表商标延伸注册问题不存在，况且法律具有先天的滞后性，诸多实践前沿问题需要司法灵活处理，而商标延伸注册若能与商标共存等理论相衔接，也能更好地服务于商标制度的创新发展。

2.2 以2022年“好太太案”为例分析商标延伸注册的司法难题

在“好太太案”中，国家知识产权局认为诉争商标的注册是凯达能公司在先商标权利的合理延伸，并没有复制、模仿好太太公司“好太太”商标的主观故意，不易造成消费者的混淆和误认，未违反《商标法》第十三条第三款的规定，且进一步指出诉争商标是凯达能公司在先注册且有较高知名度的商标在相关商品上的合理延伸，诉争商标与引证商标未构成近似商标，因此国家知识产权局同意该商标的延伸注册。但是注册结果遭到了好太太公司的异议诉讼。一审法院分析了引证商标的知名度和诉争商标的知名度，认为诉争商标和引证商标有视觉差异，且注册人没有主观恶意，诉争商标已经注册使用形成了稳定的市场格局，商标共存没有误导公众，不致损害好太太公司的利益，因此驳回好太太公司的诉讼。同时二审法院又查明引证商标已达到驰名程度，基础商标也是驰名商标，和诉争商标在整体构图、视觉效果方面存在明显的差异，二者同时使用相关公众能够将其区分，不会导致混淆后果，遂驳回好太太公司的上诉。

但是再审法院（最高人民法院）推翻了一审、二审判决，认为本案需要考虑的关键争议在于延伸商标与介入商标是否构成近似商标，以及延伸商标是否侵害他人的在先权利（本案中指的是“好太太”公司的商号权）。最高人民法院采用显著性对比，将商标的显著部分提取出来，认为拼音部分不是诉争商标的显著部分，而汉字“好太太”三个字才是显著部分，并与好太太公司的引证商标三的显著部分明显近似，商品也是同类别，因此认定二者构成近似。并且指出原先的基础商标的驰名度与本案中显著部分对比的汉字部分没有可比性，不作为考虑因素。

通过一案三判可以看出，一审法院和二审法院以及国家知识产权局都考虑了延伸商标是基础商标的商誉延伸，而最高人民法院在判决中回应道，商标延伸注册没有法律依据，只需要考虑延伸商标和介入商标是否构成相同或者近似从而导致混淆即可。可见最高人民法院的判决依然采取混淆可能性的判断思路，没有考虑商标相同和近似与是否混淆并不是必然正相关的。实际生活中，很多商标相似或者类似，而类别或者相关公众的不同都会影响混淆可能性的判断。

3 商标延伸注册的合理适用

3.1 域外经验的比较和借鉴

由于商标注册属于行政程序，不同的国家规定有所不同，因此考察域外的商标延伸注册并没有相关的现有制度可以对应，但是从商标延伸注册所产生的结果来看，与商标延伸注册较为类似的是商标家族和商标共存制度。商标家族来源于美国的司法实践，之所以称为“家族”，是因为商标权利人拥有的商标是一系列具有共同可被识别特征的商标组成的集合，这些商标所具备的共同特征能够使相关公众将系列商标与同一主体或者关联主体相联系，注册家族系列商标目的是防止自己的品牌商标被第三人注册到相似商品或服务之中，避免使得相关公众产生混淆。但司法实践中，更多适用商标共存来满足延伸注册的需要，目前商标共存在实践中表现为商标共存协议，主要是当不同主体在相同或类似商品或服务上使用相同或近似商标时，为了防止公众产生混淆或者不同权利主体产生诉讼等争议，双方通过签订共存协议来避免互相抢占对方市场[8]。因此一定意义上来说，商标延伸注册所形成的共存结果实际上是商标共存的一种变现形式。

从上述制度来看，商标家族所解决的问题主要是企业在同类商品中进行的商标保护，也即我们所熟知的防御商标的功能；商标共存制度则主要是为了解决先用权问题，由于商标的地域性特征，不同的地区可能存在相同或者近似的商标，法律需要对先使用人或者先注册人予以保护，但同时又需要兼顾后使用人或者后注册人的利益，因此使得两个商标得以共存。虽然对商标家族和商标共存的借鉴有助于解决权利人和异议人对于近似商标的一部分争议问题，但是无法满足企业依据已有基础商标进行品牌扩展的充分性，因此这两个理论有其所特指的目的性，而对于商标的延伸注册问题的解决仍存在很大的不足。

3.2 商标延伸注册制度在司法实践中的必要性

商标延伸注册制度具有自身的独特性。第一，商标延伸注册申请不同于一般的商标注册申请。一般商标注册申请只需要符合商标法规定的商标构成要件和禁止注册的要求即可，但是商标延伸注册还应考虑其与基础商标的关系，同时对与介入商标能否共存进行分析。比如，若采取无效程序去实现延伸注册商标的注册，存在较大的障碍，因为一般的相对无效的异议存在五年的限制期限，而延伸注册一般时间跨度长，可能超过异议期，以延伸商标使已存在的商标无效不现实，因此延伸注册考量目的的不同是区别于一般的商标注册。第二，商标延伸注册也不同于防御商标注册。防御商标的目的是防止他人“傍名牌”、恶意抢注从而扰乱市场经济秩序，而商标延伸注册的目的不是防御已有的基础商标，而是配合企业的品牌发展战略做出的改动。若商标延伸注册成功之后，介入商标可以与之共存而不至于混淆，也避免了与其他企业的介入商标相对抗。第三，商标延伸注册具有实践基础。前述所提及的北京市高级人民法院2014年发布的《审理指南》即首次对注册商标延伸注册制度进行专门规定，在此期间该院也审理了诸多案例涉及商标延伸注册争议，并且在2019年修订的新版《审理指南》中又对判断注册商标延伸注册的条件进行了补充指引，但由于缺乏法律约束力，只能指导内部的审判，难以解决实践中的普遍问题。因此，商标延伸注册是来源于实践，具有实践基础的制度需求，而目前北京市高级人民法院的率先探索就是一个良好的示范。延伸注册的商标满足了企业品牌扩展的需求，也促进了我国商标注册制度的完善，但是由于目前的法律障碍和司法谦抑，商标延伸注册制度依然处在争议之中。

3.3 我国商标延伸注册的适用规范

虽然已有的实践经验让我们对该制度产生了新认识，许多学者也都认可该制度的存在，但是目前商标延伸注册的适用规则还存在着许多不明确的争议性问题，诸如延伸商标注册需要满足的主客观要件、商标的知名度要求、基础商标与延续商标的商誉判断等问题[9]。有研究认为，商标延伸注册除需要满足一般商标注册的条件外，还应当具备延伸注册的实体要件和程序要求，即主观上注册申请人没有恶意攀附他人商标的故意，客观上不会使公众对商品的来源产生混淆误认以及延伸商标申请人在诉讼中所承担的证明相关公众对于延伸商标的注册不会产生来源混淆的举证责任[10]。此外还有学者通过对比案例的方式，提出延伸商标的申请注册会使基础注册商标的商誉侵入引证商标的市场，削弱已经存在于市场中的引证商标显著性，不利于市场竞争秩序的维系[11]，因此需要对延伸商标注册所产生的市场效果进行考察，避免导致市场经济秩序混乱。

结合商标延伸注册的典型案例分析，可以看出符合商标延伸注册需要考虑以下几个因素：（1）主体标准，即申请人标准，基础商标和延伸商标主体是存在商业关联的，而非主体不同的申请人；（2）知名度标准，即延伸注册的商标需要具备一定知名度，本质上越知名的商标在市场上的显著性也就越高，相关公众的认知能力也越强，导致混淆的可能性也越低；（3）限制条件，即与其他商标制度的边界，包括主观上的善意而非恶意攀附，这一点在驰名商标保护条款中也有所体现。综合来看，这些因素既应是判断注册商标能否进行延伸注册的条件，也应是注册商标延伸注册的概念所应包含的基本内容，但除了满足主体标准、知名度标准以及限制条件外，还需要针对延伸注册商标的客观程序条件进行研究，并与现有的注册制度相衔接。

4 结语

制度的产生是为了满足社会实践的需要，商标延伸注册也是实践中企业品牌营销战略的现实需要。李杨教授认为只要不与他人申请注册商标或者初步审定的商标相同或者近似，且不属于法律禁止情形的，就可以注册，因此延伸注册商标并没有法律上的障碍。但最高人民法院在判断相关注册问题时不予考虑基础商标的延伸关系，对于近似性判断也带有很大的自由裁量，难以满足实践中关于商标延伸的现实需求。因此，笔者认为产生于我国的商标延伸注册理论，不能仅仅以于法有据为由忽视企业发展的现实需要和司法实践的理论探索，应当从实践中来到实践中去，探究其背后的法理和适用，更好地解决实践中的商标注册疑难问题。

注释：

①参见安徽皖酒制造集团有限公司与安徽蚌皖酒酿造有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会不履行法定职责再审审查行政案件，最高人民法院（2016）最高法行再38号判决书。

②参见蜘蛛王集团有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、美国蜘蛛集团有限公司商标异议复审行政纠纷案，最高人民法院（2017）最高法行申3297号裁定书。

③参见广东好太太科技集团股份有限公司与国家知识产权局及佛山市凯达能企业管理咨询有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷案，最高人民法院（2022）最高法行再3号判决书。