浅析外国优先权中在先申请文件副本的提交

刘时娇

摘 要：申请人要求外国优先权的，应当在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本，申请人提交的在先申请文件副本应当经原受理机构证明。依照国务院专利行政部门与该受理机构签订的协议，国务院专利行政部门通过电子交换等途径获得的在先申请文件副本的，视为申请人提交了经该受理机构证明的在先申请文件副本。目前由于电子申请和电子交换途径的实施，副本的提交有多种方式，笔者将对在先申请文件副本的提交方式进行梳理探析。

关键字：外国优先权；在先申请文件副本；DAS；双边

1 引言

申请人就相同主题的发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者就相同主题的外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国提出专利申请的，依照该国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。这种优先权称为外国优先权。专利法第三十条规定，“申请人要求优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本；未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的，视为未要求优先权。”由此可见，申请人要求外国优先权的，其中一个手续是申请人应当在申请日起三个月内提交在先申请文件的副本。

在过去仅仅采用纸件申请的年代，在先申请文件副本的获取和提交是一件比较复杂的事情。现在已经进入互联网时代，以电子方式提交申请文件以及其他文件越来越普及，这使电子交换途径获得副本成为可能。专利法实施细则第三十一条规定，“申请人依照专利法第三十条的规定要求外国优先权的，申请人提交的在先申请文件副本应当经原受理机构证明。依照国务院专利行政部门与该受理机构签订的协议，国务院专利行政部门通过电子交换等途径获得的在先申请文件副本的，视为申请人提交了经该受理机构证明的在先申请文件副本。” 此规定为以电子方式获取在先申请文件副本扫清了法律上的障碍，同时由于电子申请和电子交换途径的实施，副本的提交增加为多种方式，下面将对在先申请文件副本的提交方式进行总结。

2 在先申请文件副本的提交方式

1、传统提交方式

（1）纸件方式

在仅仅采用纸件申请的年代，在先申请文件副本的的获取和提交是一件比较复杂的事情：申请人首先要向原受理机构提出请求，由该机构制作副本和证明文件并以绶带、漆封方式加以封装后邮寄给申请人，再由申请人提交给在后申请的受理机构，整个过程需要较长的时间。指南第一部分第一章6.2.1.3规定“作为优先权基础的在先申请文件的副本应当由该在先申请的原受理机构出具。在先申请文件副本的格式应当符合国际惯例，至少应当表明原受理机构、申请人、申请日、申请号；不符合规定的，审查员应当发出办理手续补正通知书，期满未答复或者补正后仍不符合规定的，视为未提交该在先申请文件副本，审查员应当发出视为未要求优先权通知书。在先申请文件副本应当在提出在后申请之日起三个月内提交；期满未提交的，审查员应当发出视为未要求优先权通知书。”因此申请人需要自申请日起三个月内完成申请人请求——原受理机构制作副本并邮寄——申请人获得副本——申请人提交副本给在后申请的受理机构。过程中任何一个环节耽误了，都有可能造成申请人未在规定期限内提交副本，从而造成优先权的视为未要求。

目前专利申请为纸件提交的，申请人应提交纸件形式的副本，但申请人可以请求将纸件申请转为专利电子申请。

（2）电子扫描方式

自2010年10月1日实施电子申请以来，如专利申请为电子提交的，根据国家知识产权局第57号局令第八条 “申请人办理专利电子申请的各种手续的，对专利法及其实施细则或者专利审查指南中规定的应当以原件形式提交的相关文件，申请人可以提交原件的电子扫描文件。国家知识产权局认为必要时，可以要求申请人在指定期限内提交原件。”副本属于证明文件，申请人可以在期限内提交纸件形式的副本，也可以提交原件的电子扫描文件。即申请人获得原受理机构制作的副本之后，可以将纸件形式的副本交给在后申请的受理机构，也可以电子上传原件的电子扫描文件，以节约流程。但值得注意的是，电子扫描文件必须是原件的扫描文件。

2、电子交换途径

专利法实施细则三十一条规定，依照国务院专利行政部门与该受理机构签订的协议，国务院专利行政部门通过电子交换等途径获得的在先申请文件副本的，视为申请人提交了经该受理机构证明的在先申请文件副本。目前电子交换途径主要有优先权文件数字接入服务（DAS）和双边优先权文件电子交换服务（中欧、中美、中韩），以上服务都是免费的。DAS和双边为申请人要求优先权提供了便利，节约了专利审批流程。

（1）优先权文件数字接入服务（DAS）

根据国家知识产权局第169号公告，优先权文件数字接入服务（Digital Access Service，简称DAS）是由世界知识产权组织国际局建立和管理、通过专利局间的合作、以电子交换方式获取优先权文件的电子服务。在参与本服务的其他专利局提出首次申请，又在国家知识产权局提出在后专利申请并声明要求优先权的，申请人可以请求国家知识产权局通过本服务自专门数字图书馆获取优先权文件。除中国外，开通此项服务的主管局有澳大利亚（AU）、丹麦（DK）、西班牙（ES）、芬兰（FI）、英国（GB）、国际局（IB）、日本（JP）、韩国（KR）、瑞典（SE）、美国（US）共10个。最新开通的主管局名单以国际局和国家知识产权局网站公布的为准。

国家知识产权局通过DAS服务获得优先权文件的，视为申请人按照中国专利法第三十条的规定提交了在先申请文件副本。申请人可自愿选择利用本服务，也可以选择按传统方式自行提交在先申请文件副本。

办理DAS服务的注意事项：①请求人，DAS服务的请求人应该是提出利用本服务的请求人应当为专利申请的申请人之一或者其委托的专利代理机构。申请人或者其委托的专利代理机构发生变更的，以变更后的信息为准。②请求的期限，请求国家知识产权局通过DAS服务制作优先权文件并存入专门数字图书馆的，应当在向其他专利局要求优先权的期限届满前提出请求。请求国家知识产权局通过DAS服务获取优先权文件的，应当满足中国专利法第三十条所规定的期限。③办理手续，请求人应当填写《优先权文件数字接入服务（DAS）请求书》，DAS仅适用于电子申请用户，不接受通过面交或邮寄方式提交的纸件《优先权文件数字接入服务（DAS）请求书》。④特殊情况的补救，如果国家知识产权局未能在中国专利法第三十条规定的期限内获得优先权文件，申请人有证据表明其已办理了所有必要手续，期限的延误是由于优先权文件数字接入服务电子系统故障造成的，申请人可以自收到相关通知之日起2个月内提交在先申请文件副本。⑤在提供DAS服务的国家申请的发明、实用新型、外观设计以及PCT国际申请，在OFF提交过交存请求后，可以在国家知识产权局专利局提交DAS查询请求。⑥申请人需要按照规定提交经证明的在先申请文件副本的题录译文，必要时还需要提交优先权转让证明等。

（2）双边优先权文件电子交换服务（中欧、中美、中韩）

1）中欧

根据国家知识产权局第177号公告，为方便专利申请人办理要求优先权手续，提高专利审批效率，根据《中华人民共和国专利法实施细则》第三十一条的规定，以及国家知识产权局与欧洲专利局达成的协议，国家知识产权局自2012年9月3日起开通中欧优先权文件电子交换服务。向欧洲专利局第一次提出专利申请，又向国家知识产权局就相同主题提出专利申请并要求该第一次申请的优先权的，国家知识产权局将自动从欧洲专利局获取在先申请文件副本。国家知识产权局通过本服务获得在先申请文件副本的，视为申请人按照中国专利法第三十条的规定提交了在先申请文件副本。如果国家知识产权局未能在中国专利法第三十条规定的期限内获得在先申请文件副本，国家知识产权局将及时通知申请人，申请人应当自收到通知之日起2个月内提交经欧洲专利局证明的在先申请文件副本。中欧优先权文件电子交换服务适用于2012年9月3日当日或者之后提交的发明或实用新型专利申请，但不适用于申请人依据《专利合作条约》提交的国际申请或者要求以国际申请作为优先权基础的情形。

中欧优先权文件电子交换服务注意事项：①申请人向专利局提交专利申请时，在请求书中正确填写在先申请的申请日、申请号、并且原受理机构为欧洲专利局（EP）的，专利局将为申请人启动交换服务，无需申请人另行声明。但需注意，中欧优先权文件电子交换服务仅针对申请时请求书中填写的要求优先权声明启动一次，不能通过其他途径请求办理。②为确保电子交换服务成功，申请人需在请求书中填写格式符合规范的在先申请号。③申请人在提交专利申请时错填在先申请信息，或者未完整填写在先申请信息，专利局将无法为申请人启动交换服务。申请人在更正或者完善在先申请信息时，需要自行提交经在先申请受理机构证明的在先申请文件副本。④专利局通过优先权电子交换服务获取的在先申请文件副本，以申请日作为副本提交日。申请人需要按照规定提交经证明的在先申请文件副本的题录译文，必要时还需要提交优先权转让证明等。

2）中韩

根据国家知识产权局第196号公告，国家知识产权局自2014年1月1日起开通中韩优先权文件电子交换服务。中韩优先权文件电子交换服务内容同中欧一致。但申请人需注意，自中韩优先权文件电子交换服务开通之日起，国家知识产权局不再通过优先权文件数字接入服务（DAS）获取首次申请向韩国专利商标局提出的优先权文件。

3）中美

根据国家知识产权局第206号公告，国家知识产权局自2014年10月8日起开通中美优先权文件电子交换服务。中美优先权文件电子交换内容同中韩一致。

3、其他方式

根据审查指南第一部分第一章6.2.1.3规定，已向专利局提交过的在先申请文件副本，需要再次提交的，可以仅提交该副本的中文题录译文，但应当注明在先申请文件副本的原件所在案卷的申请号。

3 结语

从上可知，现在提交在先申请文件副本即有传统的纸件形式提交，也有比较简便的通过电子交换途径获取。优先权文件数字接入服务（DAS）、优先权文件电子交换项目（双边）实现了国家局之间的优先权文件电子交换，取代申请人通过邮寄方式向各局递交优先权文件的繁琐程序。相对于传统纸件优先权文件副本的出具及提交方式，电子交换途径大幅简化了申请人办理外国优先权的手续，进一步提高了专利行政管理效率。

参考文献

[1]《专利审查指南（2010）》，知识产权出版社

[2]《中国专利法详解》，尹新天，知识产权出版社

[3]关于国家知识产权局开通优先权文件的数字接入服务的公告（第169号）

[4]关于开通中欧优先权文件电子交换服务的公告（第177号）

[5]关于开通中韩优先权文件电子交换服务的公告（第196号）

[6]关于开通中美优先权文件电子交换服务的公告（第206号）

[7]《关于专利电子申请的规定》（第57号局令）