现有技术抗辩现行规定的不足与完善

张宏强

（安徽省合肥市中级人民法院，安徽 合肥 230022）

现有技术抗辩现行规定的不足与完善

张宏强

（安徽省合肥市中级人民法院，安徽 合肥 230022）

现行法关于现有技术抗辩的规定仅适用于在先产品抗辩。对于在先文献抗辩，其成就条件应修订为：被告产品具备在先公开文献记载的现有技术的全部技术特征，在先文献所载技术具备原告专利权保护范围的全部技术特征。对在先专利之外的其他在先文献记载的现有技术范围的界定，应当遵循一定的规则。

现有技术抗辩；在先产品；在先文献

一、现行法关于现有技术抗辩的规定

现有技术抗辩虽然在专利侵权诉讼中一直被普遍使用，但在我国还是直到2008年专利法修改后才得正式登堂入室，专利法第六十二条首次明确规定了现有技术抗辩制度①《中华人民共和国专利法》第六十二条：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。，第二十二条第五款定义了现有技术的概念，并在该条中以现有技术为基础定义了新颖性和创造性的概念。2009年底出台的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（简称司法解释）第十四条②该条同时规定了现有技术和现有设计抗辩，本文仅论及现有技术抗辩。又对司法实践中现有技术抗辩的审查步骤和标准作了规定，即：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

二、对现行规定的缺陷的分析与完善

上述司法解释第十四条的规定是不全面的，其适用于现有技术抗辩中的一种常见情形即以在先产品抗辩，对于以在先文献抗辩的，该条规定可能会产生问题。为方便起见，以下讨论仅限于产品专利及相应的现有技术，不涉及方法专利。

现实中现有技术以多种形式存在，包括在先产品、在先出版物、影像录音等，但均可归入两个基本类型，一是在先公开产品，二是在先公开文献。

以在先产品来作现有技术抗辩时，按照司法解释第十四条的规定即可。首先看被告产品是否具备原告专利（原告主张权利范围内的）全部技术特征。若否定，则被告不侵权，且无须适用现有技术抗辩。若肯定，审查在先产品是否具备上述全部技术特征。若否定，被告现有技术抗辩不成立，构成侵权。若肯定，则被告现有技术抗辩成立。例如，原告专利的独立权利要求以及被告产品均有ABC三个技术特征，在先产品也具有ABC三个技术特征，此时被告现有技术抗辩成立。

对于在先产品，若被告不能证明在先产品的公开状态，仍然构成侵权。在先产品公开的典型状态就是经销售取得。

用在先公开文献作现有技术抗辩时，情况将有所不同。这里仍以例说明，假定原告专利的独立权利要求以及被告产品均具有A'B'C'三个技术特征，被告主张以某在先专利具有ABCD四个技术特征的独立权利要求作为现有技术，A'与A、B'与B、C'与C分别构成相同或等同。此时，若被告产品还具备技术特征D，则被告产品将全面覆盖在先专利独立权利要求的全部技术特征，相当于依照在先专利生产的专利产品，对原告当然不侵权，现有技术抗辩成立。但进一步的问题是，如果被告产品缺乏技术特征D，由于被告产品与原告专利的共有技术特征A'B'C'，与在先专利独立权利要求的ABC三技术特征分别相同或等同，此时被告能否主张其实施的是现有技术呢？按照司法解释第十四条的规定，被告是可以而且能够抗辩成功的。但该结论是不妥当的，为说明这个问题，需要对现有技术概念作进一步的追溯。

现有技术是为用于同专利申请进行对比，以判断后者新颖性、创造性而提出来的概念。就这种对比，《专利审查指南（2010）》（简称审查指南）第二部分第三章提出了对比文件的概念。对比文件记载了用于对比的技术内容，并规定用于对比的内容可以是 “对比文件的全部内容，也可以是其中的部分内容”、“该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是，不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。另外，对比文件中包括附图的，也可以引用附图”。由上可知，在先文献记载的技术内容在用于对比时可以被增加，而且似乎也可以被部分舍弃。变更后的技术内容即作为用于对比的现有技术。

增加技术内容是可以理解的，因为审查指南规定撰写独立权利要求时，仅需写明那些与技术密切相关的、共有的必要技术特征，不需要将其他共有特征都写在前序部分中。类似地，在撰写非用于申请专利的普通的技术方案时，对于那些属于显然和必不可少的通用技术特征，撰写人出于同样的想法也可能会省略。现有技术抗辩中，如果上述被省略的技术特征为原告专利权利要求所记载，那么对比文件的技术内容当然也可以作相应的增加。

但技术内容的部分舍弃则应遵循严格的条件。审查指南虽然规定用于对比的内容可以是对比文件的部分内容，但同时还规定不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。按照司法解释第十四条的表述，现有技术首先应当是一份技术方案。作为技术方案，应当达到整体性和实用性的要求，而不可以是一些不能完整组成一个基本技术方案的、零碎的技术特征。因此审查指南所谓对比文件的部分内容，至少应当限于仍能够构成一个基本技术方案的范围。专利法实施细则第二十条规定独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，因此独立权利要求是被按照一种技术方案来对待的，其有资格作为现有技术被用于对比——前提是应当作为整体，不能被分割。被告或许反驳认为，按照专利法实施细则第二十条的规定，原告专利的独立权利要求也是一个技术方案，意味着仅有A'B'C'三技术特征足以构成完整的技术方案，相应地，以在先专利独立权利要求的ABC三技术特征作为现有技术来对抗原告并没有问题，不违反现有技术应当是完整技术方案的要求。被告的上述反驳是不成立的。在先专利的独立权利要求ABCD一直作为完整技术方案的形式存在，亦即在先专利公布的技术方案是ABCD而不是ABC，也不是A'B'C'。在原告专利申请之前，A'B'C'或ABC作为技术方案是不存在的，不能视技术方案ABC或 A'B'C'已被在先专利提供的技术方案ABCD所包含并公开。即使被告确实根据技术方案ABCD得到了技术方案ABC或A'B'C'，但除非技术特征D是明显地对在先专利完全无用、令人很容易获得技术方案ABCD实质上就是技术方案ABC或A'B'C'的结论，否则，由技术方案ABCD到技术方案ABC或A'B'C'就应当是创造出新的技术方案的过程。被告依据在先专利获得ABC或A'B'C'技术方案是创造新技术方案的行为，而不是在先专利最初就确定和公布了ABC或A'B'C'技术方案，不能把在先专利提供的ABCD技术方案中的ABC技术特征当成ABC或A'B'C'技术方案早已存在的依据。即使被告在原告专利申请前已经根据在先专利而得出ABC或A'B'C'技术方案，但由于被告未申请专利，在原告专利申请后，A'B'C'以及ABC技术方案仍将被原告所独占。此时被告或许可以尝试先用权抗辩，但不能以现有技术抗辩。

可见在使用在先专利作现有技术抗辩的上述情形中，司法解释第十四条的规定并不能适用。对此种情形，现有技术抗辩的成就条件应当修订为：被告产品具备在先专利独立权利要求的全部技术特征，在先专利独立权利要求具备原告专利权保护范围的全部技术特征的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。该条件的简化表达形式是，被告产品覆盖在先专利，在先专利覆盖原告专利。

图1与图2展示了上述条件与司法解释第十四条规定的区别。

图1、图2分别用三个椭圆代表了原告专利、在先专利以及被告产品的技术特征，图2、图1分别所示情形的区别是，在图2中，被告产品未全面覆盖在先专利的技术特征。按照司法解释第十四条的规定，在图1、图2所示情形中，被告均能够以在先专利主张现有技术抗辩。但图2清楚显示出，被告产品并非依照在先专利公布的技术方案生产。仅在图1所示的情形，被告以在先专利作现有技术抗辩才能成功。

应当注意的是，以在先专利（包括现行有效、已终止和无效专利）作现有技术抗辩时，包括权利要求书、说明书及其附图、实施例在内的该在先专利的法律文件所披露的全部技术方案，甚至该在先专利在申请及无效审查过程中所披露的技术方案，都可以构成原告专利的现有技术。[1]

三、在先专利以外的其他在先文献记载的现有技术范围的界定

当在先文献是除在先专利以外的其他类型时，现有技术抗辩的成就条件仍然类似，即被告产品具备在先文献技术的全部技术特征，在先文献技术具备原告专利权保护范围的全部技术特征。但此时情况将更为复杂，一个主要的问题是，如何从在先文献记载的技术内容中，合理界定被告主张的现有技术范围。

对上述问题，可参照专利制度规则，把在先文献中技术方案的技术特征划分为必要技术特征和非必要技术特征来予以解决。如前所述，在先文献中的技术方案由于不同撰写人的理解差异，可能未记载某个或某些必要技术特征，或者是记载了多余的非必要技术特征（甚至包含了纯粹无关的技术特征，在此归入非必要技术特征），正确界定现有技术范围必须要解决这两个问题。首先，对于在先文献未记载的必要技术特征，应当参照原告专利权保护范围，为在先文献的技术内容补充该必要技术特征 （即对明显必不可少的必要技术特征，在先文献未记载而在原告专利权保护范围内的，补入在先文献）。其次，对于在先文献记载的非必要技术特征，分为四种情形：1、非必要技术特征记载于原告专利权保护范围内 （简述为原告专利记载）、被告产品也具备该技术特征的，在先文献予以保留。2、原告专利未记载、被告产品不具备，在先文献以提供完整性和实用性技术方案的意思而记载的（即该技术特征在在先文献中，给本领域普通技术人员读者的感觉是以必要技术特征的面目出现），保留；在先文献非以提供完整性和实用性技术方案的意思而记载的，删除。3、原告专利记载、被告产品不具备的，则不侵权。4、原告专利未记载、被告产品具备的，保留。其中，第3种情形不属侵权可予排除，再将第1、4种情形合并为被告产品具备该非必要技术特征的情形 （此时在先文献内容均保持不变）。因此对于在先文献记载的非必要技术特征，可简化成两种情形分别处理：1、被告产品具备该技术特征的，在先文献技术方案予以保留。2、被告产品不具备、原告专利未记载，在先文献以提供完整性和实用性技术方案的意思而记载的，保留；在先文献非以提供完整性和实用性技术方案的意思而记载的，删除。经上述分类处理之后，即可实现对现有技术范围的界定。

[1]中国知识产权研究会专利委员会,最高人民法院应用法学研究所,国家知识产权局专利复审委员会.专利名案解读（二）：20起典型专利纠纷案例评析[M].北京:知识产权出版社,2011:130.

The Deficiency and Perfection of Prior Art Defense in Chinese Patent Law

Zhang Hongqiang
(Hefei Intermediate People's Court of Anhui Province，Hefei Anhui 230022)

The provisions of prior art defense in Chinese patent law is only applicable to the defense based on prior product.For the defense based on prior publication，elements of the provision should be：defendant’s products should have all the technical features of prior art described in prior publication，prior art described in prior publication should have all the technical features of plaintiff’s patent claims.To define the scope of protection of prior art described in prior publications expect prior patent，some special rules should be followed.

prior art defense；prior product；prior publication

DF523.2

A

1671-5101(2015)03-0018-03

（责任编辑：陶政）

2015-02-24

张宏强（1971-），男，安徽六安人，安徽省合肥市中级人民法院民三庭审判员，法律硕士，研究方向：知识产权法。