专利行政案件操作指引

河南科技通律师事务所 张建东

专利行政案件操作指引

河南科技通律师事务所 张建东

总则

第1条为提高律师办理专利行政诉讼业务的能力，在总结律师办理专利行政诉讼业务服务经验的基础上，结合《专利法》《专利法实施细则》《专利审查指南》等法律、法规及部门规章的相关规定，编写本指引。

第2条本指引是仅供律师、专利代理人在办理专利行政诉讼业务时参考，不具有法律约束力。本指引对律师参考本指引为委托人提供法律服务所产生的一切风险不构成明示或默示的担保。

第一章专利行政诉讼的分类

第3条按照专利行政诉讼的被告主体分类，分为以国家知识产局、国家知识产权局专利复审委员会、地方知识产权局、地方人民政府为被告四种类型。

第4条根据《专利法施细则》的规定，“地方知识产权局”包括两级，即省级和地市级知识产权局。在实际工作中，地级市知识产权局以下，仍设有知识产权管理机构，但由于没有获得《专利法实施细则》的承认，这些管理机构不能以自己的名义从事活动，它们的行为应当视为受上级地方知识产权局的委托，因此，如果因它们的行为引起诉讼，应当以上级地方知识产权局为被告。

第二章专利行政诉讼的管辖

第5条专利行政诉讼的一审案件，由省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和由最高人民法院指定中级人民法院管辖。

第6条以国家知识产权局为被告和以国家知识产权局专利复审委员会为被告的专利行政诉讼一审案件，由北京知识产权法院管辖。

第7条以地方知识产局或地方人民政府为被告的专利行政诉讼一审案件，由由省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和由最高人民法院指定中级人民法院管辖。以北京、上海、广州的地方知识产权局或地方政府为被告的专利行政诉讼一审案件，分别由北京、上海、广州知识产权法院管辖。

第三章专利行政诉讼的范围

第8条不服国家知识产局作出的下列具体行政行为的，可以以国家知识产权局为被告提起专利行政诉讼。

一、专利管理方面的具体行政行为：

（一）专利强制实施许可决定；

（二）终止专利强制实施许可决定；

（三）对专利代理人或代理机构的行政处罚；

（四）对专利强制许可使用费的裁决行为；

二、专利审查中的具体行政行为：

（一）、初步审程序的具体行政行为

1.专利申请不受理；

2.专利申请日的确定；

3.专利申请是否保密的确定；

4.专利申请视为撤回；

5.专利分案申请视为撤回；

6.专利分案申请视为未提出；．

7.专利申请中视为要求本国或外国优先权；

8.专利申请中生物材料样品视为未保藏；

9.专利申请中视为未要求不丧失新颖性的宽限期；

10.专利申请中著录项目变更请求视为未提出，如专利申请权转让中的申请人变更、发明人或设计人变更等；

11.相关权利不予恢复，比如因正当理由延误办理专利权登记手续的期限，造成专利权丧失的，专利申请人请求恢复权利的，而国家知识产权局不予恢复的。

12.专利申请的中止或结束中止，如专利申请人因专利申请人资格纠纷，起诉到法院，国家知识产权局中止专利申请的审查。

13.在中国完成的发明或实用新型，向外国申请专利的，国家知识产权局进行保密审查决定。

（二）实质审查审期间的具体行政行为：

1.专利申请视为撤回；

2.专利申请著录项目的变更；

3.相关权利不予恢复；

4.专利申请中止或结束中止；

（三）专利权维持期间的具体行政行为：

1.专利权终止；

2.著录项目的变更，如专利权转让，专利权人的变更；如因发明人资格纠纷导致的发明人变更等；

3.专利权不予恢复；

4.中止或结束中止，如因发生专利权属纠纷，中止专利权人的著录项目变更。

（四）专利申请审查中，国家知识产权局迟迟不能审结发明专利申请，专利申请人提起的行政诉讼，法院即是以行政不作为为案由受理。

第9条国家知识产权局专利复审委员会作出的下列具体行政行为，可以以国家知识产权局专利复审委员会为被告提起专利行政诉讼。

（一）专利复审委员会作出的《复审请求审查决定书》；

（二）专利复审委员会作出的《无效宣告请求审查决定书》；

第10条地方知识产权局作出的下列具体行政行为，可以以地方知识产权局为被告提起专利行政诉讼。

（一）专利侵权处理请求决定；

（二）对假冒专利的处罚决定；

（三）假冒专利处罚程序中作出的查封、扣押行政强制措施。

第11条对地方知识产权局假冒专利行政处罚决定不服的，向地方人民政府申请行政复议，地方人民政府复议决定改变行政处罚决定的，以地方人民政府为被告，提起专利行政诉讼。地方人民政府复议决定未改变行政处罚决定的，以地方知识产权局为被告。

第12条地方知识产权局能够处理的案件包括：

1.确认是否构成专利侵权的案件；

2.责令停止专利侵权的案件；

3.对假冒专利的处罚；

4.对专利侵权赔偿纠纷的调解；

5.专利申请权和专利权归属纠纷的调解；

6.发明人、设计人资格纠纷的调解；

7.职务发明的发明人、设计人的奖励和报酬的纠纷的调解；

8.发明专利权授予前未支付适当费用的纠纷的调

解。

对上述第4、5、6、7、8种情形不服的，不能对地方知识产权局提起诉讼。

第13条对地方知识产权局居间裁决所作的决定和行政处罚均可提起行政诉讼。地方知识产权局对专利侵权纠纷所作处理决定，应当理解为是行政机关居间裁决民事纠纷所作决定，而不是行政处罚性质的决定。对地方知识产权局假冒专利行政处罚不服的，既可行政复议，也可行政诉讼。此处，行政复议不是行政诉讼的前置程序，对知识产权局所作对假冒专利行政处罚不服的，既可以先行复议，也可以直接起诉到法院。

第四章专利行政诉讼案件的当事人

第14条以国家知识产权局为被告的专利行政诉讼案件中，本指引第8条中的行政行为相对人为案件当事人。即专利申请人、专利权人具备专利行政诉讼的原告资格。

第15条不服专利复审请求决定，以国家知识产权局专利复审委员会为被告的专利行政诉讼案件中，专利申请人具备专利行政诉讼的原告资格。

第16条不服专利无效宣告请求决定，以国家知识产权局专利复审委员会为被告的专利行政诉讼案件中，无效宣告请求人或专利权人是原告。无效宣告请求人作为原告起诉的，专利权人为诉讼中的第三人；专利权人作为原告起诉的，无效宣告请求人为诉讼中的第三人；无效宣告请求人、专利权人均作为原告分别起诉的，无效宣告请求人和专利权人均是原告，而没有第三人。

第17条不服专利侵权请求处理决定，以地方知识产权局为被告的专利行政诉讼，专利权人或专利侵权处理被请求人为原告。专利权人作为原告提起专利行政诉讼的，专利侵权处理被请求人为诉讼的第三人；专利侵权处理被请求人为原告提起专利行政诉讼的，专利权人为诉讼的第三人。

第18条不服假冒专利处罚决定或查封、扣押行政措施，以地方知识产权局为被告提起的专利行政诉讼，被处罚人是诉讼中的原告。

第19条不服改变假冒专利处罚决定的复议决定，以地方人民政府为被告专利行政诉讼，被处罚人是诉讼中的原告。

第五章专利行政诉讼的起诉

第20条原告不服专利复审请求决定或专利无效宣告决定，对专利复审委员会提起专利行政诉讼时，起诉书必须对具体政行为如何侵犯其合法权益进行具体说明，即应说明专利复审请求决定或专利无效宣告请求决定是适用法律、法规错误，还是违反了法定审理程序、超越职权或证据不足。

第21条原告对专利复审委员会的行政诉讼请求应当具体、明确，即要求人民法院撤销或维持复审委员会的决定，应当明确。

第六章专利行政诉讼的委托

第22条委托人是个人的，委托手续包括向人民法院提供委托人的身份证件、一审委托书、受托人的身份或代

理证件、委托代理机构公函。委托人为外国人或中国台湾、香港、澳门地区人的，其身份证件和委托书要办理相应的公证手续，或者根据所在国或地区与中国之间的有关规定办理相关手续。上述文件为外文的，应当同时准备法院认可的翻译机构翻译的中文译文。

第23条委托人是单位的，委托手续包括向人民法院提供委托人的营业执照、法定代表人身份证明、一审委托书、受托人的身份或代理证件、委托代理机构公函。委托人为外国单位或中国台湾、香港、澳门地区法人单位的，其营业执照、法定代表人的身份证明和委托书要办理相应的公证手续，或根据所在国或地区与中国之间的有关规定办理相关手续。许多国家和地区的单位没有营业执照，可以采用其所在国登记的工商资料作为证明。上述文件为外文的，应当同时准备由法院认可的翻译机构翻译的中文译文。

第24条无论在一审诉讼中递交的委托书内容是否有二审诉讼的授权内容，二审法院通常也要求当事人再提交一份关于二审的授权委托书，如需要办理公证、认证手续的，还需要再办理一次公证、认证手续。

第七章专利行政诉讼中的证据审查

第25条不服专利无效宣告请求决定，对专利复审委员会提起专利行政诉讼，注意对无效宣告请求人提交证据的期限审查。《专利法实施细则》有关证据提交期限的规定，请求人在提出无效宣告请求之日起1个月后提交的证据，专利复审委员会不予考虑。

第26条不服专利无效宣告请求决定，对专利复审委员会提起专利行政诉讼时，注意审查无效宣告请求人提交的证据与无效宣告请求的理由是否相结合，是否指明每项理由所依据的证据。如果仅提交证据，而没有结合证据说明无效宣告请求的理由，该证据不会被作为无效宣告请求的依据。

第27条不服专利无效宣告请求审查决定或专利复审请求审查决定，以专利复审委员会为被告提起专利行政诉讼，原告及其诉讼代理人在专利复审委员会作出无效宣告请求审查决定或复审请求审查决定后，或者在诉讼程序中自行收集的证据，以及原告或第三人在诉讼程序中提供的、被告在无效宣告请求审查决定或复审请求审查决定中未作为作出决定依据的证据不能作为认定案件事实的依据。

第28条涉及无效宣告请求审查决定或复审请求审查决定而提起专利行政诉讼中，注意审查：请求人在无效宣告请求审查或专利复审审查中，是否在指定的举证期限内提供外文证据的中文译文，如果未在指定期限内提交外文证据的中文译文，按照《专实施细则》第3条的规定，该外文证据应当视为未提交。

第29条专利复审委员会所作出的专利无效宣告请求审查决定或复审请求审查决定中，采用了未在指定期限内提供的外文证据的中文译文，针对该行政决定的专利行政诉讼中，该行政决定则是属于适用法律、法规不

当。

第八章专利行政诉讼与专利民事诉讼的衔接

第30条地方知识产权局作出专利侵权处理决定确认构成专利侵权或不构成专利侵权，专利权人或请求人均可以针对地方知识产权局提起行政诉讼，要求如果被控侵权人没有提起行政诉讼，专利权人亦有权向法院提起专利侵权赔偿的民事诉讼。法院审理专利侵权赔偿民事诉讼不受地方知识产权局的处理决定的影响，不仅要审理侵权赔偿问题，法院还要重新审查是否构成专利侵权的问题。

第31条地方知识产权局作出的专利侵权处理决定，认定构成侵权或不侵权，专利权人均可以在决定作出后向法院提出民事诉讼，要求法院判决确认构成侵权，地方知识产权局已经作出的处理决定将不发生法律效力，要等待民事诉讼的结果。如果民事诉讼的结果是构成侵权，法院会依权利人的要求，判决侵权人停止侵权，地方知识产权局的处理决定的内容应当认为已经被法院的民事判决所“吸收”了，如果法院民事判决不构成侵权，则基于法院判决的效力要高于地方知识产权局处理决定的效力，处理决定亦不再执行。

第32条地方知识产权局作出的专利侵权处理决定确认构成专利侵权，被控侵权人可以地方知识产权局为被告提起行政诉讼，要求撤销该处理决定。被控侵权人没有提起行政诉讼，而是向法院提起要求确认“不侵权”的民事诉讼，法院受理后，亦要全面进行审查，而无论作出何种判决，最后结果均以法院判决为准。

第33条地方知识产权局作出的侵权处理决定确认被控侵权人的行为不构成专利侵权，但被控侵权人也可提起“不侵权”的民事诉讼。

第34条提起行政诉讼又提起民事诉讼时，地方知识产权局侵权处理决定作出后，双方当事人可以分别提起行政诉讼和民事诉讼。即地方知识产权局作出构成专利侵权决定，被控侵权人不服，针对该决定向法院提起行政诉讼的，同时，专利权人向法院提起专利侵权赔偿的民事诉讼，正常情况下两个法院进行协调，由审理行政案件的法院中止行政诉讼，等民事诉的结果出来后再作出行政诉讼判决。

第35条侵权处理决定作出后，被控侵权人针对该决定既提起行政诉讼，同时又提起“不侵权”的民事诉讼。应以中止行政诉讼，等待民事诉讼的结果。行政诉讼在确认专利侵权问题上，应当与民事判决保持一致。

第36条地方知识产权局作出侵权处理决定后，专利权人既提起行政诉讼，又提起民事诉的，不能认为专利权人是重复起诉，不能适用“一事不再理”原则。即两个法院均可以立案，通常情况应当行政诉讼程序先行中止，待民事诉讼判去生效后，再继续行政诉讼。

第37条地方知识产权侵权处理决定作出后，专利权人提起行政诉讼、被控侵权人提起民事诉讼。地方知识产权局处理决定不构成侵权，利权人依《行政诉讼法》的规定提起行政诉讼，而被控侵权人也可以提起上述确认“不侵权”的民事诉讼。以民事诉讼为主、以行政诉讼为辅的方式来解决这样的程序交叉问题。

第38条提起行政诉讼同时“附带民事诉讼”的衔接。根据最高人民法院对行政诉讼法的司法解释第61条的规定，“被告对平等主体之间民事争议所作的裁决违法，民事争议当事人要求人民法院一并解决相关民事争议的，人民法院可以一并审理”。如果当事人不服地方知识产权局所作关于专利侵权的决定，依行政诉讼法起诉到法院，法院经审理认为地方知识产权局的决定违法的，可以在撤销违法决定的同时，应当事人的请求，依民事诉讼法对专利侵权纠纷进行审理。

第39条假冒专利行政处罚和民事诉讼的衔接。地方知识产权局作出假冒专利处罚决定后，专利权利人提起民事赔偿诉讼，此时，法院处理赔偿问题要以是否构成假冒为前提。法院在诉讼中仍然要进行全面审查，即首先要审查假冒行为是否构成，只有在认定假冒行为已经构成的情况下，才可以进一步确认是否应当赔偿。法院从民事诉讼的角度来看待是否构成假冒的，不对行政罚款及其数额进行判断。法院民事诉讼程序中是否认定构成假冒，对地方知识产权局的行政处罚均没有影响。因为民事诉讼程序无权审查行政处罚决定是否正确。

第40条如果专利权人认为假冒产品还落入了其专利权利要求的保护范围，专利权人在民事诉讼中同时提

出专利侵权赔偿，即还要求假冒人赔偿其侵权行为造成的损失。法院不仅要审查是否构成假冒，还要审查假冒行为是否同时构成专利侵权，假冒行为是否落人权利要求的保护范围。如果构成，则法院不仅要判决假冒人赔偿对专利权人造成的商誉上的损害，还要判决假冒人承担专利侵权的赔偿责任，即双重赔偿责任。

第41条地方知识产权局作出处罚的决定，被处罚人不服处罚决定而提起行政诉讼，而权利人提起假冒所引起的损害的民事赔偿诉讼及专利侵权赔偿诉讼。处理民事诉讼的法院应当暂停对假冒问题的审查，先进行是否构成专利侵权的审查，等审查行政处罚的行政诉讼审结后，再根据行政诉讼的审查结论，决定是否需要假冒人赔偿权利人因假冒行为所产生的商誉等损害。但无论如何，民事诉讼不停止对是否构成专利侵权的审查，因为产品是否落入权利要求的保护范围，与假冒行为有可能重合，亦有可能单独构成。

第42条当地方知识产权局作出不构成假冒专利的处罚决定后，专利权人对该决定提起行政诉讼权的同时，权利人以对假冒行为遭受的损失，提出民事赔偿诉讼，甚至还包括专利侵权的诉讼。民事诉讼程序中对假冒行为的审查应当中止，对是否构成专利侵权行为的审查并不停止。等行政诉讼有了结论后，再根据行政诉讼的结论，决定是否应当由假冒人承担基于假冒行为产生的损失。

第43条地方知识产权局主持下达成的调解协议，当事人人一方反悔的，当事人可以按照合同法规定起诉到法院，不能对地方知识产权局提起诉讼。

第九章专利行政诉讼的审理

第44条专利申请人不服专利申请的驳回决定向专利复审委员会提出了复审请求，专利复审委员会经合议审理后认为原驳回决定是正确的并作出维持原驳决定的复审决定，复审请求人不服复审决定又向人民法院提起专利行政诉讼，此时人民法院只能围绕专利复审委员会作出的维持原驳回决定的复审决定是否正确进行审查。

第45条人民法院的主要任务是审查专利复审委员会所作的决定是否查清了事实，是否准确地适用了法律，是否违反了法定程序查原则。例如，在一件无效案的审查决定中，请求人始终以不能被认定为有效证据的证据1为最接近的对比文件，并以证据1结合证据2否定涉案专利的创造性，专利复审委员会依职权采用了请求人没有提及的证据3与证据4进行结合而作出了无效宣告请求审查决定，在作出决定前也没有给专利权人一次符合听证原则的陈述意见的机会，则其行为属于违反请求原则和听证原则的行政行为。

第46条按照《专利法实施细则》第72条的规定，在无效宣告阶段，请求人主动撤回无效宣告请求或者因双方和解需要，请求人撤回无效宣告请求时，复审委员会在已进行的审查工作的基础上，认为专利权可以全部无效的，可以不终止审理。

第47条法院的庭审是针对双方当事人对专利复审

委员会所作出的专利行政决定正确与否来听取双方当事人的观点，凡是专利行政决定中未涉及的理由、证据、事实一般不予采纳并不纳入庭审的范围，其情况类似专利复审委员会对不服专利申请驳回决定而提出的复审请求的审理，即只针对驳回决定所涉及的问题进行理。法院的庭审不适合采用长篇大论的论述和具体对比，不适于对纯技术问题进行过度的技术性讨论以及法律条款解释评述，法院的庭审适合直接切入无效宣告或复审决定所谓不公正、不合法的具体叙述和辩论，采用通俗易懂的语言表达方式把问题讲清楚即可。法院的法庭辩论一般在庭审调查阶段就一并进行，即质辩合一模式。因此有些观点在庭审调查阶段就可以发表，而不必等到辩论阶段。针对专利无效宣告请求审查决定不服的行政诉讼中，第三人始终应与专利复审委员会站在同一立场上去参加诉讼、发表意见，而不能与专利复委员会产生不和谐或相矛盾的说法。

第48条人民法院在审理因不服专利复审委员会的复审决定和无效宣告审查决定而产生的利行政案件时，其依据的法律是《专利法》《行政诉讼法》，其参照的是《专利法实施细则》《专利审查指南》以及最高人民法院所作出的相关司法解释、规定等。

第49条专利复审委员会为被告的专利行政诉讼件的焦点并不是请求法院直接依据《专利法》的有关规定对专利申请的内容或已经授权的专利进行审查，而是对专利复审委员会的行政审查行为的合法性进行审查。因此，原告不能要求法院直接认定原告的专利申请是否符合授予专利权条件或是否符合维持专利权有效的条件，如果原告提出这样的请求，一般不会得到法院的支持。

第50条原告的诉讼代理人可以在诉讼中请求法院着重对复审程序或无效宣告审查序中不合法的地方进行重点审查，这就要求其对于上述重点审查之处要有所准备，准备越充分越好。代理人对于程序的合法性质亦可以围绕以下问题进行：对该决定不利于当事人是否给予一次符合听证原则的陈述意见的机会、是否应当通知当事人出庭口头审理而没有通知、是否应当回避的合议组成员没有回避、是否一方当事人对于对方出庭人员有异议而没有被专利复审委员会接受等问题进行准备。对于实体问题的质疑则主要针对以下问题进行：证据的采集是否违反法律关于证据的一般规则或特别规则的规定，对于证据的不予采信是否违反法律的规定，适用法律是否超出了无效宣告请求的理由、范围，对事实的认定是正确。只要在上述方面能够找出任何一点有关被告行为的不合法性的缺陷，有可能促使人民法院作出要求专利复审委员会重新审查的决定。因此，律师的工作重点不是泛泛地谈合法性问题，而是要从专利复审委员会所作出行政行为的过程中找到程序上和实体上的具体缺陷，即从复审决定或无效宣告求审查决定的字里行间找到不符合法律的具体描述，并对其进行深入细致的定性分析，从而使法院能够接受自己的观点和意见。

第十章专利行政诉讼的判决和执行

第51条不服地方知识产权局决定行政诉讼时，包括四种判决判决，即撤销或维持判决、变更判决、确认判决、履行判决。且不区分是居问裁决专利侵权民事纠纷还是

行政处罚。判决、行政处罚生效后，当事人不履行判决或行政处罚决定的，地方知识产权局可以向法院申请强制执行。

第52条根据《专利法》的规定，对地方知识产权局在行政处罚程序中所采取的强制措施不服的，诉讼或复议均不停止该强制措施的执行，即扣押的假冒产品并不返还，查封的假冒产品照样继续查封。

第53条地方知识产权局作出的《专利侵权请求处理决定书》认定被请求人构成专利侵权的，地方知识产权局可以责令被请求人停止侵权。但当事人可以在收到决定之日起15日内向法院提起行政诉讼。如果不提起行政诉讼又不停止侵权行为，地方知识产权局可以申请法院强制执行。地方知识产权局停止侵权的决定作出后，并不立即产生执行的法律效力，这一点与其他行政行为有所区别。当事人提起行政诉讼后，只有在法院维持原决定时，地方知识产权局才产生申请法院强制执行的权力，在此之前并不产生这样的权力。

第54条地方知识产权局的处罚决定或法院判决被撤销后的执行：如果地方知识产权局作出的是行政处罚决定，在罚款已经执行的情况下，应当将罚款返还当事人，没有执行的不再执行。判决停止“侵权生产”的，基于当事人在起诉前通常并没有停止生产，所以通常情况下不存在“执行回转”。如果法院是基于程序上的原因撤销处罚决定的，地方知识产权局应当在重新作出处罚决定时，克服原程序上的缺陷，并可以相同的事实和理由作出相同的决定。