专利“捐献原则”适用的中美比较研究

黄艳

[摘要]分析比较美国和中国的专利“捐献原则”适用的案例，可以总结出如下结论：捐献原则适用的前提是说明书中的替代性方案须达到一定的主客观标准，主观标准是该领域技术人员通过阅读说明书可以理解披露但未要求保护的技术方案，客观标准是明确作为某一权利要求声明保护的化合物或物质的替代物在说明书中被特定化披露；捐献原则的适用并不考虑专利申请人是否出于疏忽大意。专利捐献原则的适用对我国的影响利大于弊。

[关键词]捐献原则 等同原则 平衡原则

我国正式确立专利捐献原则是在2010年1月1日开始实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》，该解释第五条规定：对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。由该规定可以看出，捐献原则同禁止反悔原则、全面技术特征原则一样都是对专利权人的一种限制，因此研究分析捐献原则适用的范围、条件、标准及其对专利申请的影响具有重要意义。

一、说明书披露的主客观标准及专利申请人意图

（一）披露的主观标准

专利捐献原则适用对于替代性的技术方案在说明书达到披露的标准，中美的规定是一致的。在隙顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司、何建华及第三人温士丹侵害发明专利权纠纷中，最高院认为，如果本领域技术人员通过阅读说明书可以理解披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求中技术特征的另一种选择而被特定化，则这种技术方案就视为捐献给社会。在PBSCOMPUTER PRODUCTS，INC.v.FOXCONN INTERN案中，美国联邦上诉法院也认为如果本领域技术人员通过阅读说明书可以理解披露但未要求保护的技术方案，则该技术方案捐献给了社会。但如果申请人提交的原始权利要求覆盖了相关主题，就意味着申请人想对该主题进行保护，也就不适用捐献则。

（二）披露的客观标准

专利捐献原则适用强调被披露主题的特定化，只有那些明确作为某一权利要求声明保护的化合物或物质的替代物在说明书中被特定化披露时，才能视为将其捐献给了社会。换而言之，技术特征信息披露必须足够特定化。若专利说明书只是披露了类概念，并不意味着此概念下的所属概念都捐献给了社会。比如，在PBS v.FOXCONN案中，专利权人发明了一种能用于帮助电子芯片降温的金属回型夹，在权利要求书中描述的是金属材料做的回型夹，但在说明书披露了其它非金属的弹性材料，比如塑料也可用来做回形夹。美国联邦上诉法院认为塑料材料作为特定的材料应适用捐献原则，而其它非金属弹性材料并未特定化而不適用捐献原则，如果被告人使用的是其它除塑料以外的其它非金属材料则应适用等同侵权原则。在JOHNSON v.R.E.SERVICE CO中，专利权人在权利要求书中要求铝作为基底片用于制作电路板，可以大大提高电路板制作的成功概率。其在说明书中披露钢和其它导电金属材料也可做为替代方案，法院认为钢作为特定金属已经捐献，而其他导电金属材料没有特定化所以没有披露。在我国的青岛汉尚电器有限公司与图们惠人电子有限公司侵害发明专利纠纷上诉案中，涉案专利说明书中的“圆形导向爪”特定化披露了，但在权利要求1中所述的“导向爪”和“圆形导向爪”是上位概念和下位概念，是对前者的具体化，所以并不存在捐献原则所涉及的情况。

（三）专利权人的主观意图不予以考虑

在决定是否适用捐献原则时并不考虑专利权人的主观意图。在美国MILLER v.BRASS COMPANY中，利权人在说明书中公开了两种灯的结构，但却只请求保护了其中的一种。十多年后，专利权人发现另一种结构反而更好，于是主张自己是出于疏忽大意而没有在权利要求书要求保护，想通过再颁发程序寻求对该结构的保护。但最高法院没有支持专利权人的请求。捐献原则的适用可能是专利权人对于专利权利要求书、说明书的写作安排不当，或者是在实质审查、无效等过程中，为了避免专利申请被驳回或者无效，而被迫从权利要求中删除了说明书中曾经提到的技术方案。但由于专利权基于国家的授权而产生，并不遵循自愿原则，所以无论失误或是被迫，亦或权利人有意或无意，基于国家机关的公信力，专利权人都无权以其主观意图作为排除捐献原则适用的理由。

二、补救措施

（一）美国的补救措施

如果专利申请人在撰写说明书及权利要求书时由于疏忽而没有在权利要求书中要求保护说明书已经披露的替代性技术，那么根据美国法律，如果专利还在审查阶段，专利申请人可以申请延续案（Continuation Application）或者部分延续案（Continuation-in-part（CIP）Application）。如果专利已经被授权则可以再颁布（Reissue）。部分延续案提出的目的是为了加入较早的申请案（称为母案）没有揭露的特征以及申请不同于母案的请求项范围。其中，沿用母案的特征部分可主张母案的优先权日。延续案使用母案申请日来作为优先权日，可以说是母案的延续。通常提出延续案的目的是为了申请不同于母案的请求项范围。即说明书不能增加新的内容，权利要求可以不相同，但是与母案的权利要求涉及相同的主题。

在专利获准后的两年内，专利权人可利用再颁布程序，纠正授权专利的错误和修改授权专利，扩大请求项的涵盖范围，但授权两年后则不许扩大权利要求的范围。在Miller与Brass案中，最高院就指出如果专利权人没有请求保护其他装置完全是出于疏忽、意外或错误那么他可以及时请求再颁发并证明。但该案中的专利权人Miller在十二年后才提出再颁布，是他放弃了自己的权利。

（二）中国的补救措施

专利申请人有三次修改专利申请的机会，而实用新型申请人有两次修改专利申请的机会。

专利、实用新型第一次修改机会：《中华人民共和国专利法实施细则》第五十一条第一、二款的规定：发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。

专利第二次修改机会：《专利法》第三十七条规定：国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对其申请进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回。

专利第三次、实用新型第二次修改机会：《实施细则》第六十九条：在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。

在上述的修改时机中，“无效宣告”程序中不能增加权利要求或者删除说明书中的替代性技术，但在专利或实用新型申请、确认、授权过程中的修改是否能增加权利要求或删除替代性方案？

根据《专利法》第三十三条的规定，申请人可以对其实用新型专利申请文件进行修改，但是，对申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。那么删除说明书中的替代性技术方案或者增加权利要求算不算超出原说明书的权利要求书记载的范围？根据《专利审查指南》细则121条的规定：如果申请人对申请文件进行修改时，加入了所属技术领域的技术人员不能从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的内容，这样的修改被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。申请人从申请中删除某个或者某些特征，也有可能导致超出原说明书和权利要求书记载的范围。说明书中补入原权利要求书中记载而原说明书中没有描述过的技术特征，并作了扩大其内容的描述的，被认为修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。说明书中补入原说明书和权利要求书中没有记载的技术特征并且借助原说明书附图表示的内容不能毫无疑义地确定的被认为修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。从一规定可知说明书中删除替代性技术方案可能是不可行的，而对于增加权利要求没有明确规定。笔者认为法院可针对捐献原则，对专利申请人的申请提供一些明确的、具体的补救修改方法。

三、捐献原则在中国的适用

捐献原则的确立对我国专利制度的影响有利有弊。有学者提出：首先，一直以来，等同原则在我国的司法实践中得到了比较广泛的应用，对有效保护专利权人的利益，对我国专利保护的国际形象起到了不可忽视的作用。捐献原则的引入连同禁止反悔原则的加强无疑将大大降低等同原则的作用，削弱对专利权的保护，使我国刚刚在国际社会中建立起来的积极保护专利权的形象受到一定程度的影响。另外引入捐献原则后，申请人很可能盡可能少地公开发明的内容。这与专利法的有利于发明创造的推广应用的立法宗旨是相左的，与国家知识产权战略提出的建立创新型国家的战略目标也不太合拍。

但关注捐献原则的学者基本都认为利大于弊，因为捐献原则立意基点是平衡专利权人和公众之间的利益，在保护专利权人私权的同时，不能偏废对社会公众利益的考虑和平衡。目前，我国专利申请总量每年都在增长，专利数量越大，属于专利权人的“领地”就越大。如果其“领地”的边界模糊不清，公众必将无所适从。在这种情况下，适当增强权利要求的公示作用，从而引入“捐献原则”有利于我国专利制度的健康运行。然而，法院如何恰当地运用好捐献原则这个“调节器”，兼顾专利权人和社会公众的利益，才能实现和维护专利制度的最终目的，这值得关注。目前，我国适用专利捐献原则的案例并不多，笔者检索到的只有6件，可见，我国法院在适用捐献原则上还是比较谨慎的。

四、结语

通过对中美专利捐献原则适用的案例的对比和分析，有利于明确捐献原则适用的专利范围、说明书中披露的主客观标准。基于美国专利捐献原则适用制度的建立时间较长，法院判例实践丰富，值得我国在司法实践中借鉴。例如，专利捐献原则适用时，法院不应考虑专利申请人的主观意识，即使专利申请人因疏忽大意而未在权利要求书中要求保护说明书中的替代性技术方案；又如，美国对以上情况补救措施的规则比我国要相对清楚明了，我国可以借鉴。

只有秉承捐献原则平衡之基的法理基础，才能使其在等同原则和其自身的限制性条件中得到良性的发展，从而处理好这些相互制衡的侵权判定原则之间的适用与冲突，以达到鼓励创新与保护公共利益有机平衡原则之间的适用与冲突，以达到鼓励创新与保护公共利益之间的有机平衡。