我国重新包装产品平行进口的法律完善——基于对欧盟立法判例的借鉴*

高 华,曾令卿

(1．华中科技大学 法学院,湖北 武汉 430074;2．江苏盐城仲裁委,江苏 盐城 224002)

一 引 言

近些年来,随着我国对外贸易不断扩大,自贸区建设不断加快,商标产品平行进口问题在我国的进出口贸易中表现得越来越突出,相关案件层出不穷(1)比如法国大酒库股份公司与慕醍国际贸易(天津)有限公司商标侵权纠纷案,欧宝电气(深圳)有限公司诉广东施富电气实业有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案,不二家(杭州)食品有限公司诉钱海良、浙江淘宝网络有限公司侵害商标权案,芬迪爱得乐有限公司诉上海益朗国际贸易有限公司、首创奥特莱斯 (昆山)商业开发有限公司侵害商标权案等案件均涉及商标产品平行进口问题。。2020年11月,最高人民法院在全国法院知识产权审判工作座谈会上指出,要准确把握新发展格局,正确处理知识产权地域性与经济全球化之间的关系,加强对平行进口、跨国电子商务等国际贸易中的新情况、新问题的研究,明确法律适用标准,统一裁判尺度。(2)参见时任最高人民法院常务副院长贺荣2020年11月12日在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话, www.chinacourt.org。不少专家学者对我国是否允许平行进口这一问题进行了持续讨论。尽管理论界至今尚未达成一致意见,但从我国法院近些年的司法实践来看,[1]对于有关平行进口的商标侵权案件,认定为不构成对国内商标权造成侵害的法院占有较大比例。知识产权设计的过程,要以市场优先原则为指导,要以知识产权有效、方便、低成本地参与市场交易为目的。[2]人民法院目前在审理涉及平行进口的商标侵权纠纷案件时,当平行进口商品本身即为商标权利人或者其授权的主体在国外合法销售的商品,且平行进口商品与国内市场上销售的商品无实质性差异时,法院通常不认定该行为构成对国内商标权的侵害。[3]平行进口虽然在我国司法实践中已经有了相对明确的裁判思路,但是我国商标立法在此方面仍然是空白,而我国传统上属于大陆法系国家,制定法是主要的法律渊源,同时也是法律适用的主要依据,没有立法上的明确规定,司法判决标准不可能达到完全统一。特别是近年来,重新包装产品平行进口这种特殊的平行进口情形越来越多,相关法律纠纷在我国不断涌现,司法判决不一致的情况时有发生。

重新包装(repacking)通常包括三种情形:一是重新标识(relabeling)(3)重新标识主要存在三种不同的情形:移动原标识、重贴新标识但保持原标识可见、重贴新标识并将原标识覆盖。;二是更换包装外观;三是重新分装。[4]除了上述比较典型的重新包装情形之外,还有一种特殊的重装形式——更换商标。如果商标权人在出口国与进口国分别使用了不同的商标,或者在进口国使用了两种不同文字的商标,那么平行进口商就可能更换商标。目前,重新包装的销售形式在平行进口贸易中越来越多见。

平行进口商对产品进行重新包装的原因主要有两类:一类是为了满足国家的法律规定;另一类是单纯地为了增加市场销售利益。[5]在以下几种情形下,平行进口商通常会考虑对进口的产品进行重新包装:第一,进口国法律对一些产品,特别是药品等产品的包装设有强制性规定,如对使用的语言、标签,包装的规格、尺寸、材料、方法,以及使用说明提出了特殊要求,平行进口商为了符合进口国法律的规定,从而能够经销其进口的商品,需要对商品进行重新包装;(4)参见Commission of the EU: Commission communication on parallel imports of proprietary medicinal products for which marketing authorisations have already been granted, Brussels, 2003。第二,为了迎合进口国消费者的消费习惯或者追求市场推广效应,从而选择对产品进行重新包装;第三,商标权人出于人为划分市场的战略目的,在不同国家就同一商标产品采取了不同的包装形式,平行进口商为了与进口国市场上销售的产品包装保持一致,因而对产品重新包装。

由于商标的本质功能是标指商品的来源,保证商品的质量,以及表彰其信誉,[6]平行进口商的重新包装行为存在损害商标本质功能的风险。在商品重新包装过程中,重新标识可能混淆商品来源,重新分装或者更换包装的规格、材质和式样等,可能会影响到商品本身的状态和质量,进而影响到商标信誉。倘若允许平行进口商不受任何限制地对产品重新包装,那么投资于商标的商标权人的合法权利就可能会受到侵犯,最终不可避免产生商标侵权纠纷或者不正当竞争纠纷,进而影响到新发展格局下我国市场经济的健康发展。

是否允许重新包装产品平行进口?在什么条件下允许其平行进口?这些都需要法律的明确指引。因此,本文将对商标产品重新包装平行进口问题进行分析,(5)本文研究仅限于商标权领域,不涉及其他知识产权领域。希望借鉴欧盟重新包装产品平行进口的立法及司法经验,从中获得有益的启示,以弥补我国相关法律空白,在国家实施进一步扩大对外开放的战略下更好地指导我国对外贸易实践,明确海关执法依据,为我国在新时代构建开放型经济新体制,形成国内国际双循环相互促进的新发展格局提供助力。

二 我国重新包装产品平行进口的立法和司法现状及存在的问题

我国对于商标产品进出口的法律规制主要包括《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)及其《实施细则》和《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》)以及《中华人民共和国知识产权海关保护条例》(以下简称《知识产权海关保护条例》)及其《实施办法》。

(一)立法现状

海关作为对进出口货物及人员的专门监督管理机构,是平行进口产品需要通过的第一道关卡。我国海关实施知识产权边境保护措施的直接法律依据是《中华人民共和国知识产权海关保护条例》,该条例的目标宗旨很明确,即“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口”。作为该条例具体实施的补充,海关总署还发布了《〈中华人民共和国知识产权海关保护条例〉的实施办法》。上述条例及其实施办法对我国海关扣留涉嫌侵犯知识产权的进出口货物的程序做出了明确规定。

海关决定是否允许涉知识产权货物进出口的主要考量因素是其是否侵犯了我国法律所保护的知识产权。作为我国知识产权保护基本法之一的《中华人民共和国商标法》第1条就开宗明义规定了该法就是要“保护商标专用权,促使生产、经营者保证商品和服务质量,维护商标信誉”,体现了要维护商标所具有的识别商品来源和保证商品质量功能的目标。第57条则明确规定了侵犯注册商标专用权的七种情形,其中第七项规定“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”为兜底性条款。针对重新包装产品平行进口是否侵权这一问题,以上规定都成为司法实践中可供裁判的思考方向。

在处理与平行进口有关的法律问题时,不仅需要运用《商标法》以判断是否侵犯商标权,有时还需要通过《反不正当竞争法》来判断是否构成不正当竞争。2019年新修改的《反不正当竞争法》在第二章对不正当竞争行为进行了规定,其中第6条在原第5条的基础上进行了细化,列举了经营者不得实施的会引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的四种混淆行为。其对“混淆行为”和“引人误认”的强调,无疑与《商标法》判断商标侵权时“容易导致混淆”的要求相衔接,因此,第6条可能成为重新包装产品平行进口被认定为不正当竞争的主要依据。鉴于新修改的《反不正当竞争法》实施时间不长,新修改的第6条规定能否适用、应当如何适用到重新包装产品平行进口问题上,还有待进一步考察。

(二)司法现状

我国司法实践中,已有不少商标产品平行进口的相关案例。法院在审理商标平行进口的案件时形成了大体的思路,即从平行进口行为是否侵犯商标专用权和是否构成不正当竞争两个角度进行判断:一方面,对于侵犯商标专用权的认定,是以商标的基本功能和混淆可能性为裁判基础,如果平行进口的商品与国内商标权人生产或经营的商品未做区别或标识不清,导致消费者产生混淆或误认的可能,认定平行进口商品侵犯了国内商标权人的商标专用权[江苏市中级人民法院(2013)苏中知民初字第0175号];另一方面,对于不正当竞争行为的认定,若在产品宣传中没有通过合理方式区别该产品系平行进口方式进入国内市场,该种行为就构成不正当使用注册商标[新疆乌鲁木齐市中级人民法院(2015)乌中民三初字第201号];当平行进口商存在虚构事实和虚假宣传时,法院也认定构成不正当竞争[上海市第二中级人民法院(2012)沪二中民(知)初字第86号]。在这些案件的审理过程中,有些法院已经开始在裁判过程中适用商标权用尽原则。

国外较早就出现了重新包装产品平行进口案例。我国则随着经济发展和对外开放的进一步扩大,近年来也出现了相关案例。联合多梅克白酒和葡萄酒有限公司、保乐力加(中国)贸易有限公司诉长沙百加得酒业商行侵害商标权纠纷案[湖南省长沙市中级人民法院(2016)湘01民初1463号]是近期涉及重新包装产品平行进口的典型案例。在此案中,原告联合多梅克公司是商标“百龄坛”和“Ballantine’s”在中国的商标权人,保乐力加公司则是上述商标产品在中国境内的独家授权进口商和经销商,并负有保护联合多梅克公司在中国境内知识产权的义务。原告发现被告销售的商品涉嫌侵犯了联合多梅克公司“百龄坛”“Ballantine’s”注册商标专用权。被告辩称,其销售的涉案产品具有合法来源,购买于长沙品之源酒业公司,且该商家告诉被告涉案产品进口通过了正常海关报关。经原告委托公证处公证,被告所销售的涉诉产品包括实物百龄坛十二年调和型苏格兰威士忌。原告发现被告店内销售的涉嫌侵权产品瓶身上均擅自加贴了中文标签,使用了“百龄坛”中文商标,并且产品上原有的产品质量识别代码已被抹去,因此主张被告百加得商行未经原告授权在涉案酒产品上加贴“百龄坛”中文商标构成对自己“百龄坛”商标专用权的侵权,磨掉涉案酒产品的产品识别码的行为构成对其“百龄坛”和“Ballantine’s”商标的商标专用权的侵权。法院认为,经营者对商品的外文商标进行翻译并加贴中文标签的行为并不属于法律的强制要求;即使“百龄坛”商标与涉案产品原标注的“Ballantine’s”商标的商标权所有人相同,且加贴“百龄坛”字样的中文标签不会导致商标与涉案酒产品的对应联系被割裂,但选择使用商标属于商标权人的权益,经营者擅自加贴中文标签的做法实质上是违背商标权人的意愿而作出的侵权行为,符合《商标法》第57条第(7)项规定的情形,即“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”,故长沙百加得酒业商行加贴中文标签的行为构成对保乐力加公司和联合多梅克公司“百龄坛”商标的侵权。而被告的磨码行为,反映了其有意向消费者隐瞒商品真实来源,使消费者产生混淆,具有主观恶性;同时,也会在客观上削弱商标的识别功能,不利于商标权人对其产品质量的控制,同样属于《商标法》第57条第(7)项规定的情形。因此,长沙百加得酒业商行的磨码行为构成对保乐力加公司和联合多梅克公司“Ballantine’s”商标的侵权。另外,涉案的平行进口商品的标志是“Ballantine’s”商标而非“百龄坛”商标,商标权人的标识意愿为涉案产品的产品识别码加上“Ballantine’s”商标,以此作为一个整体来更准确判断商品的来源。故被告磨掉产品识别码的行为损害的是“Ballantine’s”商标而非“百龄坛”商标的识别功能;磨码行为仅构成对原告“Ballantine’s”商标的侵权,原告提出的侵害其“百龄坛”商标的主张没有事实和法律依据。

除该案以外,在瑞典绝对公司诉苏州隆鑫源公司侵害商标权纠纷一案[江苏省苏州市中级人民法院(2013)苏中知民初字第0175号]中,原告绝对公司、保乐公司认为被告隆鑫源公司未经许可,在其销售的绝对伏特加原产品背标上使用了“绝对”中文商标,并故意磨去该产品上原有的产品质量识别代码的行为构成商标侵权。法院认为,原商品的完整性和美观感被被告擅自加贴的白色中文标签破坏了,与酒瓶上的商标、装潢图案等不相陪衬,足以使消费者对商品的来源产生怀疑,降低对商标权人的认可和信赖程度,商标权人的利益由此受到损害;被告的磨码行为使得商品关键信息丢失,既不利于商标识别功能的发挥,也不利于商标权人对产品质量的控制。根据我国《商标法》修订前第52条第(5)项兜底条款之规定,(6)《中华人民共和国商标法(2001)》第52条:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:……(五)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”法院判定被告侵权。

(三)我国立法和司法存在的问题

尽管上述立法围绕商标侵权问题从不同视角进行了规定,但针对重新包装产品平行进口这一问题,在这些法律部门尚无法找到明确的规范依据,相关司法判决也受到了很大影响。

1．立法缺失且相关规定模糊不清

《知识产权海关保护条例》并未规定平行进口是否属于侵犯知识产权的情形,其《实施办法》也同样如此。尽管条例和办法都规定了海关在扣留涉嫌侵权货物之前,知识产权权利人应该向海关提交侵权事实存在的相关证据,(7)《知识产权海关保护条例》第13条,《实施办法》第 14 条。但即便知识产权权利人提交了相关证据,对于重新包装的平行进口产品是否侵犯了商标权人的商标权这一问题,海关也难以鉴别。因此,我国是否允许重新包装的产品平行进口,无法从《知识产权海关保护条例》及其《实施办法》中得到确切结论。

《商标法》作为判断商标产品是否侵权的重要法律,对于重新包装的平行进口产品是否侵犯了商标权人的商标权,也没有做出相关规定。我国《商标法》中没有提及“重新包装”和“平行进口”这两个概念,更谈不上作出相关规定,而作为支持商标产品平行进口的重要理论依据——商标权权利用尽原则,我国《商标法》也未做规定。我国《商标法》第57条明确规定了侵犯注册商标专用权的六种具体情形,但这些具体情形并没有将“重新包装”列入其中,重新包装产品平行进口行为也不能归类为其中的任何一种情形。因为平行进口的重新包装产品有其特殊性,它是平行进口商通过合法途径购买且包装上贴附有“正品”商标的商品,尽管这种进口没有经过我国国内商标权人的许可,但如果适用知识产权权利用尽原则,那么该重新包装产品平行进口行为可能就不被第57条第(1)项,即“未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”所规制,因为商标所有权人(即商标注册人)的商标权在商品首次销售后,就已经用尽了;而重新包装产品更不符合第57条六种具体情形中其他各项所规定的商标侵权情形。由此可知,在我国《商标法》当中无法找到清晰地解决重新包装产品平行进口的依据。

《反不正当竞争法》第6条列举了经营者不得实施的会引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的四种混淆行为,但是否涵盖重新包装产品的平行进口,则不确定。

2．司法裁判中法官的自由裁量权过大

在我国当前的司法实践中,尽管有些法院在涉商标权平行进口案件中已经尝试在裁判过程中适用商标权用尽原则,但是到目前为止,该原则只是一种理论,在法律没有明确将其转化为立法规定的情况下,直接对其适用仍有不妥。同时,由于我国现阶段缺乏关于商标重新包装产品平行进口问题的法律规定,法院尽管已经注意到涉案产品属于平行进口商品,具有特殊性,但仍然只能围绕商标的基本功能进行说理,并且选择以《商标法》第57条(原第52条)的兜底条款作为裁判依据。然而兜底条款较为模糊和抽象,且只有在法院缺乏具体可适用条款才能适用该兜底条款。因此,针对重新包装产品平行进口问题,我国相关立法应尽快予以法律回应,避免法院在立法空白情形下自行适用商标权用尽原则,以及适用具有模糊性和抽象性的兜底条款,导致出现司法判决迥异的尴尬局面。

三 欧盟重新包装产品平行进口的立法及司法实践

除了在基础性法律之中对于对商标产品平行进口问题做了原则性规定外,欧盟在处理重新包装产品平行进口问题上也积累了较为丰富的司法实践经验,并通过一系列判例不断完善欧盟法的相关规定。研究欧盟法和欧盟司法机构(欧洲法院)在此问题上的立场和态度,对于完善我国相关立法和司法实践具有重要的借鉴参考意义。

(一)欧盟关于商标产品平行进口的立法

欧盟对商标产品平行进口的立法规定可追溯到《欧洲经济共同体条约》(EEC Treaty,以下简称《欧共体条约》),其中确立了货物的自由流通原则,后来的《欧盟运行条约》(TFEU)对这一原则进行了巩固。[7]EEC Treaty第30条、第34条规定了对成员国之间商品进出口数量或类似限制的禁止,而第36条(8)《欧洲经济共同体条约》第36条:“第30条至第34条的规定不应排除为……或保护工业和商业财产为由,对进口、出口或过境货物进行禁止或限制。但是,这种禁止或限制不应构成任意歧视的手段或对成员国之间贸易的变相限制。”则作为例外规定通常被用以对商标产品平行进口问题进行分析,其规定允许以保护工商业财产为由,禁止或限制成员国之间的进口,前提条件是它们不构成任意歧视或变相限制成员国之间贸易的手段。作为共同市场基本原则的例外,第36条事实上允许对货物的自由流动进行减损,但这种减损必须是基于合理的理由,比如是为了保护知识产权而进行的。

在《欧共体关于协调各成员国商标立法的指令(第89/104/EEC号)》(9)First Council Directive of 21 December 1988 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks(89/104/EEC)。(以下简称《商标指令》)颁布后,欧共体/欧盟在处理有关商标产品平行进口的案件时,通常将该指令作为主要法律依据。

《商标指令》第5条对“商标授予的权利”的规定,(10)《商标指令》第5条:1. 注册商标赋予其所有人专有权。所有人有权阻止所有未经其同意的第三方在交易过程中使用:(a)在与注册商标的商品或服务相同的商品或服务上,任何与该商标相同的标志;(b) 任何标志,由于其与商标的同一性或相似性以及该商标和该标志所涵盖的商品或服务的同一性或相似性,存在使公众混淆的可能性,包括标志和注册商标之间关联的可能性。2. 任何成员国也可规定,商标权人有权阻止所有未经其许可的第三方在贸易过程中,使用与其商标注册的商品或服务类别不同的相同或近似的标志,如果注册商标在成员国范围内享有一定声誉,并且在没有正当理由情况下使用该标志,将不公平的利用或损害该商标的显著性或商誉。3. 特别是以下几项,可以在第1款和第2款范围内禁止:(a)将该标识贴在货物或其包装上;(b)以使用该标识为目的提供商品、将商品投放市场或储存这些商品,或为使用这种标志提供服务;(c)进口或出口带有该标识的商品;(d)在商业文件和广告中使用该标识。成为克减商品在欧共体/欧盟共同市场内自由流动基本原则的重要理由。该条款赋予了商标所有人对注册商标的专有使用权以及对他人擅自使用注册商标的禁止权。

《商标指令》第7条为欧盟平行进口确立了区域权利用尽的基本原则,这项原则在《与欧共体商标有关的理事会条例》(11)Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark。第13条中也得以重申。第7条的具体内容包括:1)商标权人自己或经其同意将商标产品投入共同体市场销售后,商标权人就不再有权禁止他人对该特定产品商标的使用,比如继续销售该商标产品;2)在某些情况下商标权人具有反对商标产品继续销售的合法理由,可以不适用第一款的规定,比如在后续销售过程中商品的状况发生改变或受到损害。

由此可见,欧共体《商标指令》第7条包括两个方面的内容:一是对于平行进口适用区域权利用尽原则,可用以对第5条所规定的商标权进行限制;二是对适用区域用尽原则的限制,即规定了商标权区域用尽原则不适用的情形——在后续销售过程中商品的状况发生改变或受到损害。在该内容的基础上,由第7条也衍生出两个问题:第一,各成员国能否选择比区域权利用尽原则限制更加宽松的国际权利用尽原则;第二,对商品进行重新包装,特别是增加新标识的行为是否属于“合法理由”以阻止商品的平行进口。对于这两个问题,欧洲法院在判例中逐渐确立起比较清晰的规则予以回应。

(二)欧洲法院对重新包装产品平行进口的侵权认定标准

如前所述,欧盟在处理重新包装产品平行进口问题上已经积累了比较丰富的司法实践经验,并通过一系列判例不断完善和发展欧盟法的相关规定。

1．对于平行进口采用区域权利用尽原则

由于商标权用尽原则被视为对商标所有人权利的限制,因此该原则适用的地域范围非常重要,并直接决定了商标产品平行进口是否侵权的问题。各国关于商标权权利用尽的范围规定不同,归纳起来,可以分为国内用尽、区域用尽和国际用尽三种情形。[8]针对各成员国能否突破区域权利用尽原则而选择国际权利用尽原则这一问题,欧洲法院通过Silhouette v. Hartlauer一案(12)Case C-355/96 [1998] ECR I-04799。确定了欧洲的态度。

1995 年 11 月,原告奥地利的眼镜制造商Silhouette把一批过时眼镜架卖给一家保加利亚公司。尽管原告Silhouette通知该公司销售这些镜架的范围只能限于保加利亚及苏联加盟共和国内,但被告Hartlauer购得这批眼镜架后,于同年 12 月未经原告Silhouette同意,把这批眼镜架反向进口至奥地利并在奥地利境内销售。原告知道这一情况后遂起诉被告Hartlauer,要求被告停止销售并承担侵犯商标权的法律责任。被告提出抗辩,认为原告把商品销售给自己时,其商标权已经用尽,故自己在奥地利境内的销售行为不侵犯原告商标权。对此,原告认为,这批镜架是商标权人生产并由商标权人在非欧共体成员国投放市场的商品,而商标权用尽需要具备两个条件:第一,商品是由商标权人本人或经其同意投放市场;第二,投放的范围应为欧共体市场。而自己未将该批镜架投放入欧洲共同体市场,不符合商标权用尽的条件,即原告商标权尚未用尽,故向法院申请禁令,判令被告停止销售行为。由此可以看出,对于被告提出的权利用尽一说,原告坚持应适用商标权区域用尽,即欧共体用尽原则来进行判定。

由于奥地利在司法实践中适用商标权国际用尽原则,因此原告将镜架投放至世界上任何一个国家,其商标权都会用尽,故原告在奥地利法院的一、二审均被判决败诉,但原告坚持上诉至奥地利最高法院。奥地利最高法院请求欧洲法院就如何解释《商标指令》第7条第1款作出裁决。欧洲法院认为,唯一完全能够确保实现该指令目的之解释,就是保障欧共体内部市场的运作;如果允许在欧共体内部同时存在国际用尽原则和欧共体用尽原则,那么将会对商品流动的自由和提供服务的自由造成冲突和不必要的障碍。该判决并非旨在规范成员国与非成员国之间的关系,而是定义欧共体中商标权所有人的权利范围。如果共同体国家对商标权利用尽原则的选择不一致,那么共同体外的商标产品可能通过平行进口,首先进口到采纳国际用尽的成员国,而共同体的商品自由流通原则又将会为这些产品提供进一步进口到适用区域用尽原则的成员国的便利,这实质上等同于在整个欧共体范围内都实行商标权国际用尽原则。为了防止这种与指令精神相违背的结果的发生,各成员国只能适用区域用尽原则。

2．重新包装产品平行进口需符合BMS规则

上述案例通过对《商标指令》第7条第1款的解释,对欧共体/欧盟作为一个单一市场所需要的货物自由流通产生了深远意义。而在某些情况下,平行进口商为了使产品顺利进入另一个市场,需要重新包装产品,例如重新包装以满足当地语言、习惯的要求或偏好。欧洲法院在许多涉及重新包装产品案例中都考虑了保护商标权人与维护平行进口商及消费者利益之间的平衡,最终欧洲法院选择了以牺牲部分知识产权为代价来支持成员国之间货物的自由流通。[9]

在《商标指令》出台之前,欧洲法院就已经遇到过商品重新包装平行进口的案件。在Hoffmann-La Roche诉Centrafarm案(13)Case C-102/77 [1978] ECR I-01139。中,涉诉产品Valium由原告Hoffmann-La Roche在德国以20或50片的包装向个人购买者销售,或以100或250片的包装向医院销售,而生产相同产品的Hoffmann-La Roche的英国子公司以100或500片的包装销售,其销售价格比在德国销售的价格低得多。被告Centrafarm在英国购买了原包装的Valium,将其装入1000片的新包装中,在包装上贴附Hoffmann-La Roche的商标在德国进行销售。Hoffmann-La Roche认为Centrafarm的做法侵犯了其商标权。

对此,欧洲法院首先对商标的功能进行了分析,认为没商标的目的是保证商标所有人拥有使用该商标的专有权,使产品在第一时间进入流通并因此保护商标权人免受他人借用商标的地位和声誉非法销售该商标产品所带来的损害。要回答该专有权是否包括防止产品重新包装后商标被第三人使用的权利,就必须考虑商标的基本功能是向消费者或最终用户确认商标产品的来源,使消费者或最终用户能够在没有任何混淆的情况下将该产品与其他来源的产品区分开来,并使消费者或最终用户能确认其所购买的商品在其购买之前不存在第三人未经商标权人授权改变商品原状的行为。

如果商标来源保证的基本功能在受到保护的情况下,商标所有人行使权利限制了货物在成员国之间的自由流通,就可能构成《欧共体条约》第36条第二句含义范围内的“变相限制”。为了平衡货物在欧盟范围内的自由流通和商标权人的利益,欧洲法院进一步列举了对产品重新包装的平行进口需要满足的四项条件,只有满足这四项条件,才能避免对商标权人构成侵权。这四项条件是:a.商标权人对平行进口的阻止将导致共同体市场的人为划分;b.重新包装不会对产品的原始状态产生不利影响,例如商标权人已经投放至市场上的双重包装产品,而重新包装仅影响外层,内包装完好无损,或在公共机构的监督下进行重新包装,以确保产品保持完好;c.重新包装产品在销售前事先通知了商标所有人;d.新包装上附有产品重新包装的说明。这四项条件也被称为“Hoffmann规则”。在重新包装产品的平行进口满足这四项条件的情况下,商标权人对重新包装产品平行进口的阻止行为,就会构成“变相限制”,从而被视为违法行为。在此案中,法院最终认定被告的重新包装销售行为侵犯了商标权人的权利。

在《商标指令》颁布以后,欧洲法院需要在涉及重新包装产品平行进口的案件中明确指令第7条应当如何具体适用,并解释它与“Hoffmann规则”之间的关系。

欧洲法院审理的另外一个具有标志性意义的案件是Bristol-Myers Squibb等诉Paranova A/S案(14)Case C-427/93, C-429/93 and C-436/93. [1996] ECR I-03457。。在此案中,被告Paranova是一家分销平行进口药品的公司。它在价格相对较低的原告所在成员国内批量采购了原告的药品,并将其进口到丹麦,在那里以低于制造商的销售价格出售,同时仍然获利。为了在丹麦销售,Paranova将所有药品重新包装,使外观统一、风格统一,即白色并带有与制造商原包装颜色相对应的彩色条纹。该包装还显示了制造商各自的商标,并说明该产品分别由原告“Bristol-Myers Squibb”“Boehringer Ingelheim”和“Bayer”生产,同时说明“由Paranova进口和重新包装”。原告认为,被告有义务承认其在未经原告同意的情况下将其商标贴在其出售的产品上,侵犯了原告的商标权;被告应被责令停止在其重新包装和销售的产品上使用这些商标。丹麦法院将该案提交至欧洲法院,并询问《商标指令》第7条与《欧共体条约》第36条、“Hoffmann规则”之间的关系,以及如何适用。

在该案的判决中,欧洲法院对Hoffmann案的判决和“Hoffmann规则”进行了认可和引用,并申明“没有任何迹象表明《商标指令》的第7条旨在限制该判例法的范围”。欧洲法院认为,与《欧共体条约》第36条一样,《商标指令》第7条旨在调和两种基本利益——对商标权的保护和对共同市场商品自由流动的维护,这两项规定追求相同的结果,必须以相同的方式解释。因此,法院必须以适用第36条形成的判例法作为依据,以确定商标权人是否可以根据《指令》第7(2)条反对贴有自己商标的重新包装产品的销售。在法律的具体适用上,欧洲法院以“Hoffmann规则”为基础,进一步归纳了五项条件(也称“BMS规则”),根据这些条件,平行进口商可以重新包装产品,而不会侵犯商标所有人的权利。其具体内容如下:

商标权所有人可以合法地反对产品在进口商重新包装并重新贴上商标的情况下继续销售,除非:1)商标权人行使其商标权的行为将会导致人为地分割共同体市场;2)重新包装不会对包装内产品的原始状态产生影响;3)新包装上清晰准确地标明了原产品制造商和重新包装人;4)新包装的外观样式不会对商标及其所有者的信誉产生损害;5)平行进口商必须在重新包装产品投入市场前提前通知商标权人该重新包装行为,并根据要求向其提供重新包装的样品。[7]

该案中,法院也对“产品的原始状况是否受到不利影响”作了进一步阐述。法院指出,除了包装内产品会受到直接影响外,包装内产品的原始状态也可能会受到间接影响,例如,重新包装的产品在包装上的信息提示省略了某些重要信息,或所提示的产品成分、性质、作用、使用或储存的方法不准确,或进口商放入包装内的剂量和摄取的物品,不符合商标权人所设想的剂量和使用等。(15)EU: Cases C-427/93, C-429/93 and C-436/93 Bristol-Myers Squibb and Others [1996] ECR I-3457 and Case C-379/97 Upjohn [1999] ECR I-6927。

如果说商标权区域权利用尽原则是为了促进货物在欧盟共同市场内自由流通而对商标所有人权利所做出的限制,那么BMS规则的确立则反映出欧洲法院在平衡商标权人和平行进口商的利益的基础上和在重新包装产品平行进口问题上,侧重于保护商标权人利益。BMS规则首先就明确规定,商标所有人可以合法地反对产品在进口商重新包装并重新贴上商标的情况下继续销售,然后规定例外情况,而且例外情况在原先“Hoffmann规则”的基础上,对平行进口增加了新要求,比如平行进口商除了必须提前通知商标权人该重新包装行为,还需要根据其要求要提供重新包装的样品;特别是增加了一项新的限制条件——重新包装产品的外观不会损害商标及其所有者的信誉。如此种种,都表明了欧洲法院在重新包装产品平行进口问题上倾向于保护商标权人利益的态度,平行进口商因而需要承担更多的义务。不过,由于欧盟商标权区域权利用尽原则的存在,总体上来说,欧盟支持商品自由流通的总基调不会改变。

综上所述,在立法方面,欧盟倾向于维护欧洲单一市场的一致性和公平竞争秩序。欧洲法院在面对重新包装产品平行进口问题上的立场和态度鲜明,并通过不断完善《欧共体条约》和《商标指令》,从而为重新包装产品平行进口的侵权判断提供了一些基本的规则和指导原则。在司法方面,欧洲法院是欧盟的最高法院,在解释和确保欧盟法的一致适用方面发挥了关键作用。欧洲法院对重新包装产品平行进口案件作出了一系列重要判决,确定了一系列规则,对重新包装产品平行进口的合法性、平行进口商应承担的义务等问题进行了解释和指导,其判决对各成员国内法院在平行进口案件中的判决具有约束力,确保了重新包装产品平行进口案件审理的一致性。

现阶段,我国确立了进一步扩大对外开放的发展战略,急需弥补相关立法空白,结束在行政执法和司法实践中对重新包装产品平行进口的侵权判断无法可依的局面。为此,我们可以借鉴欧盟在重新包装产品平行进口问题上的法律规则和司法实践中的考量因素,特别是BMS规则,从平衡进出口贸易自由化便利化和加强知识产权保护的角度出发,完善我国《商标法》《反不正当竞争法》和《知识产权海关保护条例》等相关法律法规,统一司法裁判和行政执法的依据。

四 加强和完善我国重新包装产品平行进口的立法及其适用

随着世界贸易的不断发展,实践中也会不断产生新的问题,给商标产品平行进口法律制度带来新挑战。重新包装产品平行进口就是经济全球化不断发展的产物。现阶段,我国也面临着平衡进出口贸易自由化便利化和加强知识产权保护的现实问题,欧盟在重新包装产品平行进口问题上相对成熟的立法和司法判例经验,可以为我国健全和完善国内相关立法提供有益的借鉴。

(一)《商标法》应明确规定商标权的国际用尽原则及其例外

平行进口的对象是知识产权产品,其能否被海关放行正常通关,最终取决于我国知识产权基本法律的相关规定。因此,面对重新包装产品平行进口这一实践中越来越频繁发生的问题,健全和完善我国《商标法》是重中之重[10]。

一方面确立商标权国际权利用尽原则。我国虽然在司法实践中会运用到商标权的权利用尽原则,但并没有将这一原则规定在相关法律法规之中,可以借鉴欧盟将商标权权利用尽原则规定在《商标指令》中的做法,以法律条文的形式将该原则固定下来,并明确其适用情形以及例外情形。目前世界上多数国家都不绝对排斥平行进口,例如美国虽然秉持地域性原则反对平行进口,但同时也规定了在满足一定条件情况下允许平行进口的例外。[11]日本通过判例确定了允许平行进口的实质性要件等。[12]考虑到与国际接轨的需要以及我国新发展阶段扩大对外经济开放的现实需求,我国应当考虑在立法中确立商标权国际用尽原则。具体而言,《商标法》中可增加相关规定,即原则上商标权人将商标商品首次投放国内外市场后,商标权人就无权控制该商品的进一步流通,包括商品的再销售或转让。

另一方面规定商标权国际用尽原则适用例外的情形,对于重新包装产品平行进口是否作为商标权国际用尽原则适用例外的情形,需要具体分析。笔者认为,我国《商标法》在对重新包装产品平行进口合法性认定方面,应当关注以下几个问题:

第一,避免“混淆可能性”的产生。现有研究表明,商标具有多重功能。但是,最为基础也被公认的是其区分功能,即将不同生产者、经营者提供的商品或服务区别开来的能力。这一功能在国际公约与各国的立法文本中均有涉及。[13]欧洲法院在BMS规则中为重新包装产品的平行进口商提出了五项要求。其中第三项强调新包装要对原产品制造商和重新包装经营者进行清晰标示,需要清楚地说明产品制造商名称以及重新包装经营者名称,以便每一个视力和注意力正常的人都能够看清和了解。很明显,欧洲法院提出这项要求是为了避免“混淆可能性”的产生。尽管我国《商标法》第57条第1项和第2项也涉及对“混淆可能性”的规定,但平行进口的重新包装产品因其特殊性,难以被这两项具体条文所规制,因此《商标法》应当考虑直接将“混淆可能性”作为商标侵权的判断标准。对于重装产品平行进口来说,并非所有的重装产品平行进口行为都会导致消费者混淆,应该根据具体案件进行具体分析,确实会使消费者产生混淆的行为才应该被认定为商标侵权。如此规定,既有利于商品充分流通,又有利于维护商标信誉和保护商标权人的合法权益,以及满足消费者对物美价廉平行进口商品的需求。

第二,确保产品未发生实质变化。在当今时代背景下,商标的功能已开始从单纯标示产品来源向多层次、多方面发展,对商标的保护也相应地在防止产源混淆的基础上提高到避免声誉淡化的新水平上。[14]消费者在挑选商品时,常常出于对某品牌的信赖而认为同一商标权人所提供的商品的品质一定相同,从而选择和购买,可见商标的品质保障功能之重要。欧盟法院所设立的BMS规则也对重新包装产品需要保持产品的原始状态提出了要求。因此,我国《商标法》应当规定,禁止重新包装对商品做出实质性改变,如果商品重新包装对原商标产品做出了实质性改变,或者事实上使其产生了实质性的变化,就不适用商标权国际用尽原则,商标权人可以反对产品的平行进口。至于什么是实质性改变,建议在商标法实施细则中做出规定,给予较为明确的法律指引。

第三,防止损害商标权人声誉。平行进口商通常需要满足进口国的强制性规定或者消费者需求而不得不对商品进行重新包装。对此,欧盟法院在BMS规则中明确要求平行进口商必须保证重新包装产品的外观没有缺陷、商品完好,从而不会对商标及其所有者的声誉造成损害。尽管我国《商标法》第1条明确要求“维护商标信誉”,但其难以直接适用于解决重新包装产品平行进口问题,因此应当规定平行进口商须就重新包装行为向消费者进行提示和告知,在新包装上应当说明商品原有信息和该商品经过重新包装的事实,避免消费者因新包装的缺陷或瑕疵而对商标产品产生负面印象,造成对商标权人声誉的损害。

综上所述,对于重新包装产品平行进口是否合法的认定,我国《商标法》应明确规定适用商标权国际用尽原则及其例外的情形:原则上,商标产品一经商标权人投放国内外市场,商标权人就无权控制该商品的进一步流通,包括重新包装产品的进一步流通,因此,重新包装产品的平行进口行为并不侵犯商标权人的合法权益;但对于产生“混淆可能性”、商品品质发生变化,或者商标权人声誉减损的重新包装产品,因为损害了商标权人的合法权益,商标权人有权阻止该产品的平行进口。

(二)加强《反不正当竞争法》的适用

反不正当竞争法与商标法的联系十分紧密,在保护商标权人作为经营者一方的利益和消费者的合法权益这一点上,两者是不谋而合的。[15]即使商标法允许平行进口,也必须辅以反不正当竞争法的视角,以考察该平行进口是否会引发不正当竞争,从而最终确定是否允许平行进口。

我国《反不正当竞争法》第2条对不正当竞争行为进行了界定:经营者在生产经营活动中,违反本法规定,扰乱市场竞争秩序,损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。(16)《中华人民共和国反不正当竞争法》第2条第2款。由此可以看出,反不正当竞争法主要保护的是市场经营者和消费者的合法权益。平行进口商在国外购买商标产品后,在未经授权的情况下重新包装并进口至我国国内进行销售,因为与我国国内商标权人使用的商标是同一个,如果同一商标的商品质量或者售后服务不能保证相同或一致, 就不可避免地会给国内消费者造成购买困惑或误认误购,损害作为经营者的国内商标权人苦心经营所获得的商标信誉,进而扰乱市场竞争秩序,因此这类平行进口应当予以禁止。如果不存在上述情况,重新包装产品的平行进口一方面可以给消费者提供更多更廉价的商品,另一方面还有利于打击人为划分市场或价格歧视、消除垄断,那么这样的平行进口行为不仅不会损害消费者和国内商标权人的合法权益,反而会使消费者成为平行进口商与国内商标权人正常竞争中的受益者,应当得到法律支持。

在建议我国商标法适用商标权国际用尽原则,原则上支持重新包装产品平行进口的大前提下,如何鼓励和保护公平竞争,制止不正当竞争行为,保护经营者和消费者的合法权益,是以反不正当竞争法视角判定重新包装产品平行进口是否合法时需要考虑的问题。反不正当竞争法强调公平、诚信竞争,因此,笔者认为,为了加强对重新包装产品平行进口的适用和指导,我国应出台《反不正当竞争法》的实施细则,使适用规则更加清晰明确,最高人民法院应当出台案件审理指导意见,明确规定平行进口商应当承担的义务,以避免违反反不正当竞争法、侵犯其他经营者和消费者合法权益:第一,对重新包装平行进口产品尽到提示说明义务,以避免与国内商标权人销售的产品发生混淆;第二,平行进口的重新包装产品与国内商标权人销售的产品如果存在质量上的差异,需要明确标明;第三,不得进行虚假宣传和通过“搭便车”获取不正当竞争优势。

(三)《知识产权海关保护条例》应补充相关执法标准

海关作为一国监管货物进出口的行政执法部门,在预防和打击进出口货物知识产权侵权行为中发挥着第一道防线的至关重要的作用,因此,应当注重对其执法所依据的《知识产权海关保护条例》及其实施办法的完善,在其中补充有关重新包装商标产品平行进口的相应条款,明确允许及禁止进口的相应标准。另外,根据我国目前采取的两种不同的知识产权海关保护模式,应采取不同的执法措施。在依申请保护模式中,如果商标权人提交的申请书及相关证明文件足以证明平行进口商的重新包装行为导致对其商标权产生侵害,比如标注不清从而存在混淆可能性、产品已经发生了实质性变化或者损害了自己商标信誉,因而向海关提出申请并提供了相应担保的,那么海关应当扣留侵权嫌疑货物,然后由商标权人决定是否向法院起诉。如果商标权人不在规定时间内起诉,海关则放行货物。而在依职权保护模式中,海关如果发现重新包装的平行进口产品涉嫌侵犯在海关总署备案的知识产权情形,应当中止放行该批货物并书面通知商标权人,然后在扣留该批重新包装产品后展开调查,最终作出是否侵权的认定;考虑到重新包装产品平行进口相较于原装产品平行进口在侵权判断上的复杂性,所以侵权认定可以更多地交给专业机构,比如人民法院来处理。因此,对于重新包装产品平行进口,我国知识产权海关保护立法应倾向于海关尽可能采取依申请保护模式。

五 结 语

受经济发展和对外政策的影响,我国对平行进口相关问题重新包装产品平行进口的研究起步较晚。但缺乏相关立法和司法经验也意味着其他国家和地区成熟的经验可以为我们所学习和借鉴。欧盟关于商标产品平行进口的立法和有关重新包装产品平行进口的司法判例已经相对比较成熟,可给我们以很好的启示。

在各国法律允许平行进口已成为基本趋势的国际背景下,[16]我国需要健全和完善《商标法》《反不正当竞争法》以及《知识产权海关保护条例》,明确对于重新包装产品平行进口问题的立法态度,即我国《商标法》应明确适用商标权国际用尽原则并规定例外情形,同时基于《反不正当竞争法》考察该平行进口是否会引发不正当竞争,并在《知识产权海关保护条例》中补充有关重新包装产品平行进口的相应条款,以弥补立法上的空白,解决司法和行政执法实践中的困惑,以更好地推进“一带一路”建设,以高水平对外开放的制度供给来支撑我国外贸的健康良性发展。