《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》适用的若干问题

孔祥俊 王永昌 李剑/文

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），自2010年1月1日起施行。本文拟针对《解释》的规定，就专利权保护范围、侵权判定以及现有技术抗辩等主要问题作一探讨。

一、关于专利权的保护范围

专利权的保护范围，是专利权的权利边界，是专利法上重要的基础性概念。《专利法》第五十九条第一款规定，专利权的保护范围以权利要求的内容为准。因此，权利要求的解释过程，就是专利权保护范围的确定过程。权利要求解释尺度的宽严直接决定专利权保护范围的大小，影响专利权人与社会公众之间的利益关系。《解释》的第一条至第四条均涉及专利权保护范围的确定问题。

（一）专利权保护范围的确定依据

第一条明确了权利人可以在一审法庭辩论终结前选择具体一项或多项权利要求，以确定其诉称的被诉侵权技术方案所落入的专利权保护范围。之所以如此规定，是因为每一项权利要求都是一个完整的技术方案，权利人选择何项权利要求作为其主张的专利权保护范围的依据，是权利人对自己权利的处分。具体地说，《专利法》实施细则第二十一条第一款规定，权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。因《专利法》第五十九条第一款规定的“权利要求”没有仅限定为“独立权利要求”，故也可以包括“从属权利要求”。因此，权利人选择从属权利要求作为确定专利权保护范围的依据，并不违反法律；又因从属权利要求所限定的专利权保护范围小于独立权利要求或者被引用的权利要求所限定的专利权保护范围，故权利人选择从属权利要求主张权利，也不损害社会公众利益。

若专利权利要求书有多项权利要求，权利人应在起诉状中明确其据以提起本案专利侵权指控的权利要求（项）。如果起诉状仅笼统地诉称被诉侵权技术方案落入专利权的保护范围，但未明确落入哪一项或者哪几项权利要求所限定的保护范围，此时，法官有必要通过释明让权利人明确和固定其据以起诉被告专利侵权的权利要求（项）。如果在一审法庭辩论终结前，权利人已经明确被诉侵权技术方案既落入独立权利要求限定的保护范围，也落入从属权利要求限定的保护范围，一审法院应当对被诉侵权技术方案是否落入独立权利要求以及从属权利要求限定的保护范围进行认定。如果法院经审查认为，被诉侵权技术方案已落入独立权利要求限定的保护范围，因独立权利要求限定的保护范围大于从属权利要求限定的保护范围，则被诉侵权技术方案必然也已落入从属权利要求限定的保护范围，这对于法院来说，并不需要就从属权利要求限定的保护范围再进行技术特征的逐一对比，而可以直接作出认定。然而，如果法院经审查认为，被诉侵权技术方案未落入独立权利要求限定的保护范围，则仍需对被诉侵权技术方案是否落入从属权利要求限定的保护范围继续进行审查。因为，被诉侵权技术方案未落入独立权利要求限定的保护范围，并不必然得出其不落入从属权利要求限定的保护范围的结论，被诉侵权人仍然有可能构成专利侵权。否则，属于《民事诉讼法》司法解释第182条规定的“对当事人在一审中已经提出的诉讼请求，原审人民法院未作审理、判决的”情形，第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则就相关诉讼请求进行调解，调解不成的，发回重审。

如果权利人主张的权利要求被宣告无效，而在其他权利要求的基础上维持专利权有效。由于该其他权利要求不在本案当事人已主张的权利要求之列，故本案不再涉及被诉侵权技术方案是否落入该其他权利要求的问题，而可以判决驳回原告的诉讼请求，因为原告据以主张被告侵权的权利要求被宣告无效，指控被告侵犯权利人所主张的权利要求的法律基础已不存在。

（二）专利权保护范围的确定原则

关于权利要求的解释，理论上有两种比较极端的学说：一是中心限定主义，该学说认为，专利制度保护的是发明构思，权利要求书只是该发明构思的一个示例。因此，在解释权利要求时，不应拘泥于权利要求的字面含义，而是可以以权利要求书记载的技术方案为中心，通过说明书及附图全面理解发明创造的整体构思，从而将保护范围扩大到专利权人所期望达到的保护范围；二是周边限定主义，该学说认为，专利权人已经在权利要求书中划定了发明创造的边界，对权利要求书的文字应作严格、忠实的解释，其字面含义就是专利权的保护范围。后来，为调和上述两种比较极端的解释原则，《欧洲专利公约》关于第69条的议定书确立了折衷解释的原则。《解释》第二条在借鉴国外立法例的基础上，对我国专利审判实践一直坚持的折衷解释原则予以明确。亦即，权利要求的解释，应当既合理地保护专利权人的利益，又使社会公众能够比较清楚地确定专利权的边界。其实，等同原则的适用及其限制，都是源于该解释原则。

第二条所称的“本领域普通技术人员”，是法律拟制人，是个抽象的概念，是指具有侵权行为发生时该专利所属技术领域平均知识水平的技术人员，既不是该领域的技术专家，也不是不懂技术的人。之所以引入“本领域普通技术人员”的概念，是因为，根据《专利法》第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。亦即，权利要求书中每一项权利要求所要保护的技术方案，应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书及附图直接得到或者概括得出的。所以，专利权的保护范围，应当界定在本领域普通技术人员在阅读说明书及附图后对权利要求记载的理解范围内。这就意味着，在确定专利权的保护范围时，应当从本领域普通技术人员的角度来理解和解释权利要求。

（三）专利权保护范围的确定方法

第三条从微观层面规定了权利要求解释的操作指南。说明书及附图、权利要求书的相关权利要求都是专利授权文件的组成部分，其与权利要求的关系最为密切，通常是澄清争议用语的最佳指南。此外，专利审查档案虽然不是专利授权文件的组成部分，但公众可以查阅，且权利要求用语在专利审查过程中和侵权诉讼中应当具有相同的含义，因此，专利审查档案对于权利要求也具有重要的解释作用。相对于上述 “内部证据”，工具书、教科书等因不存在于专利局有关专利文件及档案中，有的称之为“外部证据”。外部证据一般只是在内部证据不足以解释清楚时才使用。当然，这并不意味着，权利要求的解释必须一一运用上述全部的解释手段。若运用说明书即可明确权利要求的含义，则无需再借助其他的解释手段。

需要指出的是，一般情况下，权利要求中的用语应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下，如果说明书指明了某用语具有特定的含义，并且权利要求的保护范围因说明书对该用语的说明而被限定得足够清楚，则应当以该特别界定作为权利要求用语的含义。这与“不得将说明书的限制读入权利要求”并不矛盾。因为后者通常是指，不得以说明书的实施例等例示性解释来限制专利权的保护范围。

二、关于发明、实用新型专利侵权的判定

2001年7月1日施行的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》确立了专利侵权判定中的等同原则，同时明确，专利权的保护范围不仅包括权利要求记载的技术特征所确定的范围，还包括等同特征所确定的范围。等同原则是克服专利权利要求在表达上的局限性、实现专利权公平保护的一项重要制度。我们既要以等同原则弥补字面侵权的不足，又要防止等同原则过宽过滥的适用，而予以适当的严格限制，避免以等同原则不适当地扩张专利权保护范围，压缩创新空间和损害公共利益。为此，《解释》对等同原则的适用规则作了进一步的明确和完善，尤其是进行了适当的限制。主要体现在对捐献规则和禁止反悔规则的明确。

（一）捐献规则

第五条规定的是专利法理论上的捐献规则。该规则是指，对于说明书记载而权利要求未记载的技术方案，视为专利权人将其捐献给社会公众，不得在专利侵权诉讼中主张上述已捐献的内容属于等同特征所确定的范围。捐献规则实质上是对等同原则适用的一种限制。之所以如此规定，是考虑到以下情形：专利申请人有时为了容易获得授权，权利要求采用比较下位的概念，而说明书及附图又对其扩张解释。专利权人在侵权诉讼中主张说明书所扩张的部分属于等同特征，从而不适当地扩大了专利权的保护范围。实际上，这是一种“两头得利”的行为。专利制度的价值不仅要体现对专利权人利益的保护，同时也要维护权利要求的公示作用。因此，捐献规则的确立，有利于维护权利要求书的公示性，平衡专利权人与社会公众的利益关系。

（二）禁止反悔规则

禁止反悔规则，是指当一方当事人已经作出某种行为，且被他人所信赖，该当事人以后就不能再否认该行为。第六条规定的是专利法理论上的禁止反悔规则，也是对等同原则适用的一种限制。专利权人对其在授权或无效宣告程序中已放弃的内容，不能通过等同原则的适用再纳入专利权的保护范围。为增强操作性，该条强调的是，专利申请人、专利权人客观上所作的限制性修改或者意见陈述。该修改或者陈述是权利人主动还是应审查员要求所为，与专利授权条件是否具有法律上的因果关系以及是否被审查员最终采信，均不影响该规则的适用。

（三）全面覆盖原则

第七条规定了专利侵权判定的基本方法，即专利法理论上的“全面覆盖原则”。只要被诉侵权技术方案的技术特征包含了专利权保护范围的技术特征，即认定其落入了专利权的保护范围。被诉侵权技术方案是否包括其他增加的技术特征，在所不问。但是，对于以封闭式权利要求表征的组合物专利，如果被控侵权技术方案含有权利要求记载的组分之外的组分，则应当认为其未落入专利权的保护范围，而不应当以“增加的技术特征不影响侵权判定”为由认定落入保护范围。其实，这与全面覆盖原则并不矛盾。因为组合物封闭式权利要求，是指组合物中仅包括权利要求记载的组分而排除所有其他组分。因此，对其他组分的排除也是封闭式权利要求的内含特征之一。如果被控侵权技术方案存在其他组分，则可以视为没有“覆盖”全部的技术特征，从而没有落入专利权的保护范围。

针对争议较多的应否适用多余指定原则的问题，第七条第一款明确规定，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征，从而否定了所谓的“多余指定原则”。之所以如此规定，是出于以下考虑：权利要求书的作用是确定专利权的保护范围，即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征，使公众能够清楚地知道实施何种行为不会侵犯专利权。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重，社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权利的确定性。

三、关于外观设计相同或者近似的认定

我国外观设计专利制度保护的是以产品为载体的外观设计，并且，通过不同于同类产品且富有美感的外观吸引消费者的注意，获得市场利益的回报。因此，关于侵权诉讼中外观设计近似性的判断，应当基于一般消费者的知识水平和认知能力，根据外观设计的全部设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。第十条所称的“一般消费者”，是指对授权外观设计的相关设计状况具有常识性了解，并且对不同外观设计之间在形状、图案、色彩上的差别具有分辨力的人，但其通常不会注意到形状、图案、色彩的微小变化。这里的“常识性了解”，不应理解为基础性、简单性的了解，而应当是通晓相关外观设计状况，但其并不具有设计的能力。此外，虽然任何产品都有其消费群体，但并不是任何产品的消费群体都是相同的，应当根据产品的实际购买、使用等情况进行判断。比如，残疾人专用品的消费群体比较特定，而日常生活品的消费群体则很广泛。

第十一条第一款规定的是“整体观察”的对象，即对于外观设计的全部设计特征，都应予考虑。但因外观设计专利保护的是外观，故将功能性特征以及视觉无法直接观察到的非外观特征排除在外。第二款规定的是“综合判断”的考虑因素，通常情况下，主视部分及设计创新部分对外观设计的整体视觉效果更具有影响。在起草过程中，曾有意见主张采用“创新点判断法”，即只有被控侵权产品采用了专利外观设计的创新部分，才能认定为侵权。本文认为，判断外观设计相同或者近似的根本标准是整体视觉效果。而创新部位的设计特征只是影响整体视觉效果的重要组成部分。而且，对于区别于现有设计的特征，应当在当事人举证、质证的基础上认定。鉴于我国外观设计专利未经过实质审查，外观设计的简要说明对设计要点的描述，可以作为判断创新部分的参考。第三款规定的是 “综合判断”的标准，即在考察设计特征对外观设计整体视觉效果影响程度的基础上，综合判断不同外观设计的整体视觉效果有无差异或者实质性差异。对一般消费者而言，整体视觉效果无差异的，认定外观设计相同；无实质性差异的，认定外观设计相似。

有意见认为，外观设计与发明、实用新型同为专利法规定的“发明创造”，判断侵权是否成立，应当考察被告是否以相同或者相近的方式利用了发明创造，而不是看是否会导致一般消费者的混同，此有别于商标法上的混淆理论。本文认为，我国专利法虽然将外观设计称为专利，但实质上，外观设计保护的是授权图片所显示的产品的外观，而非发明或实用新型所保护的技术方案，不能简单地套用发明或实用新型侵权判断的一般规则，而是应考虑一般消费者对外观设计的认知。第十一条第三款所称的“整体视觉效果无实质性差异”，与“混同”在本质上是一致的。

四、关于现有技术抗辩和现有设计抗辩

现有技术抗辩、现有设计抗辩，是本次专利法修改新增加的一项制度，是被诉侵权人用于对抗专利权人侵权指控的一种不侵权抗辩。该制度的理论基础是，专利权的保护范围不得包括现有技术。《专利法》第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。关于如何确定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，《解释》从增强操作性的角度出发，将被诉落入专利权保护范围的技术特征，而非被诉侵权人实施技术的全部技术特征，与一项现有技术的相应技术特征进行对比。如果两者相同或者无实质性差异，则可以认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，从而免除其侵权责任。这样可以节约程序，有利于及时定分止争，保护当事人的合法权益。

在理解和适用第十四条时，需要注意以下问题：一是，该条第一款所称的“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”，是指权利人在起诉时指控侵权的被控侵权技术方案的技术特征。至于该特征是否最终落入专利权的保护范围，并不影响对现有技术抗辩的认定。亦即，审查现有技术抗辩是否成立，不以判断被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围为前提。二是，为规范自由裁量权的行使，统一司法尺度，司法解释将被诉侵权人主张现有技术或现有设计抗辩所能援引的技术方案或设计限定为一个。亦即，对于不属于一个技术方案或者设计的其他特征的组合，不予支持。但是，这不妨碍当事人在无效宣告程序中根据该证据主张专利权无效。三是，在发明实用新型专利侵权诉讼的现有技术抗辩认定中，与被诉落入专利权保护范围的技术特征进行对比的是，现有技术中的相应技术特征，而非现有技术方案的所有技术特征。亦即，现有技术方案的技术特征在数量上可以等于或者大于被诉落入专利权保护范围的技术特征。但是，现有技术方案与被诉侵权技术方案应当是相同的技术主题，否则，即使特定技术特征相同或者无实质性差异，也不能仅据此认定现有技术抗辩成立。四是，第十四条所称的“无实质性差异”，在实践中可以参照等同的标准掌握。EIP