一则应诉美国337调查的成功案例及经验借鉴

■ 李时民 北京工商大学 杨永波 广西大学法学院

所谓“337调查”，是指根据美国1930年关税法第337节，由美国国际贸易委员会（以下简称ITC）针对侵犯美国知识产权的不公平贸易行为实施的调查，属于准司法程序。一旦确定进口产品侵犯了美国知识产权，且争议双方无法和解的，ITC将发布行政命令，禁止侵权产品及相关下游产品进入美国市场。近年来，337调查已在相当程度上构成制约我国高新技术产品对美出口的贸易壁垒，并成为出口产业升级的现实障碍。本文主要介绍JW公司应诉美国337调查的成功经验及其如何借鉴的问题。

一、JW公司应诉337调查的案例基本情况

JW公司的主导产品（即本案涉案产品）是于2009年推出的X50。在2008年以前，该产品主要由几家日本企业开发生产，其产销量居世界第一，单价长期维持在1500-2000美元/公斤。

2005年后，中国企业开始出口X50，依托其成本优势，逐渐在国际市场上占据主导地位。目前，美国市场占X50全球市场份额的85%，而中国企业近年的出口量又占美国市场份额约80%。

随着中国企业的进入，该产品单价逐渐降到250-280美元/公斤，据说已低于日本企业的成本线，导致多数日企退出了市场。目前仍维持生产X50的日本企业主要是KC公司。

2011年3月22日，美国专利局颁布了第110号专利，日本KC公司被授予这项专利。在专利颁布当天，KC公司即向美国加州中央区地方法院对包括中国JW公司在内的七家企业提起诉讼。

KC公司向法院指控：（1）各被告方侵犯了其所拥有的110号专利；（2）各被告方的侵权行为是故意的。同时，KC公司向法院请求：（1）颁布临时及永久性禁令，以制止侵权；（2）判赔不低于合理水平的许可使用费；（3）判赔侵权金额的三倍赔偿。

此后，KC公司又于2011年6月17日向ITC提出337调查申请。KC公司采取此举主要是考虑到：（1）在联邦地方法院的诉讼程序耗时较长，而337调查程序效率较高；（2）同时启动诉讼程序和337调查程序利于拖垮竞争对手。

KC公司向 ITC指控：（1）被申请人侵犯了其所拥有的110号专利；（2）被申请人的行为已构成进口贸易中的不公平行为。同时，KC公司向ITC请求：（1）裁定被申请人侵权；（2）颁布“普遍排除令”及“永久制止令”，将涉案产品排除出美国市场。

2011年7月14日，ITC正式发起337调查。

为避免在联邦地方法院和ITC两头应诉，JW公司请求加州地方法院暂停诉讼程序。2011年8月3日，加州地方法院答复同意该请求，待337调查终裁出台后，可再启动诉讼程序。

2012年9月，ITC发布初裁，裁定JW公司出口美国的X50不侵犯起诉方所主张的110号专利中的相关权利要求。

2012年11月，ITC发布终裁，裁定JW公司最终获胜。

二、JW公司成功应诉的主要经验

（一）科学决策是否应诉

究竟是否应诉？这是JW公司得知涉案后需要面对的首要问题。为此，需要从市场、技术、应诉策略等角度出发，对应诉的必要性与可行性作出准确判断。

JW公司首先从市场角度分析了应诉的必要性：（1）从市场份额角度看，“美国市场”大致就等于“国际市场”，X50是JW公司针对美国市场开发的唯一主导产品，前期投入（包括产业化建设投入、市场开发投入等）数以亿计，若不应诉，必然失去美国市场，而前期投入也都将落空，与这一潜在损失相比，付出几百万美元的诉讼费用还是值得的；（2）从市场开发角度看，若不应诉，某种意义上相当于不打自招、自认侵权，这不但会摧毁在美国建立不久的市场信誉，而且会对其他市场的开发计划造成不利影响，产生的波及效应难以估量；（3）从市场前景角度看，对起诉方KC公司而言，X50已在其生命周期的后期阶段，面对中国企业的低价竞争，启动337调查是其维护市场份额和产业内地位的背水一战，而对JW公司而言，X50尚在其生命周期的早期阶段，积极应诉337调查是为进一步扩大市场份额而必须克服的障碍。

JW公司进而从技术角度分析了应诉的可行性。通过对X50生产工艺与KC公司的110号专利所做的对比研究，JW公司认为：（1）X50的生产工艺与110号专利存在本质区别，日方的侵权指控不能成立；（2）110号专利缺乏新颖性，该专利本身是否有效，值得质疑。

此外，从应诉策略角度看，若不应诉，也许会丧失与KC公司达成和解的可能性。多数337调查案都以和解收场，若不应诉，就可能丧失这一潜在机会。

JW公司最终得出结论：（1）若不应诉，其代价难以承受；（2）若应诉，则成本总体可控，技术上有相当胜算，且有达成和解的可能。

基于上述判断，JW公司决定正面应诉。

（二）妥善选择律师团队

JW公司在决定应诉后，迅速组建应诉团队，以便为成功应诉提供组织保障。此项工作包括两方面，首先是在企业内部组建由主要领导挂帅的“案件应诉小组”，其次是选定适当的国内外律师团队。后者是工作的重点。

一个能力胜任、沟通顺畅、结构精干的律师团队是确保胜诉的决定性因素。ITC发布立案公告后，很多国内外知名律所纷纷毛遂自荐，积极要求承办该案。JW公司经多方接触，最终决定聘任美国GC律师事务所代理本案诉讼。该所是美国前十大律师事务所，在知识产权诉讼方面经验丰富，并具备337调查的诉讼经验。负责本案的律师团队共四位成员，主要负责人（出庭律师）是一位美籍华人，另有程序律师一名，具有技术背景的专利律师两名。

在国内外律师团队的选择和使用过程中，JW公司体会到，中美律师在办案方面各有优势，综合权衡，首选还是美国律师。

中国律师的优势主要是：（1）对国内情况较为熟悉，与国内涉案企业的沟通较为顺畅；（2）可协助涉案企业（尤其是中小企业）管理诉讼进程，并负责涉案企业与美国律所之间的沟通协调，起到“企业内部律师”的作用；（3）与美国律师相比，中国律师的代理费相对较低。

但中国律师也有其不足。JW公司通过调研了解到，在以往的一些实际案例中，参与337调查程序的中国律师大多只是承担外围工作，主要是负责协调沟通以及配合美国律师工作。他们对337调查程序的具体细节未必非常清楚，多数不具备技术背景且缺乏实际出庭经验。某些接受委托的国内律所实际上并不具备代理案件的能力，最终仍会委托美国律所经办具体应诉事宜，这就不如直接委托美国律所。少数国内律所在与美国律所的合作中产生纷争，拖欠美国律师费和专家证人费，导致美国律师团队在案件进程中终止代理工作，造成严重后果。

与中国律师相比，美国律师具备较为明显的优势，对此JW公司深有体会。美国律师的优势主要体现在：（1）337调查是在美国进行的涉外诉讼，与中国律师相比，美国律师具有天然的语言、文化、法律、沟通等优势。（2）多年来，通过大量337案件的锻炼，积累了一批熟悉337调查程序、办案经验丰富、社会联系广泛的美国律师，其作用是中国律师所不能替代的。（3）时至今日，美国社会对来自包括中国在内的发展中国家律师以及本国少数族裔律师的偏见仍挥之不去。在答辩、出庭等案件审理的关键环节，选择适当身份的美国律师，有其特殊价值。（4）近年来，一些美国律所陆续在中国开设了办事处，消除了其与中国企业沟通中的时差因素。这些律所雇佣了一批了解中国情况，能讲汉语的中国（或美籍华裔）律师，更加方便了与涉案企业之间的沟通。

JW公司认为，在337调查案中，不能单纯以代理费高低作为选择律师团队的唯一标准。律师团队的专业素质、敬业精神和职业道德才是最重要的。在企业财力可以承受的基础上，应尽可能选择专业素质高、性价比高的律师团队。从当前的实际情况看，直接选择适当的美国律师团队也许是涉案企业的首选。

（三）合理制定应诉方案

在337调查案中，作为被诉方的涉案企业主要通过两种方式自证清白：（1）提出“不侵权抗辩”（证明侵权行为不存在）；（2）提出“专利无效抗辩”（证明相关专利无效）。JW公司正是从这两个角度出发，有针对性地设计了应诉方案。

JW公司具备较强的研发能力，并一直关注相关技术领域的国际动态，对主要竞争对手的生产工艺也研究得比较透彻，因此对本企业生产工艺的独创性充满信心。JW公司认为，证明生产工艺不侵权是谋求胜诉的基本保证。据此，该公司将应诉方案的重点放在了“不侵权抗辩”上。

基于细致的技术分析，JW公司认为，X50的生产工艺与110号专利存在重大区别，因此不构成侵权，主要理由是：（1）微生物的使用不同。根据110号专利的表述，生产X50的微生物是“优选非光合菌”，而JW公司生产X50所使用的微生物是“光合菌”。（2）工艺流程不同。在110号专利表述的生产工艺中，需要通过一个氧化流程来获得氧化型X50，而JW公司的生产工艺是直接提取氧化型X50，没有氧化流程。

从实际应诉效果看，有关“不侵权抗辩”的应诉方案设计是成功的。

JW公司在“专利无效抗辩”上也下了一番功夫。该公司认为：110号专利缺乏“新颖性”，其有效性值得质疑，主要理由是：（1）110号专利在申请过程中，曾多次因缺乏“新颖性”而被驳回。此外，在该专利之前，已有其他专利及公开文献介绍了X50的生产方法。（2）110号专利与现有技术的区别显而易见。根据美国专利法，如果某项发明与现有技术之间的区别在专业技术人员看来是显而易见的，则该项发明不能获得专利。在110号专利申请之前，已存在生产还原型X50的成熟技术，而对具有本领域普通专业技能的技术人员来说，只要再通过一个简单的氧化还原反应，就可将还原型X50转化成氧化型X50。由此可见，110号专利与现有技术之间的区别对专业人士而言是显而易见的。故，根据美国专利法，110号专利的有效性值得怀疑，而所谓“专利侵权”也就无从谈起。

需要指出，“专利无效抗辩”需要质证双方提供详实的证据材料，涉及大量专业知识和技术诀窍，有可能导致旷日持久的缠讼。总的来看，“专利无效抗辩”的成功率并不高，这也是JW公司优先将“不侵权抗辩”作为应诉方案重点的原因之一。

三、如何应诉美国337调查的几点借鉴

JW公司通过此次成功应诉，锻炼了队伍，积累了经验。这些经验对国内其他企业也是有益的借鉴。

（一）采取合理应对方式，避免盲目应诉

对337调查的涉案企业而言，在得知被诉后，需要在周密论证的基础上及时作出科学决策，并据此采取合理的应对方式，避免盲目应诉。

要实现科学决策，关键是要做到“知己知彼”。所谓“知己”，是指涉案企业要根据自身的实际情况，决定是否应诉、如何应诉。所谓“知彼”，是指涉案企业要摸清起诉方的真实状况和真实意图，据此制定合理的应对策略。

就本案而言，JW公司对本企业及其主要竞争对手的生产工艺具备较为透彻的认识和了解，对自有生产工艺的独创性充满自信，真正做到了“知己知彼”。在此基础上，将“不侵权抗辩”作为应诉方案的重点，可谓“有的放矢”。同时，作为一家大中型企业，该公司具备较强的经济承受能力。所有这些因素都促使JW公司作出正面应诉的合理决策，最终收到了良好效果。

近年来，面对与日俱增的337调查，国内涉案企业根据各自的实际情况，采取了不少灵活有效的应对方式，值得借鉴。相关做法包括：（1）正面应诉。但基于成本收益的现实考虑，这种直接硬攻方式对部分企业（尤其是中小企业）未必非常适合。（2）与起诉方沟通，商请对方撤诉。从337调查的实际情况来看，很多起诉方属于非执业实体，而非生产企业。他们尽管手中握有专利，但并没有真实产能。他们之所以提起诉讼，并不是为了保住市场，而是希望通过专利诉讼索取高额和解费及专利授权费。此类角色属于打专利官司的专业户，被戏称为“专利蟑螂”。一些国内企业在得知涉案后，认真下了一番“知彼”的功夫，在摸清对方确属“专利蟑螂”后，并不应诉，而是直接找对方谈判。谈判的结果，通常是支付一笔费用以换取对方撤诉。这就既保住了市场，又避免了高昂的律师费支出。（3）改变设计、换壳出口。一些国内企业在得知涉案后，并不应诉，而是及时对其涉案产品进行“侵权规避设计”，同时设立新的企业继续出口，这也不失为一种有效的应对策略。

（二）对国外律师团队“依靠而不依赖”

在本案中，尽管JW公司聘请了具有337调查经验的美国律师团队代理应诉，但该公司并未将案件完全交给美国律师处理，而是采取了“依靠而不依赖”的正确态度。在这一问题上，JW公司的主要体会和做法是：（1）律师的长项，通常在于案件的程序部分，律师的短板，通常在于案件的实体部分，而后者却是涉案企业的长项。在设计应诉方案时，涉案企业和律师团队需要合理分工、充分沟通。作为涉案企业，既要帮助律师掌握案件的实体内容（如涉案产品的技术状态等），又要通过向律师学习，对诉讼程序和应诉工作方向有所掌握。（2）律师为涉案企业提供的是有偿服务，二者之间的利害关系不可能完全一致。由于对案件的实体部分缺乏了解，同时考虑到自身的利益，在应诉方案的设计和执行过程中，律师通常倾向于承担过多的工作。这不仅会增加涉案企业的费用支出，还可能影响工作效率，甚至有可能混淆应诉工作的主次矛盾，使应诉工作走上弯路。因此，涉案企业既要与律师搞好协作，同时也要有所监督。（3）JW公司的“案件应诉小组”在与美国律师的配合过程中，将部分应诉工作做了程序分解，承担了其中较为擅长且力所能及的部分，如收集技术文献，进行相关实验文件、生产文件及生产记录的翻译工作等。这样既利于提升应诉效率、降低应诉成本，同时对JW公司而言，这也是一个重要的“干中学”过程。

在本案进程中，JW公司本着“依靠而不依赖”的原则，积极配合美国律所共同制定了合理可行的诉讼方案，有效控制了案件进展，充分发挥了律师的作用，对最终胜诉产生了积极影响。

（三）强化证据管理、统一对外口径

在337调查程序中，涉案企业所有的书面、电子及录音文件都可能作为证据被引用或被要求出示。如果举证不能，将承担不利后果。有鉴于此，相关出口企业应未雨绸缪，注重搞好日常的文档管理，包括常规保留各类财务数据、产销资料、试验和生产记录、研发凭证及完整的技术开发档案等，以避免在应诉过程中产生举证困难的被动局面。

在本案应诉的初始阶段，JW公司就在办案律师的提醒和指导下，及时在企业内部下达了针对该案的文件管理规定，要求将所有相关资料汇总到案件应诉小组，并严格管控企业内部的文件和信息流通。所有员工未经允许，不得随意传播、删改历史工作记录和文档。此外，为防止起诉方通过包括客户在内的第三方取证，JW公司及时统一了对外发布口径，规定由应诉小组统一起草书面文件，通过相关负责人审核后对外发布。这一经验非常重要，值得借鉴。

（四）注意在美国申请专利注册

从337调查的诸多案例来看，如果相关案件的原被告双方，在涉案商品的生产技术（工艺）中，已经形成你中有我、我中有你的相互制约的局面，将利于双方通过“交叉许可”等方式达成和解。例如，在美国EPSON公司就墨盒生产工艺控告国内多家企业的337调查案中，因为原被告双方在各自的墨盒生产工艺中，均使用了对方的一项或几项专利，结果形成相互制约的局面，最终达成和解。根据美国法律，只有在美国受到有效保护的注册专利，才能受到337调查的保护。因此，国内企业只有在美国先行注册专利，才可能获得与国外企业相互制约、和解共赢的有效筹码。

目前，日系企业每年在美国的专利注册数占当年美国专利注册数的40%左右。日本企业不仅积极申请基础专利，而且将后续改进技术及外围技术都申请专利，从而形成专利壁垒，使竞争对手难以突破。在专利注册的基础上，日本企业积极利用337调查打击竞争对手，本案就是非常典型的范例。日本企业的这一经验值得借鉴。

国内高新出口企业应重视在美申请专利注册，最好是在出口产品的设计阶段就开始申请专利，作为应对337调查的预防性措施。作为支持，相关主管部门可考虑向企业提供辅导培训及适当资助，并推荐几家有经验的律所集中经办此事，以提升工作效率，降低企业支出。此外，考虑到多数中小出口企业的实际情况，需要相关行业的商（协）会采取措施，对所在行业的国际专利布局，特别是相关专利在主要出口市场的注册情况进行深入了解，帮助广大中小企业在出口产品的研发环节提前进行侵权规避设计，并提示承接加工订单的中小企业妥签知识产权保证协议，防范337调查对企业经营的不利干扰。