马库什权利要求的修改和部分优先权问题探讨

柳 冀

引 言

马库什权利要求是一种在化学领域专利申请中广泛采用的权利要求撰写方式。在满足单一性的条件下，马库什权利要求有可能在同一件专利中保护成百上千的新化合物，能够为化学领域，尤其是医药和生物领域的发明创造提供有效保护。根据我国《专利审查指南》的规定①《专利审查指南》第二部分第十章第8.1.1节。，“如果一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素，则构成‘马库什’权利要求”。马库什权利要求有效地简化了涉及多个并列的可选择要素（马库什要素）的专利申请的合案撰写问题。

不过，这种合案申请的权利即使在马库什权利要求的发源地——美国专利商标局，也不是与生俱来的。事实上，直至1870年，Ex parte Eagle案②1870 C.D. 137 (Comm'r Dec. 1870).才最终认定盛装花卉的盒子与并列罗列的多种花卉组成的技术方案可以合案申请，从而首次确定涉及多个并列的可选择要素的技术方案可以合案申请。随后在1924年，Ex parte Markush案③1925 C.D. 126 (Comm'r Dec. 1924).最终认定涉及选自由一系列并列化合物组成的集合的物质的技术方案可以合案申请，从而确立了沿用至今的马库什权利要求的基本概念和撰写方式。

一、问题的提出：整体技术方案说和并列技术方案说

尽管马库什权利要求目前已被多数国家和PCT的专利实践所认可④Annex B, para. (f) PCT Administrative Instructions (1.7.2015).⑤Guidelines for Examination in the EPO, Part F-Chapter V-4.⑥MPEP 803.02 [R-08.2012].⑦JPO Guidelines, Part II Description and Claims, Chapter 3 Unity of Invention.，但是如何看待这种权利要求所要求保护的技术方案还存在着许多争论。例如，在我国专利实践中存在着两种不同的认识，即整体技术方案说和并列技术方案说⑧王景朝：《马库什通式化合物权利要求的删除式修改和保护问题探讨》，载《中国专利与商标》2016年第3期，第80-85页。。对于变量超过两个（即多维度）的马库什权利要求，例如马库什通式化合物权利要求，这种分歧更加明显。

整体技术方案说认为马库什通式化合物权利要求是一种高度概括的撰写形式，并非必然是若干并列技术方案的集合，除非特殊情况下，该权利要求原则上应被视为一个技术方案⑨北京知识产权法院(2015)京知行初字第1297号行政判决书。。这种观点通常不允许专利权人在无效宣告程序中删除并列的马库什要素。

并列技术方案说通常认为马库什通式化合物是多个化合物的集合，其中每个化合物都是独立的，他们之间是并列选择关系，都可以相互替代而达到相同的效果。与整体技术方案说不同，并列技术方案说允许专利权人在无效宣告程序中删除并列的马库什要素，甚至删除到保护具体的化合物的程度。

整体技术方案说和并列技术方案说除了在无效宣告程序中是否应允许删除并列的马库什要素的问题上存在分歧，在部分优先权的核实上也有着完全不同的标准。在我国司法实践中，有观点认为在优先权核实时，因“相同主题”这一限定的目的在于避免专利申请人在其专利申请中引入优先权日之后的技术信息，故原则上这一判断应采用《专利法》第33条中有关修改超范围的判断规则。进而，整体技术方案说认为在对马库什权利要求进行优先权核实时，原则上应以整个权利要求，而非该权利要求中所包括的具体化合物作为对比依据。

二、马库什权利要求的“概括性”和“并列性”属性及修改标准

事实上，整体技术方案说和并列技术方案说的争论由来已久，20世纪60年代的Ex parte Batchelder⑩131 USPQ 38 (1961)[PO Bd.App. 1960].可以说是整体技术方案说的一个代表。根据该判例，马库什权利要求被视为一个整体，申请人为了克服新颖性等问题从马库什权利要求中删除可选择要素将构成新内容，即修改超范围。美国专利商标局将如此严格的书面描述（Written Description）要求适用于马库什权利要求上长达17年之久，直至被1977年的In re Johnson⑪588 F.2d 1008, 194 USPQ 187 (CCPA 1977).和In re Driscoll⑫562 F.2d 1245, 195 USPQ 434(CCPA 1977).判例推翻⑬Harold Wegner, Patent law in biotechnology, chemicals & pharmaceuticals, Stockton Press, 1992, §413.。自此，美国专利商标局对于马库什权利要求的修改要求一直较为宽松，不再采用类似于整体技术方案说的标准。

欧洲专利局允许申请人删除马库什权利要求中的并列的可选择要素。不过众所周知的是，欧洲专利局一直采用非常严格的修改标准，尤其是不允许对特征组合的特别拣选（singling out）。为此，欧洲专利局对于马库什权利要求的修改有一些限制。T 1506/13判例可以作为删除马库什要素的一个经典案例。该判例对这种删除式的修改提出两点要求，即（1）马库什要素的删除必须不会导致特别拣选出申请文件没有具体公开的单个化合物或一组化合物，而是应使得修改后留下的技术主题仍为化合物的概括性集合，其与原始的集合的区别仅在于集合尺寸的大小；（2）马库什要素的删除不应导致未曾公开的特定含义的特定组合，即不会产生新的发明，或者换言之这种删除应仅为对保护范围的缩限而不应对原始公开的技术主题产生新的技术贡献⑭Case Law of the Boards of Appeal of the EPO (2016), II.E.1-1.4.2, p. 421.。

与欧洲专利局类似，日本特许厅也允许从马库什权利要求中删除部分要素，只要留下的部分没有引入新的技术内容即可。但是，如下两种情形被视为引入了新的技术内容：（1）在权利要求中增加申请文件没有公开的具体要素组合，和（2）删除要素导致留下申请文件没有公开的具体要素组合⑮Examination Guidelines for Patent and Utility Model of JPO, Part VI., Chapter 2, 3.3.1,(5).。

可见，欧洲专利局和日本特许厅允许删除马库什权利要求中的并列可选择要素，因此均没有采用整体技术方案说。美国专利商标局历史上曾采用类似于整体技术方案说的严格标准，但早已废止。同时，欧洲专利局和日本特许厅均不允许将马库什要素删除到使得留下的技术主题对应于申请文件未曾公开的具体要素组合的情形，因此也均不支持上面提及的并列技术方案说。

本质上讲，马库什权利要求表示其要求保护的技术方案之间存在“概括性的并列关系”，其目的在于简化权利要求的撰写方式。否则，申请人就需要以穷尽的方式罗列出各要素的全部排列组合。一方面，这会给申请人在撰写上造成一定不便。另一方面，长篇幅地罗列大量的排列组合也会给公众理解技术方案、判断权利要求的保护范围造成极大的困难。

马库什权利要求实际上反映了一种科学的分析方法，通过抽象和概括，从具体中把握一般、从个性中把握共性、透过现象把握事物的本质。马库什权利要求以更为简洁的方式呈现出申请人对于技术构思的理解，同时更为明确地表达了对保护范围的诉求。

由于马库什权利要求的初衷在于简化覆盖多种技术方案的撰写方式，因此“并列关系”是马库什权利要求的一个天然属性，将马库什权利要求理解为“一个技术方案”并不合适。但是也需要强调的是，马库什权利要求的撰写方式客观上更侧重于突出可选择要素之间的共性，并没有具体表明各单独要素的个性。因此，“概括性”也是马库什权利要求的一个天然属性。这也是各国实践中不允许将马库什权利要求缩限为申请文件没有公开的具体要素组合的原因。换言之，通过删除马库什要素进行的缩限后的权利要求仍应保持“概括性”。从这种意义上讲，马库什权利要求也不能等同于“多个具体化合物的集合”。正是这种“概括性”，允许人们在马库什权利要求所概括的上位范围内继续进行科学研究，寻找可能的选择发明。

我国的专利实质审查程序同样允许申请人删除马库什要素，相应的规定与上面提到的欧洲专利局和日本特许厅的规定在法理上没有本质区别。例如，作为我国专利实践经验总结的审查操作规程⑯《专利审查操作规程〈实审分册〉》第十章第1.8节。中指出：“为克服审查员提出的马库什化合物权利要求不能得到说明书支持等缺陷，申请人可能会删除通式化合物各取代基定义中一个或多个选项。这种删除实质上是在原申请文件记载的多个并列选择的技术方案中删除某些技术方案，一般不会导入原申请文件中未曾记载的新的内容，原则上应当允许。但是，如果这种删除的修改方式使得权利要求请求保护的通式化合物相当于数个具体化合物，而这些化合物中有的是原申请文件中并未明确记载的，则不能允许。”

上面段落中提到的马库什权利要求作为“多个并列选择的技术方案”这一性质并不会因无效宣告程序发生变化。同时，由于授权权利要求书的公示作用，公众能够明确得知马库什权利要求的保护范围。删除并列的马库什要素仅缩限了所述保护范围，没有出现新的要素组合方式，并不会影响公众的信赖利益。因此，在无效宣告程序中，应当允许专利权人进行这种删除式的修改，只要该删除不导致未曾公开的一个或多个具体化合物即可。

三、解决有毒优先权的“投射”原理和马库什权利要求的部分优先权

根据我国《专利审查指南》，通过“或”的关系在一项权利要求中要求保护两个分别享有不同优先权的技术方案是允许的⑰《专利审查指南》第二部分第三章第4.1.4节。。类似地，《欧洲专利公约》第88条之（2）也允许在任一权利要求中要求多个优先权。

不同的是，根据In re Gosteli⑱872 F.2d 1008, 10 USPQ2d 1614 (Fed. Cir. 1989).判例，美国专利商标局不允许一项权利要求要求多个优先权，对于马库什权利要求也是如此。因此，从部分优先权的角度讲，美国专利商标局采用了类似于整体技术方案说的标准。不过，由于美国专利商标局允许专利权人在授权后进行较之于我国和欧洲专利局更为灵活的修改方式，因此对于许多案件而言专利权人还是有弥补的机会。

欧洲专利局对于马库什权利要求的部分优先权问题有着非常深入的思考。2001年扩大上诉委员会的判例G2/98驳斥了此前的“雨伞”理论，澄清了“和”关系的权利要求不能享有部分优先权，即如果在后申请要求保护包含特征A+B技术方案，则该权利要求不能享有特征A或B的优先权。G2/98同时明确的一般的“或”关系的权利要求可以享有部分优先权，即如果在后申请要求保护包含并列特征A或B的技术方案，则该权利要求可以分别享有A或B的优先权。G2/98原则上也允许概括性的“或”（generic OR）关系的权利要求享有部分优先权，例如在后申请的特征C用上位术语、上位通式或者其他方式涵盖并列特征A、B的情况，但是给出了一些限制：这种方式应要求保护有限数量的界定清楚的并列技术主题。换言之，如果不能进行这种清楚的界定，则概括性的并列关系的权利要求不能享有部分优先权。

G2/98的上述严格限制产生了所谓的有毒优先权或有毒分案的问题，并导致技术上诉委员会作出了大量不一致的决定⑲G 1/15 decision of the Enlarged Board of Appeal(29.11.2016).。为了说明有毒优先权或有毒分案，可以举一个简化的例子：申请人提交了第一件申请A，其中公开了一种具体的化合物s1。申请人在《巴黎公约》规定的12个月优先权期限内提交申请B，要求申请A的优先权，其中申请B包括了与申请A的说明书相同的内容，但在权利要求中首次使用通式化合物S限定保护范围，该通式化合物S可以覆盖上述的具体化合物s1。申请人在申请B的基础上提交分案申请C，申请C具有与母案申请B相同的说明书。可以容易地理解，分案申请C中的具体化合物s1可以享有申请A的优先权，享有申请A的优先权日；然而根据G 2/98，申请B中的通式化合物S不享有部分优先权，因而只具有其自身的申请日。这样一来，申请C（具体而言，其中的具体化合物s1）可以作为抵触申请破坏通式化合物S的新颖性。换言之，倘若没有提交该分案申请C，申请B中的通式化合物S尽管不能享有申请A的优先权，但至少还具有申请B的申请日，还是有机会获得专利权的。但是，当申请人正常提交了分案申请C，该申请C反而“毒害”了其母案——申请B。

为了解决有毒分案这种近乎荒谬的问题，欧洲专利局扩大上诉委员会于2016年作出了新的判例G 1/15。该判例指出：“对于通过一个或多个上位表达而涵盖并列技术主题的权利要求而言，只要在优先权文件中首次直接地或者至少隐含地、毫无疑义地且以充分的方式公开了所述并列的技术主题，则不能拒绝其享有部分优先权。对此，不应施加其他实质性的条件和限制。”同时，G 1/15也给出了具体的两步判断方法：第一步，判断优先权文件中公开的相关（即与在优先权期间内公开的“现有技术”相关）的技术主题。第二步，判断所述的技术主题是否被要求该优先权的在后申请或专利的权利要求所涵盖。如果答案是肯定的，则可以将所述权利要求概念性地拆分为两个部分：第一部分对应于优先权文件中直接并且毫无疑义地公开的发明，第二部分则为该权利要求的其余部分，后者不能享有优先权但可作为其他在后申请的优先权基础。

我们可以将G 1/15理解为一种“投影”的判断方法，即将优先权文件中直接并且毫无疑义（可采用“新颖性”标准判断）的相关技术内容投射到在后申请的权利要求上，如果上述相关技术内容完全投影在权利要求的范围内，则权利要求中的投影部分享有优先权。此时，倘若优先权期间内公开的P类文件的被比内容落于投影之中，则不构成现有技术。但是，投影之外的权利要求的其余部分不享有优先权。

G 1/15不但成功地解决了困扰欧洲专利局长达十数年的有毒分案问题，而且与实际的科学研究和专利申请文件的撰写实践更为贴合。具体而言：

在优先权文件提交之时，由于研究过程还在逐步深入，申请人很可能无法直接撰写出合理宽度的保护范围。在《巴黎公约》规定的12个月优先权期限内，申请人通过进一步的研究，可能需要将具体化合物拓展到通式化合物、将窄的通式化合物拓展到更宽的通式化合物、将窄的数值范围拓展到更宽的数值范围、或者用更上位的术语描述组合物中的某些组分。但是无论如何，这种拓展的本意不是放弃优先权文件中业已直接并且毫无疑义地记载的内容。如果刻意强调在后申请的权利要求所限定的技术方案与优先权文件中记载的技术内容在形式上的区别，进而拒绝给予部分优先权，显然与申请人对于现有技术所实际做出的贡献不符，也与“保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”的立法宗旨相左。

结 论

随着我国鼓励新药研发政策的不断深入，相信未来会涌现出越来越多的涉及新化合物及其组合物的发明创造。马库什权利要求无疑将会是保护与这些发明创造有关的知识产权的有效方式。同时，马库什权利要求通过其简洁的撰写方式，清楚地呈现出申请人对于技术构思的理解并且明确地划定出保护范围，这对于他人学习、研究、仿制先进药物、清楚侵权风险而言也是有利的。

对于修改问题，我们需要同时关注马库什权利要求的“概括性”和“并列性”这两个属性，允许专利权人在无效宣告程序中删除马库什要素，但同时应限于合理的删除程度，避免出现新的技术内容，同时为后续可能的选择发明留足空间。

对于部分优先权问题，为避免我国专利实践中同样可能出现的“有毒”分案问题，我们可以借鉴欧洲专利局扩大上诉委员会最新判例G 1/15中的原理，采用本文总结的“投影”的判断方法，允许申请人基于更深入研究的成果合理地拓展权利要求的概括范围，承认对应于优先权文件中已经明确记载的相关技术内容的部分优先权。这样，通过鼓励申请人早日提交优先权申请，一方面可以尽早为申请人提供知识产权的保护，另一方面也可以让社会公众早日了解到发明创造的内容，有利于技术的传播和应用。