“未来利益承诺”在海关专利调查中的可应用性

张 嵘

苏州海关，江苏 苏州 215000

信息时代下，知识产权海关保护在建设知识产权强国的大背景下发挥着越来越重要的作用。根据中国海关微信公众号于2023 年发布的《2022年中国海关知识产权保护状况》，2022 年，全国海关共采取知识产权保护措施6.46 万次，实际扣留进出口侵权嫌疑货物6.09 万批、7793.85 万件。

根据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》（以下简称《知识产权海关保护条例》）第二十条、第二十四条，海关在实际监管中发现进出口货物有侵犯备案知识产权（包括专利、商标、著作权等）嫌疑并通知知识产权权利人后，知识产权权利人请求海关扣留侵权嫌疑货物的，海关应当自扣留之日起30 个工作日内对被扣留的货物是否构成侵犯知识产权进行调查、认定，并根据调查认定的结果作出不同的处理：第一，如果认定不构成侵权或双方达成和解，则放行货物；第二，如果认定构成侵权，则给予行政处罚；第三，如果不能认定是否侵权，则需继续扣留至50 个工作日，若收到人民法院的协助执行通知，则将扣留货物移交法院，若未收到则放行货物。

可见，根据《知识产权海关保护条例》，对于涉嫌侵权的货物，海关具有侵权调查与判断的权利和义务。海关知识产权包括商标权、著作权和与著作权有关的权力、专利权以及奥林匹克标志和世博会标志专有权，在实际执法中，以最易于判别的商标权为主，海关对于专利侵权的调查分析较少：根据2023 年国家知识产权局发布的《二〇二二年中国知识产权保护状况》，2022 年全国海关共采取的知识产权保护措施中，侵犯商标权货物数量居首位，占全部扣留数量的97.93%。

此外，在处理方式上，由于较多侵权嫌疑货物情况较为复杂，加之“不能认定是否侵权”具有较大的弹性，这导致“不能认定是否侵权”对海关执法而言，成为最保险的处理措施，因此，目前许多海关对于没有确凿证据证明侵权事实的货物不愿作出排除侵权嫌疑的结论，一定程度上反而加大了海关认定侵权和排除侵权嫌疑的风险［1］。

在海关的实际执法中，专利侵权的调查分析占比较少，由此导致在涉嫌专利侵权的海关执法中，海关的主要职责演变为，根据专利权人的请求查扣可能侵犯专利权的出口产品，等待权利人向法院提起诉讼；而从法院受理到判决通常会超过法定的海关扣留时间，这将对海关、权利人以及货物人带来极大的不利影响：第一，对海关而言，其对专利侵权调查的时限较短，仅30 个工作日，虽长于电商平台投诉和展会投诉这2 种维权方式（注：电商平台投诉的处理周期一般为3 至10 个工作日，展会投诉的处理周期一般为3 个工作日），但由于投诉的处理相对而言比较简单，不具有可比性；与具有可比性的维权方式相比，其处理周期较短，行政裁决一般是立案之日起3 至5 个月内结案①遇到复杂案件，可申请延长期限，经批准延长的期限，最多不超过1 个月。，诉讼则需8 至12 个月。等待法院的判决则会使得海关无法积极作为，无法更好地发挥海关的职能；第二，对于权利人而言，由于需支付不断增加的海关仓储、保管和处置等的费用，而使得“协同”操作方式将增加权利人的诉讼成本；第三，对于货物人而言，过长的处理时限对其生产经营将产生极大的不利影响。

因此，海关、权利人和货物人均需海关的专利调查能够高效、准确地完成。如何在上述短时间内高效处理专利侵权的调查认定，如何提升海关的知识产权执法水平将成为海关的研究主题。

一、专利海关备案概况

智慧芽全球专利数据库中的相关分析数据显示，截至2023 年10 月20 日，中国海关备案的专利数量达9972 件①件：在进行专利统计时，例如为了分析申请人在不同国家、地区或组织所提出的专利申请的分布情况，将同族专利申请分开进行统计，所得到的结果对应于申请的件数。，在所有中国专利及专利申请量中占0.02%，其中被提起无效宣告请求的专利1281 件，占比12.85%；发生过诉讼的专利1069件，占比10.72%，而同时发生无效宣告请求和诉讼的专利达672 件，占比6.74%，如表1 所示，远高于中国所有专利及申请中相应法律状态的专利占比，这在一定程度上说明海关备案的专利往往具有较强的产业实施性以及一定的市场占有率。

表1 海关备案专利的无效和诉讼分布

海关进行专利调查的挑战主要在于：第一，专利是一种新的技术方案或者新设计，依据智慧芽全球专利数据库中的检索数据，截至2023 年10 月20 日，在海关备案的专利类型中，涉及技术方案的发明专利和实用新型专利4408 件，占比46%。即，在海关专利保护中，近一半的备案专利涉及技术方案，专利的技术性增大了海关进行专利侵权调查的难度。第二，专利权存在不稳定的情形，特别是外观设计和实用新型专利，因未经实质性审查，其稳定性更差：根据智慧芽全球专利数据库收录的2008—2021 年无效决定的统计数据，外观设计被全部无效的概率为57%，实用新型被全部无效、部分无效的概率分别为50%、17%，这进一步增大了海关进行专利侵权调查的难度。第三，调查周期短、事项多：如前所述，海关需自扣留之日起30 个工作日内对被扣留的货物是否构成侵犯知识产权进行调查、认定。对于技术类的专利，不仅涉及技术方案的解读，还涉及被扣留货物的拆解以及特征比对等诸多事项。

基于以上挑战，目前的海关在处理专利事项时，主要是扣留货物、协助法院进行证据的保全等。但既然法律法规赋予海关进行专利侵权判断的权利与义务，则海关可以采取若干措施来实现上述权利与义务：例如，目前已施行的备案企业对于外观设计和实用新型专利需提供专利权评价报告等。例如，海关还可以将重点转移至对专利稳定性的调查，甚至在一定程度上可参考借鉴法院的相关处理措施，例如，建议引入已在知识产权法院试行的技术调查官制度，由技术调查官对侵权嫌疑货物进行初步认定，认定侵权可将依申请保护转为依职权保护［2］。

二、法院处理方式及其对海关的借鉴意义

考虑到专利侵权纠纷的审理周期较长，为有效推进专利侵权纠纷的实质性解决，2016 年3 月，最高人民法院印发《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》，其中第二条规定了“先行裁驳、另行起诉”的制度。

侵权纠纷所涉权利为专利，但涉案专利由于审查制度而可能使其稳定性存疑或存有争议，而专利权的稳定性及有效性是专利侵权案件审理的基础，因此，在专利侵权纠纷中可对涉案专利先进行一定的有限度的审查。基于此，2023 年3 月，最高人民法院通过一起公开案例【案号为（2022）最高法知民终124 号】公布了另一典型的处理方式：专利权稳定性存疑时可引导当事人作出未来利益补偿承诺，以此规避专利权人可能存在滥用权利之嫌。专利侵权案件中涉案专利权稳定性存疑或者有争议时，为高效促进纠纷的解决，人民法院一般可以视情况采取继续审理并作出判决、裁定中止诉讼、裁定驳回起诉等不同处理方式。而在上述典型案例中，专利权人在涉案专利的申请日，还提出了整体相似度达98%的关联专利，该关联专利在该案受理之前已被宣告无效。基于此，为有效促进专利侵权纠纷解决，法院积极引导和鼓励专利侵权案件当事人基于公平与诚信之考虑，自愿作出有关涉案专利稳定性问题的双方双向或者单方单向的利益补偿承诺或者声明，以此实现高效解决纠纷的同时平衡双方的利益。

在最高人民法院公布典型案例之后，部分法院亦借鉴了上述思路，例如，江西省南昌中院于2023 年5 月受理了S 专利权人针对D 公司提起的3 起侵害发明及实用新型专利权案。对于其中的侵害发明专利权案件，专利权人在涉案发明专利的申请日同日，还提出了关联专利，关联专利与涉案发明专利的说明书方案实质相同、权利要求区别主要在于关联专利增加了一个关于体积的限定特征。在诉讼案开庭前，上述关联专利的无效决定已作出：全部无效。被告的代理律师第一时间将该信息作为补充证据与法官沟通，法官向原告详细释明涉案专利权稳定性问题依法可能存在的处理方式后，该案及其他2 件关联案即于2023年7 月以S 专利权人撤诉结案；该案及系列案从受理到结案不足2 个月，有效提升了专利侵权纠纷的解决效率。

而上述法院在面对专利侵权纠纷时所采用的“先行裁驳、另行起诉”制度以及今年公布的典型案例中的“自愿作出未来利益补偿承诺”方案对于海关专利侵权纠纷具有一定的指导借鉴意义。

依据《知识产权海关保护条例》及《中华人民共和国海关关于<中华人民共和国知识产权海关保护条例>的实施办法》，在主动保护中，海关对被扣留的货物是否侵犯知识产权具有调查、认定的权利和义务，且需自扣留之日起30 个工作日内完成。而专利案件具有高复杂性以及高风险性、扣押货物对货物权利人的权益具有重大影响，加之调查认定时间紧迫，因此，在海关知识产权保护中，需要申请人提供与涉案货物报关价格等值的担保。采用担保及反担保的重要原因之一即是为了高效解决知识产权权利人以及货物权利人之间的利益纠纷，其在一定程度上是为未来利益提供担保，这一点与最高人民法院公布的上述典型案例的思想是一致的。

综上所述，实用新型和外观设计专利被全部无效成功的概率超过二分之一，经过实质审查的发明专利被全部无效成功的概率超过三分之一，因此，在面对专利侵权诉讼时，涉嫌侵权方大都在选择不侵权抗辩/现有技术抗辩策略的同时提出专利无效宣告请求，即对专利的稳定性质疑；如若专利权不稳定性的证据充足，则处理纠纷的主体即可引导双方自愿对未来利益作出补偿承诺，因此，在将上述“自愿作出未来利益补偿承诺”方案应用于海关专利保护时，需货物权利人提供证据证明涉案专利权稳定性明显不足，并提起专利无效宣告来进行专利行政确权；在此基础上，货物权利人与专利权人可以自愿就未来利益作出补偿承诺，如此，专利权人的利益可以得到保障的同时，货物权利人的进出口货物的各项权利也可以得到更好的保障。

其实，“利益承诺”并非最高人民法院首创。笔者在中国知网针对利益承诺进行主题检索，截至2023 年10 月20 日，共命中252 篇文献，这些文献主要分布于企业经济、金融、投资、证券、工业经济等偏经济与金融的相关领域，在行政学及国家行政管理也有所涉。因此，最高人民法院于2023 年3 月所公布的典型案例仅是首创性地将“未来利益承诺”机制应用于纠纷解决中，尤其是应用于纠纷实体解决周期长且权利存有瑕疵的情形中。由此可推测得知，将该机制应用于海关专利调查中也具有一定的合理性和可行性。

三、结语

海关总署在2023 年6 月推出优化营商环境16 条新举措，其中，与知识产权海关保护相关的措施包括鼓励有知识产权保护需求的中小企业就企业商标及核心专利等申请海关保护备案，并引导企业积极运用知识产权海关保护措施维护合法权益。

随着企业知识产权意识的不断增强、知识产权环境的不断优化，专利海关保护的诉求也将增多，需要海关根据专利侵权纠纷相关的法律法规以及最高院的典型案例及时发现可应用于专利海关保护的纠纷解决方案，提升海关在保护企业健康成长过程中的作用。将“未来利益承诺”应用于海关专利调查中，在一定程度上可以增强海关在新形势下对专利权主动保护的力度。