以低成本换取高效益之美国专利争议与诉讼工具

陆 筠/文

以低成本换取高效益之美国专利争议与诉讼工具

陆 筠/文

美国专利诉讼向来以耗时耗财著称，当面临专利争议时，多数国内企业因考虑到庞大的诉讼费用而采取“以和为贵”的避战措施，却遭致更多觊觎与财务上的损失。美国专利诉讼程序历经两百多年的演变，于现阶段因专利复审的高成功率与“非显而易见”原则(如KSR)的判例法发展，赋予准被告经济且有效的工具以制衡专利权人；准被告亦可利用专利法律意见，以较低成本避免加重赔偿的潜在威胁；此外，提起确认之诉标准的降低亦为准被告的一项利器，可反守为攻，制敌机先。

美国 专利诉讼 法律意见 专利无效 显而易见 专利复审

美国专利诉讼向来以耗时耗财著称，国内企业当面临专利争议时，多数因考虑到潜在的庞大的诉讼费用而采取“以和为贵”的避战措施；然而往往事与愿违，在现今专利、竞争者以及专利流氓多如牛毛的时代里，避战非但无法赢得长治久安的局势，反因市场争夺以及专利争议与后续和解等做法，遭致更多觊觎与财务上的损失。

美国专利诉讼程序历经立国至今两百多年的演变，于现阶段因专利复审的高成功率与“非显而易见”原则(如KSR)的判例法发展，赋予准被告经济且有效的工具以制衡专利权人；准被告还可利用专利法律意见以较低成本避免加重赔偿的潜在威胁；此外，提起确认之诉标准的降低亦为准被告的一项利器，可反守为攻，制敌机先。

一、专利法律意见为第一道诉讼防御

当国内企业或个人获知己方发展的技术或产品有侵犯对方专利的可能性时，应采取主动姿态，方得以最佳时间与成本效率的方式解决可能面临的专利纷争。首先应请在实务中拥有与系争相关技术丰富经验之美国专利律师就系争产品是否侵权、专利是否有效及专利是否可以实施等问题在美国现行专利法规与判例法下进行专业的分析。此项收费与诉讼费用相较约为后者的百分之一，但却为回报率极高之投资，不仅可及早了解案情以评估胜算几率与衡量和解金额，并可有效降低法官判决蓄意侵权 (Willful Infringement)而施以倍数计算之加重赔偿(Enhanced Damages)的可能性。

（一）专利法律意见之功能

1.可保护产品进入市场并降低和解压力

实务上常发生专利权人提起专利诉讼后即迅速动议法官颁布初步禁止令(PreliminaryInjunction)或临时限制令(Temporary Restraining Order，简称TRO)欲将对手产品逐出市场之情况。因此项动议中专利权人须证明其有极高的胜诉几率以说服法官核准该禁止令或限制令[1]，提出动议时专利权人往往已做足了充分准备与分析。而处于被动与被通知状态的被告却需于短短数十天内提出有效证据以反驳原告专利权人的论点。被告若无事先之评估与准备，如先前技术检索与对专利与系争物或系争技术之分析(专利无效及无侵权法律意见)，往往输在这一起跑点上，立即因面对市场进入的压力而失去或降低谈判和解的筹码，因此而增加的和解金额常是律师费的数百至数千倍。

2.可避免蓄意侵权遭致之加重赔偿

广为专利界所悉，美国现行专利制度下法官可对蓄意侵权的被告施以惩罚性的多至三倍之赔偿(Treble Damages)。对于动辄高达数百千万美金以上赔偿金额之专利争议，加重或三倍赔偿常为企业内部法务人员避之不及的首要威胁；一份完整且有效的专利法律意见可于美国现行专利法律下提供法官认定被告系非蓄意侵权之依据，而排除加重或三倍赔偿裁决之可能。

（二）何为完整有效之专利法律意见

只有完整有效之法律意见才能排除“蓄意侵权”认定的可能性而避免“加重赔偿”的威胁。判断专利法律意见是否完整有效取决于两点[2]：一为该法律意见是否纳入所有与相关专利法适切的事实的讨论，细节探讨请看下文；一为提供该意见的人在美国专利法方面的专业性，一般而言，以持有美国专利商标局核准的专利律师执照为客观的评判标准[3]。

或有读者存疑是否可以以公司内部法务人员的分析代替外部专利律师的专业意见，答案是否定的。因最终决定因素毕竟在于该分析是否具有相当程度的客观性，是否能取信于法官与陪审团，令其相信该分析的准备系对所有事实进行了判断；公司内部法务人员的意见，纵使实质上系从公平的角度分析得出之结果，但形式上亦极难被法官与陪审团认定为是客观公正、完整有效的专利法律意见。

（三）专利法律意见之分类

泛称与专利争议有关之法律意见包含三类：无侵权之法律意见、专利无效之法律意见及专利无法实施之法律意见。可能与大众印象不同的是，专利法律意见并无所谓正确或不正确之分，毕竟所有的争议或诉讼事件双方均各执一词，强调己方的优势并攻击对方的弱点；实际上，当法官判断被告侵犯专利权的同时，此一结论已与被告准备之“无侵权”之法律意见相左，但该意见(假设符合上述完整且有效的定义)仍足已为法官采信，即被告并非蓄意侵权而可避免加重赔偿。

1.专利无侵权之法律意见

（1）定义与注意事项

顾名思义，专利无侵权之法律意见为判断系争产品或系争技术是否有侵权疑虑之法律意见，撰写时需有效涵盖美国现行专利法体系所涉及的方面，包含专利条文、联邦巡回法院判例、联邦地方法院判例，亦可参考专利商标局的规定和指导方针。

（2）可解除争议或减少和解金额

专利无侵权之法律意见在与专利权人谈判过程中可谓为举足轻重。姑不论专利是否无效或不可实施，专利权人要求之权利金额度往往取决于其对侵权成立可能性的认定。换言之，若准被告能提出对专利权人侵权论据的有效反驳，专利权人对和解条件的要求可能会大幅降低。尤其在侵权论据薄弱的状况下，专利权人甚至可能会放弃对准被告的侵权主张。如案件中因被告众多，专利权人为求利益最大化有可能必须放弃对某些被告的侵权主张，以维持诉讼中对权利要求书请求项解释的完整与一致性，此时指出这些矛盾的专利无侵权之法律意见往往能让该被告(们)全身而退。

2.专利无效之法律意见

（1）定义与注意事项

专利无效之法律意见为判断系争专利是否无效之法律意见。如同专利无侵权之法律意见，撰写专利无效意见时需注意所引用的法律是否完整并且为现行适用之美国专利法。

准备专利无效之法律意见通常远比准备专利无侵权之法律意见繁复，其主因是专利无效的准备包含先前技艺的检索，先前技艺的范围不仅囊括美国以及世界所有其它国家公开的专利申请与颁布的专利，公开使用或贩卖、日常习知、甚至生意上的提议都包含在内[4]。专利无效的准备视需要亦可能包括非先前技艺的事由，如专利说明书缺乏对请求项或该专利涵盖的发明可让寻常技艺者能够实施该发明的叙述[5]、或专利上所列发明人并非实际构想出该发明概念之人[6]等等。实际撰写专利无效意见时又因必须讨论前述数个先前技艺与非先前技艺的内容，所需时间与花费往往为专利无侵权之意见的数倍。

（2）KSR案大幅降低专利无效之标准

2007年美国最高法院裁决之KSR案[7]后，美国专利法对于专利“非显而易见”的标准大幅提高，对质疑专利有效性之当事者而言无疑为一大福音。

在KSR案前欲证明合并两个或更多的先前技艺在发明当时为“显而易见”之结果，准被告需于先前技艺中找出提供发明当时的寻常技艺人合并那些技艺的动机之“直接证据”，如书面的叙述与直接或间接的建议[8]；不难想象于此标准下，即使最简单明显的合并“发明”于先前技艺中也难以找出如此的证据。

KSR案后，准被告仅需提供发明当时的寻常技艺人有合并那些技艺的“间接证据”，如市场有此发明的需要且能解决此问题仅限于数种可能的方式[7]402。换言之，“非显而易见”的标准从要求“直接证据”放松为“间接证据”，于原本标准下许多因缺乏直接证据可被判定为 “非显而易见”的“专利发明”于现行的标准下可能实际为无效之专利；如此的“专利发明”包括仅将现代电子装置加在先前技艺上的设备[9]、仅将原本机械式的开关换为电气开关的装置[10]、仅于现有的计算机系统上添加应用程序如网络浏览器的作法[11]、或仅将现有的产品或技术改良得更耐用、经济、轻巧、快速、高效等[12]，均在联邦巡回法院获判为无效的专利。

3.专利不可实施之法律意见

另一常被专利律师所忽略之法律分析为“专利不可实施之法律意见”，若系争专利的申请人或代表律师(专利申请方)以不正当的手段(Inequitable Conduct)向美国专利商标局取得专利，该专利即使有效，也无法对准被告实施或主张法律上之权利[13]；常见的不正当手段包含:专利申请方明知有可影响专利有效性的关键先前技艺却不向专利商标局揭露、或专利申请方误导专利审查员对先前技艺的解读或了解等[13]。

二、先下手为强——提起确认之诉以增加谈判与诉讼优势

对准被告而言，于美国选择一司法管辖区主动提起确认之诉确实为难以抉择但却亦难以避免之事。确认之诉应用于专利诉讼的功能可让准被告可反客为主，对专利权人主动提出攻击，促请法院宣告专利无效或不可实施、系争产品或技术无侵权之事实等审判。准被告藉提起确认之诉可选择对自己最有利的司法管辖区，如加州中区(C.D.Cal)或加州北区 (N.D.Cal)联邦地方法院，以提高胜诉几率并拖延诉讼时间。此举虽看似宣战，但实为避战或增加胜算的作法。

反之，若准被告未于专利权人提诉之前提起确认之诉，专利权人将主导专利诉讼，如选择传统上倾向于专利权人的司法管辖区，如德州东区地方法院，或专利权人住所处等，进行诉讼；又或选择诉讼程序较快的司法管辖区进行攻防，以对被告施加和解谈判的压力。

（一）提起确认之诉的标准明显降低

关于确认之诉的美国现行判例法自2007年MedImmune[14]案后，准被告需证明其符合提诉条件的标准大幅降低，自原来之“可合理预见之将发生的诉讼”(Reasonable Apprehension of Imminent Suit)转变至“所有情势的衡量”(All Circumstances Test)[14]766。虽然语言上存有宽广的灰色地带，但专利权人绝大部分针对对准被告主张权利的行为都可能被现行的标准涵盖，诸如要求权利金、指出被侵权的专利或被控的产品、向准被告提供专利请求项与被控产品的分析、争论系争专利的先前技艺之相关议题或对准被告明确表示将采取专利诉讼途径的意向[14]765-766。

（二）准被告应利用确认之诉为防守之武器

前述关于确认之诉判例法的转变相当于将诉讼的武器同时交至专利权人与准被告的手里，让双方在立足点平等的基础上进行专利战争；放弃此权利如同缴械予专利权人，束手等待对方的攻击。尤其在有针对性的专利争议中，如果互为市场竞争对手或涉关庞大的争讼金额，专利权人鲜少会在主张权利后悄然离去。

三、专利复审为以低成本挑战专利有效性之诉讼替代方案

专利复审为美国商标专利局重新审查专利以检验其有效性的程序，复审结果可能有三:专利完全无效、专利部分无效及专利完全有效。因复审结果为专利完全无效或部分无效的几率极高，且专利复审所需的律师费仅为诉讼费的约百分之一至十分之一，近年来被广泛使用为提高准被告诉讼胜率或取代诉讼之方案。

（一）专利复审之核准门坎极低

专利复审的申请须通过美国专利商标局内之中央专利复审单位(Central Reexamination Unit,简称CRU)对该专利复审是否有提出“新的重要专利性问题”(Substantial New Question of Patentability)先加以审核以决定是否核准该复审的申请[15]。此门坎极低1.单向专利复审申请的批准率约为95%[16]；双向专利复审申请的批准率约为92%[17]。，基本上第一次专利审查遗漏的信息都可能构成“新的重要专利性问题”，包含如新发现的先前技艺，甚或是之前已审核过的先前技艺但有未审查到之面向[18]等。

（二）专利复审类型

专利复审有两种类型:一为单向专利复审；一为双向专利复审。此两种类型复审之基本差异为:单向专利复审申请人可以匿名[19]，但其向美国专利商标局提供数据或文书沟通仅限在该局对该专利复审申请审查后的第一个正式书面意见(Office Action)前，后续纯为专利权人和专利商标局之间的答辩；如同一般的专利审查程序，专利复审申请人于单向专利复审制度中无法如诉讼程序般对专利权人或专利商标局的意见或论点发表评论或反驳；而双向专利复审申请人则必须为与专利权人无共同利益关系之第三人[20]，不得匿名申请[21]，申请人可参与专利商标局与专利权人之间的答辩[22]，因此对专利复审申请人而言，双向专利复审具有诉讼的特性，且结果为专利无效的几率远超于诉讼2.专利诉讼中约46%的专利被宣判无效[23]。而于双向专利复审程序中约60%的专利被宣判为全部无效,35%之专利为部分无效，仅5%的专利为完全有效[17]。。然而须注意的是符合双向专利复审申请条件的专利仅限于1999年11月29日当天或之后申请的专利[23.单向专利复审平均约需25.4个月的时间[16]，而双向专利复审耗时更久，平均约需36.1个月的时间[17]。]，且于双向专利复审程序中审查过的议题与先前技艺不得于后续的诉讼程序中再提出来讨论[24]。

（三）专利复审数量与结果的数据统计

图一为单向专利复审的年度数量统计[16]，显示近年来单向专利复审的使用率激增，于2007、2008、2009年均有六百多件的申请量。

图一：单向专利复审的年度数量统计

图二为双向专利复审的年度数量统计[17]，显示稳定成长，而自2007年后申请量陡增，应与KSR案后专利无效的几率大幅提高相关。

图二：双向专利复审的年度数量统计

图三为单向专利复审核发凭证结果的分析[16]，约有百分之十一被复审的专利被宣告完全无效，另有百分之六十五被复审的专利宣告为部分有效，仅有百分之廿四的专利宣告为完全有效。

图三：单向专利复审核发凭证结果的分析

图四为双向专利复审核发凭证结果的分析[17]，约有百分之六十被复审的专利被宣告完全无效，另有百分之卅五被复审的专利宣告为部分有效，仅有百分之五的专利宣告为完全有效。

图四 双向专利复审核发凭证结果的分析

由以上数据可知，专利复审的结果维持原专利完全有效的几率在单向专利复审中仅不到四分之一，而双向专利复审中仅百分之五。换言之，于单向专利复审中有四分之三强的几率，而于双向专利复审中有百分之九十五的几率，被复审的专利至少会被部分修正范围，甚至全然无效。而在专利获准部分有效的状况下，被修正更改而成的新专利请求项如果与原对应的请求项有相当程度的差异，之前所控专利侵权的赔偿金额都将全部归零，而自专利复审凭证核发当时起重新计算侵权赔偿金[25]。在许多变化日新月异的产业里，准被告可藉专利复审期间3.单向专利复审平均约需25.4个月的时间[16]，而双向专利复审耗时更久，平均约需36.1个月的时间[17]。重新研发新产品以规避该专利，因此待专利复审凭证核发后，当初被控侵权的产品早已被新的产品替换，即使原产品被判为专利侵权，被告于赔偿金额上也近无损失。

（四）美国专利商标局对专利有效性的审核标准高于联邦法院

无论单向或双向专利复审之结果之所以有上述表现的根本原因在于，美国专利商标局于复审专利时无须推定专利有效[26]，其无效审核的标准为“证据优势”(Preponderance of Evidence)[27]；反观联邦法院，法官或陪审团则必须受制于推定专利有效的要求，其无效审核的标准为“清楚且有说服 性 的 证 据 ”(Clear and Convincing Evidence)[28]，远高于专利复审的审核标准[18]377。

此外，美国专利商标局系指派中央专利复审单位的审查员对专利进行复审，该单位的审查员专业经验丰富，对专利相关的技术十分熟稔；相对于对技术常为一知半解的法官或陪审团，他们多数倾向于相信专利商标局审核通过的专利，资深审查员的判断自然更为客观公正，也因他们对相关技术的了解更可能倾向于认为被复审之专利为寻常技术人熟知或不具新颖性或进步性的作法或组合，而判断专利无效。

（五）双向专利复审的禁反言效力实际影响几乎可忽略

前述提到双向专利复审程序中审查过的议题或先前技艺不得于被复审专利相关的诉讼程序中再提出讨论，许多专利律师与学者认为这是提出双向专利复审的一个致命伤，经常建议当事人将此禁反言效力作为主要考虑，避免提出双向专利复审的申请。但从上述在专利商标局和法院截然不同的审核标准的讨论中应不难推论出，如果于专利商标局这般对专利有效性有如此高要求的机关都能再次让系争专利通过有效性的考验，在法官或陪审团对专利有效性较低标准的判断下让专利无效的可能性应该更微乎其微。换言之，所谓的双向专利复审的禁反言效力虽存在，但影响专利有效审判的实际效果应是几乎可以忽略的。

（六）专利复审可暂时中止专利诉讼

美国联邦法院依法有权可以因为专利复审于美国专利商标局正在进行的缘故而命令暂时中止专利诉讼[29]；就美国全国而言约有59%的专利诉讼案因此而暂时休兵。专利诉讼暂时中止对被告有许多好处，诸如可以藉此机会将产品打进市场、重新设计被控侵权的产品而回避专利设计、延缓庞大律师费的支出，并能给专利权人和解的时间压力等。

美国因各州的民情与教育水平不同，法院对于因专利复审而暂时中止专利诉讼的看法亦大不相同，导致于各州的相关统计数据迥异，详见下图:

图五：因专利复审而暂时中止专利诉讼的统计数据

图五显示加州无论北区地方法院(N.D.Cal)、中区地方法院 (C.D.Cal)或南区地方法院(S.D.Cal)法院与乔治亚州的北区地方法院(N.D.GA)暂时中止诉讼程序的通过率都超过百分之八十，尤其加州北区地方法院更接近百分之九十；然而于德州东区地方法院(E.D.Tex)和麻州地方法院(D.Mass)暂时中止诉讼的几率仅为百分之卅五和百分之四十；维吉尼亚州东区地方法院(E.D.VA)与德拉瓦州地方法院(D.Del)约在平均值百分之五十左右。上述数据显示在美国不同的司法管辖区对专利诉讼的看法和作法有极大的差异，相同的案件于不同的联邦地方法院进行诉讼可能会有完全相反的进程与结果。

四、结论

前述关于专利法律意见、提起确认之诉、与专利复审等工具均为美国现行专利制度下能对准被告提供实质保护和降低诉讼成本的利器。专利法律意见之支出仅为在联邦地方法院诉讼支出的约百分之一，却能有效避免加重罚款及增加对案情的掌控以提高谈判筹码。单向专利复审的费用约为诉讼费用的百分之一，双向专利复审的费用约为十分之一，但成功率却远超过专利诉讼上的专利无效率。而提起确认之诉看似好战，实际上却是“以战逼和”的作法，选择一个对自身最有优势的司法管辖区才能主导专利诉讼，不但增加诉讼胜算，也可因专利复审而成功地暂时中止诉讼程序，使财务与市场压力获得缓解。

对于一个明智的准被告而言，了解这些工具并善加使用，在繁复耗时的美国专利诉讼或争议事件中，可将自身利益最大化，并达到吓阻其它蠢蠢欲动的专利流氓或市场竞争者的效果。上述建议的作法可以以最低的成本让国内企业树立勇敢应战的形象，非但节省诉讼成本，无形中亦避免了潜在的专利争议，让产业能更自信自由地蓬勃发展。EIP

（作者单位：美国得理法律事务所(ADLI LAW GROUP P.C.)）

[1]Winter v.Natural Res.Def.Council,Inc.,129 S.Ct.365,374(2008).

[2]Jurgens v.CBK Ltd.,80 F.3d 1566,1573(Fed.Cir.1996).

[3]Comark Comunications,Inc.v.Harris Corp.,156 F.3d 1182(Fed.Cir.1998);Underwater Devices Inc.v.Morrison-Knudsen Co.,Inc.,717 F.2d 1380(Fed.Cir.1983).

[4]35U.S.C.§102(a)and (b).

[5]35U.S.C.§112.

[6]35U.S.C.§102(f).

[7]KSR Int’l Co.v.Teleflex,Inc.,550 U.S.398(2007).

[8]Winner Int’l Royalty Corp.v.Wang,202 F.3d 1340,1348(Fed.Cir.,2000).

[9]InreComiskey,499F.3d1365(Fed.Cir.2008).

[10]Agrizap v.Woodstream,520 F.3d 1337(Fed.Cir.2008).

[11]Muniauction v.Thomson Corp.,532 F.3d 1318,1326(Fed.Cir.2008).

[12]Dystar Textilfarben GmbH&Co Deutschland KG v.C.H.Patrick Co.,464 F.3d 1356,1368(Fed.Cir.2006).

[13]Digital Control Inc.v.Charles Mach.Works,437 F.3d 1309,1313(Fed.Cir.2006).

[14]MedImmune，Inc.v.Genentech,Inc.,127 S.Ct.764(2007).

[15]35 U.S.C.§303(2006).

[16]UNITED STATES PATENT AND TR ADEMARK OFFICE.Ex Parte Reexamination FilingData[R].（2009-12-31）[2010-03-20].http://www.uspto.gov/patents/stats/ep_quarterly_report_decem ber_31_2009.pdf.

[17]UNITED STATES PATENT AND TRA DEMARK OFFICE.Inter Partes Reexamination Filing Data[R].（2009-12-31）[2010-03-20].http://www.uspto.gov/patents/stats/ip_quarterly_report_dec_31_2009.pdf.

[18]InreSwanson,540F.3d1368(Fed.Cir.2008).

[19]37 C.F.R.§1510(b).

[20]37 C.F.R.§1.913.

[21]37 C.F.R.§§1.913 and 1.915(b)(8).

[22]35 U.S.C.§314.

[23]JOHN R.ALLISON&MARK A.LEM LEY.Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents[J].AIPLA Q.J.,1998,26(3):205.

[24]35 U.S.C.§315(c).

[25]35 U.S.C.§§307(b)and 252.

[26]In re Etter,756 F.2d 852,85(Fed.Cir.1985).

[27]37 C.F.R.§1.555(b)(2)(ii).

[28]35 U.S.C.§282.

[29]Ethicon,Inc.v.Quigg,849 F.3d 1422(Fed.Cir.1988).